「平成20年（ケ行）第10483号判决的撤消申请」（涉及专利法第29条第2项的关于 「相同发明」的判例）

（关于创造性，支持于申请人、专利权人的判决）

【判定事项】
本案例涉及，针对化学物质的发明，专利法第29条第2项中所述对「在先申请明细书等所记载的发明」的判断，是以在先申请明细书等上是否公开揭示了化学物质的有用性为基准来判断的事例。

【判决日】2009年11月11日
【法院】知识产权高等法院
【案件编号】平成20年（ケ行）第10483号
【判决摘要担当】专利代理人　西尾 正之
【判决书全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

【判示事項】
化学物質の発明において、特許法２９条の２における「先願明細書等に記載された発明」の判断は、化学物質の有用性が先願明細書等に開示されていることを基準とするとした事例。

【判決要旨】
化学物質の発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。
そして、化学物質の発明の成立のために必要な有用性があるというためには、用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用性が証明されることまでは必要としないが、一般に化学物質の発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところである。したがって、化学物質の発明の有用性を知るには、実際に試験を行い、その試験結果から、当業者にその有用性が認識できることを必要とする。
本件について検討すると、先願明細書等には、先願発明（先願明細書等に記載された発明のうち、本願発明の化合物と構造が同一であると被告が認定している発明）の具体的な構造や先願発明自体の製造方法、並びにこれを用いた実施例等が示されていない。
また、被告は、特許公報（公知技術）の記載により、「発明の同一性」に関する主張を補強している。しかし、特許法２９条の２第１項による先願発明との同一性の判断は、同法２９条２項の進歩性の判断とは異なるから、上記のような「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではない。
したがって、被告がいう「先願発明」の化合物は先願明細書等に記載されておらず、また、記載されていたに等しいともいえないから、「先願発明」の化合物が先願明細書等に記載されていたに等しい（すなわち、「本願発明」の化合物が先願明細書等に記載されていたに等しい）として特許法２９条の２を適用した審決は誤りである。

【判決日】平成２１年１１月１１日
【裁判所】知的財産高等裁判所
【事件番号】平成２０年（行ケ）第１０４８３号
【判決要約担当者】弁理士　西尾　正之
【判決全文URL】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01