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 大阪本部
〒530-0041 〒105-6121  上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさにして、地図状に表したものです。 |
  弁理士とは？
１．イントロダクション １．イントロダクション 弁理士は、国家資格のなかでも有資格者数が少なく（２００５年１０月３１日現在において登録されている弁理士は全国で４，８５２名）、また、仕事やマスコミを通じて接する機会も少なく、一般に、士業のなかでも最も馴染みのない職業の一つでしょう。さらに、｢弁理士」という資格の名称から仕事の内容をイメージできないため、一般には、まさに「弁理士、って何？」といった印象でしょう。 会社の研究開発部や知的財産権部・研究部に勤務している人であれば、特許出願を社外の特許事務所に依頼したり、企業内弁理士と一緒に仕事をしたりする機会があるため、その仕事内容をご存知のことと思います。しかし、これら以外の人にとっては、「弁理士」はどんな仕事をしており、どのような役割を果たしているのか、良く分からないことでしょう。しかし、知的財産権競争の活発な米国では、知的財産と接する機会がない一般の人であっても、日本の弁理士に相当する「特許弁護士」（Patent Attorney、Trademark Attorney）のことは良く知っているというのが実情です。そこで、「弁理士」の仕事に関し、その概要とその特徴について以下簡単に紹介します。 ２．他の士業との違い (1)最先端技術と法律（日本法、諸外国法、諸条約）とを扱う
弁理士の主要な仕事として、発明・意匠・商標等について、特許権・意匠権・商標権等を取得するために、出願人に代わって特許庁に対して手続を行う手続代理業務があります。煩雑な手続を代理するという点においては、他の国家資格である、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などと共通しています。 したがって、例えば、新しい研究や技術開発の成果をどのような発明として捉えるか等について、専門家としての積極的なアドバイスが求められます。一方、研究や技術開発の成果である発明を適切に保護するには、当該発明の技術内容を理解することも必要です。このように、弁理士の仕事は、法律に関する知識に加えて最先端技術に関する知識も要求されるものであることが特徴です。このため、多くの弁理士は技術的なバックグラウンドを備えており、たとえば、米国でPatent Attorneyになるには、司法試験に合格することに加えて、米国特許庁が定める技術系学科の学士号を持っていることが条件とされています。 (2)創出した権利とライセンス交渉・訴訟とが直結している 弁理士が代理人として関与して創出した権利はライセンス交渉あるいは訴訟の対象となることが多いということも大きな特徴といえます。
知的財産戦略会議がまとめた「知的財産権戦略大綱」には、国家戦略として、我が国を世界有数の経済・社会システムを有する「知的財産立国」とすることが挙げられており、我が国の国際的な競争力を高めるためには、知的財産権を取得し積極的に活用することの重要性が今後さらに大きくなることは間違いありません。 このように、弁理士がその創出に関与する知的財産権は、ライセンス交渉や裁判（損害賠償請求訴訟等）を通じた活用によって開発資金の回収及び富の生成をもたらすものであり、これらと直結していることも大きな特徴です。 (3)全世界が活躍の舞台である 優れた最新技術を備えた製品に関するビジネスを世界中で展開するためには、当該製品を特許権などにより保護することが重要ですが、日本で特許権を取得してもその権利の効力の及ぶ範囲は日本国内に限られます。このため、外国においてビジネスを展開する場合には、当該外国においても特許権を取得することが必要となります。また、特許等に関する法律は各国ごとに異なっているから、出願は各国毎に異なる法律又は条約に則って遂行することが必要となります。 このため、弁理士は、日本のみならず欧米をはじめとする諸外国の法律、裁判例及び条約に関する情報についてもキャッチアップしておく必要があります。また、諸外国での出願およびその後の手続や、権利の活用、交渉、訴訟は当該国の弁理士又は特許弁護士と協力して進めますが、これら外国の弁理士又は特許弁護士との間で最新の法律や判例に関する情報交換も頻繁に行われます。 このように、優れた発明は全世界に通用するものであり、発明などの知的財産には国境がないのと同様に、弁理士の活躍の場は全世界に広がっているということも大きな特徴の一つです。 ３．弁理士の仕事 (1)権利創出に関する仕事について 弁理士の行う権利創出に関する仕事について、以下、特許出願を例にして説明します。特許権を取得するための特許出願においては、発明を特定するために発明品そのものを提出することは認められておらず、文章により発明を特定した書面（明細書）を提出する必要があります。特許権は、その効力が第三者にも及ぶ独占排他権であるため、効力の及ぶ範囲の基準となる技術的範囲を文章により明確に特定する必要があるからです。 しかし、技術的思想の創作である発明の内容を文章によって過不足なく特定することは非常に困難です。例えば、椅子の発明を文章で表現する場合、ポイントの捉え方は様々であり（足の数、足の長さ、足の角度、足の形状、背もたれ、あるいはこれらの組み合わせ等）またその表現方法もいろいろです。そして、特許権の効力範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて判断されるため、広く強い特許権取得には発明のポイントを過不足なく表現することが非常に重要になります。しかし、技術的思想の創作である発明は一定の幅を有するものであるため、その内容を文章によって過不足なく特定することは、非常に困難であるといえます。 また、特許出願をすれば自動的に特許が付与されるわけではなく、出願された発明が特許付与の要件を満たすものか否かについて、特許庁において審査がなされ、所定の要件を満たす場合に特許されることとなります。この審査段階においては、発明の内容を補正したり、従来公知の発明との構成の相違点、効果の違い等について意見を述べたりして、特許出願された発明が特許に値するものであることを審査官に説明することも弁理士の仕事です。 このように、特許権を取得するためには、文章により発明を特定して特許出願を行い、審査においては適切な補正および意見を主張すること必要です。これらの手続代理のためには、特許法の理解および技術に関する知識が必要となります。このため、手続代理を依頼された弁理士によるアドバイスが、発明を適切に保護することができる特許権の取得のために重要な役割を果たすこととなります。 (i)弁理士に依頼する利点 発明者は自分自身で特許出願をすることもできますが、発明を適切に保護するためには、上記のように、技術についての知識のみでは不十分であり、特許法についての十分な知識も必要となります。このため、発明者の技術に関する知識が十分である場合であっても、特許法についての知識が不十分である場合、発明を適切に特定して特許を取得することは困難です。この結果、本来特許権を取得することができる発明について特許が取得できなかったり、不適切な表現により容易に侵害逃れが可能な穴だらけの実質的に価値のない特許権となったりするという問題が生じます。 ここで、特許権は発明を覆う法の網に例えることができます。新製品を保護するためにはできるだけ目の細かい法の網により覆うことが重要です。ここで、玉を覆うための目の細かい法の網を作るには、技術に関する知識に加えて特許法に関する知識も必要となります。 すなわち、発明を保護・活用するための強く広い特許権を取得するためには、文章によって技術的範囲を特定する必要があり、技術的範囲は法律に基づいて解釈されるため、特許権を取得するには、特許法および関連判例、裁判例などに関する十分な知識が必要となります。一般に、発明者は、技術に関する知識に比べて、特許法に関する知識が十分でない場合が多いといえます。 したがって、特許に関する経験および知識の豊富な専門家たる弁理士に出願代理を依頼し、その知識を利用することは強く広い特許権を取得するために有効であるといえるでしょう。 (ii)どの弁理士に依頼するか 発明を適切に保護する強く広い特許権を取得するためには、技術背景をも含めて発明を理解することが重要です、このため、弁理士は、特許法に関する知識に加えて、特許出願に係る発明の技術に関する知識も必要になります。ここで、日本国特許庁に出願される特許出願（４３６，８６５件；２００１年度）の技術分野が様々であるのと同様に、弁理士の技術的なバックグラウンド、および経験も様々です。
このため、同じ研究成果に基づいた発明についての特許出願を１００人の異なる弁理士に依頼した場合、通常、１００とおりの異なる特許出願が作成されることとなります。この点も、弁理士の行う特許出願代理の特徴の一つであるといえます。 すなわち、発明は技術的思想の創作であるため、様々な表現により特定できます。したがって、広く強い権利を取得するためには、将来の侵害やライセンス交渉をも考慮して、発明を特定する表現を選択することが重要であり、この選択は出願代理を担当する弁理士により異なります。したがって、特許出願代理の依頼では、どの弁理士に依頼するかはとても重要です。 (2)権利の活用に関する仕事について
特許権などの知的財産権は有効に活用することによりはじめて、上記ＩＢＭに関する報告例のように莫大な利益を生み出すものです。近年、「職務発明」の対価の支払いについての訴訟が立て続けに提起されていますが、これらはいずれも特許権により企業にもたらされた莫大な利益に対する発明者への対価の額を争うものです。すなわち、特許権等の知的財産権は活用されることにより莫大な利益を生み出すものであり、上記訴訟が提起されたもののように、特許により数百億円以上の利益又は財産的価値がもたらされることもあります。 (i)独占的な使用 特許権の活用方法としては、まず、特許発明を独占的に実施すること、すなわち、競合他社の使用を排除することが挙げられます。例えば競合他社が特許発明を実施している場合には、特許権に基づいて当該競合他社の実施を排除すること、および損害の賠償を請求することができます。このような排除および請求は、侵害者との交渉や裁判を通じて実現する必要があります。 ここで、通常、特許権者は、交渉や訴訟に先立ち、上記競合他社が実施している製品（イ号製品）が特許権を侵害しているか否か判断をする必要があります。このような場合に、専門的見地から、侵害の成否に関する判断を報告する鑑定を行うことも、特許の専門家である弁理士の重要な仕事です。さらに、訴訟が提起された場合には、弁護士と共同して訴訟を行うことも弁理士の仕事です。 (ii)ライセンス契約 特許権を活用して利益を得るための有効な方法の一つとしてライセンス契約が挙げられます。ライセンス契約においては、当該ライセンス契約の対象となる製品に関するサイセンシーの利益の３～５％程度が実施料として規定されることが多いようです。契約により、ライセンサーは製品を作ることなく利益を得ることができます。また、ライセンサーが実施していない特許でれば、特許権自体を譲渡することもあるでしょう。 このような、特許権等に関する契約において、契約対象を特定しまた種々の条件を規定する契約書の作成や、契約代理を行うことも弁理士の仕事です。近年、各企業はライセンス契約による収益を重視する傾向にあること、また大学から企業への技術移転も盛んになってきていることから、ライセンス契約や譲渡による特許権の活用において、知的財産権の専門家である弁理士に期待される役割はさらに大きくなることでしょう。 このように、弁理士の仕事は、権利創出段階における手続代理のみではなく、知的財産権の有効性、侵害に関する鑑定、知的財産戦略に対するコンサルティング、ライセンス契約の代理など、非常に多岐にわたっています。さらに、侵害訴訟において弁護士との共同訴訟代理権を認める法改正もなされており、今後は、権利の創出のみならず、権利の活用の場面においてもますます活躍の場は広がるものと考えられます。 (3)外国に関連する仕事について 弁理士の仕事には、極めて国際性が高い仕事であるという特徴があります。すなわち、交通および流通が国際化している現在においては、製品の市場としては、国内市場のみではなく海外市場も非常に重要です。ここで、製品の技術や製品に化体した信用（ブランドの価値）を保護するためには、当該製品の流通する国において特許権や商標権を取得する必要があります。このような、外国における権利取得および取得した権利の活用にも、弁理士は関わっています。
外国において特許権や商標権などを取得する場合には、通常、当該国の弁理士や特許弁護士と協力して手続を行うこととなりますが、この際、日本の弁理士は、日本の出願人に対して出願国に応じた適切なアドバイスを行い、外国の弁理士や特許弁護士に対して出願人の意向に基づいた適切な指示を行う必要があります。補正や意見の主張などは、当該国の法律に則って行う必要があるため、当該国の法律を理解した上で、上記アドバイスおよび指示をすることが重要です。 さらに、経済のボーダレス化が進んだ現在においては、特許権、商標権などに関して国際的なライセンス契約が締結されることも多く、企業間の国際的な契約に対しても、技術と法律の専門家である弁理士が積極的に関与することが望まれています。 このように、日常的に外国における出願および権利活用にも深く関わる弁理士は、日本の法律に加えて外国の法律や条約に関する知識および情報についても精通しておく必要があります。また、外国における手続を円滑に行うためには、各国の弁理士や特許弁護士との国際的なネットワークおよび信頼関係を築いておくことも重要であり、相互訪問も頻繁に行われます。このように、弁理士の仕事は非常に国際性の高い仕事であり、語学力等のコミュニケーション能力や交渉能力等を十分に生かすことのできる仕事であるといえます。 ４．弁理士になるには 特許などの知的財産権に関して、国家の要求するレベルの知識を有しているか否かを問う所定の試験に合格する必要があります。（試験の内容については、 特許庁のホームページ参照 のこと） ５．弁理士の今後について 総理大臣が開催する「知的財産戦略会議」において策定された、知的財産知的財産立国の実現に向けた「知的財産戦略大綱」では、米国などと比べて立ち遅れている知的財産保護を国家戦略に位置付けることが明記されており、日本が国際的な競争社会のなかで競争力を維持するために、弁理士の果たすべき役割は今後一層大きくなるものと考えます。 以上 |
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