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Rule 71 EPC に規定の特許付与手続に係るルール改正が施行される

特許業務法人 原謙三国際特許事務所
2012年02月06日
(文責:新 井)

1. はじめに

Rule 71(3) EPCによれば、EPOは、特許付与する旨のCommunicationを発行し、特許付与するテキスト(発明の内容)に同意するか否かを出願人に問いあわせてきます。審査官の提示したテキストに対して出願人が同意できない場合、反論/補正の機会が出願人に付与されます。


出願人が、上記テキストに同意する場合、所要の手数料の所定期間内(Rule 71(3) のCommunicationの発行から4ヶ月以内で、期限延長不可。)の納付、手続言語以外の他の二つの公用言語に翻訳されたクレームの提出が必要となります。上記手数料の納付およびクレームの翻訳文が上記所定期間内に提出されなかった場合、出願は取下げられたものとみなされます。


出願人は、上記テキストに同意しない場合、前補正クレームの公用語への翻訳文を準備してEPOにファイルする必要があります。ただし、EPOが補正クレームに同意しない場合もあり、この場合、ファイルした上記補正クレームの翻訳は無駄になります。


この点に関し、EPOのAdminstrative Council は、2010年10月26日に、Rule 71 EPCを一部改正(Rule 71(3)~(7) EPCすると共にRule 71a EPCを新たに導入する旨の決定*1 を行いました。このたび、2012年1月31日付のEPOのNotice(”Notice from the European Patent Office dated 13 December 2011 concerning amended Rule 71 and new Rule 71a EPC” *2 )により、上記改正は予定どおりに2012年4月1日に施行されます。です。また、改正ルールは、2012年4月1日前に現行のRule 71(3) EPCに係るCommunicationが発行されていないEP特許出願に対して適用されます。




2.Rule 71 EPC の改正内容

改正後の手続によれば、特許付与するテキスト(発明の内容)に出願人が同意しない場合、Rule 71(6) EPCの規定に基づき、上記テキストに対するreasoned amendments or corrections(手続言語で処理)を請求することが可能になります。ただし、Rule 71(6) EPCは、どのような補正がreasoned amendments or correctionsに該当するかについては言及していません。


EPOが出願人の補正に同意した場合、Rule 71(3) EPCの規定に基づいてnew Communicationが発行され、新たにEPOが同意したテキスト(発明の内容)が出願人に提示され、所定期間内(new Communicationの発行から4ヶ月以内で、期限延長不可。)に前述と同様の手続を行うことが求められます。


これに対して、後述する(3-2)又は(3-3)のように、EPOが出願人の補正に同意しなかった場合、審査が再開されます(新たに設定されたRule 71a(2) EPCに明確に規定されています。)。この点に関し、以下に説明します。




3.Rule 71(3) のCommunication 発行後に出願人の対応法

Rule 71(3) のCommunicationが発行されると、出願人は、次のいずれかの対応を行うことが可能です。


(3-1) 提示されたテキストに同意する対応

この場合、Rule 71(5)に規定に従い、所要の手数料(Rule 71(4))を所定期間内(Rule 71(3) のCommunicationの発行から4ヶ月以内で、期限延長不可。但し、Article 121 EPC下の手続続行が可能。)に納付すると共に、手続言語以外の他の公用言語に翻訳されたクレームを提出する必要があります。


なお、Rule 71(3) のCommunicationがauxiliary requestに基づく場合には、クレーム費用は、auxiliary requestにおけるクレーム数に基づいて支払う必要があります。ただし、出願人がより高位のクレームセット(higher request)に対して特許付与することを請求する場合、Rule 71(3) のCommunicationへの応答に際し、この段階でクレーム費用を支払う必要はありません。


Rule 71(3) のCommunicationに対する出願人の応答に対し、審査部は、decision to grantがEPO's internal postal service for transmittalに引き渡されるまでに、審査を再開するケースがあります(G 12/91, OJ EPO 1994, 285参照)。このようなケースは稀なことですが、たとえば、observations by third parties under Article 115 EPC等によって関連性の深い先行技術の存在に審査部が気づいた場合に、審査が再開されます。



(3-2) 提示されたテキストに同意しない対応

この場合、Rule 71(3) のCommunicationに対して提示されたテキストに同意しない旨を開陳すると共に、所要の手数料(Rule 71(4))を納付することなく、また、手続言語以外の他の二公用言語にも翻訳しないという応答を行うことになります。


このように応答した場合、以下の基準が充足されると、出願人が同意したテキストが存在しないので、Article 113(2) EPCを順守しない(Article 113(2) EPC)との理由により、当該出願は拒絶されます(Article 97(2) EPC)。


  • (i) 審査部は、Rule 71(3) のCommunicationにおいて出願に対する補正または訂正を提示しなかった。
  • (ii) Rule 71(3) のCommunication がan auxiliary requestに基づくものではなかった。
  • (iii) 出願人が、テキストに同意しなかったと共に、補正または訂正をファイルしなかった。

上記の基準のいずれも充足されなかった場合、審査が再開されるか、あるいは、出願人の提案によって許可可能なテキストに至った場合には、2回目のRule 71(3) のCommunicationが発行されます。



(3-3) 補正または訂正をファイルするか、テキストに同意できない理由書をファイルする対応

Rule 71(3) のCommunicationに対して提示されたテキストに対して、出願人が補正または訂正を請求した場合であって、Rule 71(6) EPCに従って、その請求を審査部が許可した場合には、審査部は新たにRule 71(3) のCommunicationを発行するか、さもなければ、審査部は審査を再開します。


この場合には、所要の手数料(Rule 71(4))を納付する必要もなく(なお、出願人が自発的に予納することは可能です(Rule 71a(5) EPC)。)、手続言語以外の他の二つの公用言語に翻訳する必要もありません。これは、審査部によって提示された補正に出願人が同意しない場合や、Rule 71(3) のCommunicationがan auxiliary requestに基づいていると共にa higher requestに基づいて特許許可を求めることによってRule 71(3) のCommunicationに対して応答した場合も同様です。



以下は、改正後のRule 71(3)~(7) EPCおよびRule 71a EPCの条文です。


Rule 71(3) EPC Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it and of the related bibliographic data. In this communication the Examining Division shall invite the applicant to pay the fee for grant and publishing and to file a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings within four months.

Rule 71(4) EPC If the European patent application in the text intended for grant comprises more than fifteen claims, the Examining Division shall invite the applicant to pay claims fees in respect of the sixteenth and each subsequent claim within the period under paragraph 3 unless the said fees have already been paid under Rule 45 or Rule 162.

Rule 71(5) EPC If the applicant, within the period laid down in paragraph 3, pays the fees under paragraph 3 and, where applicable, paragraph 4 and files the translations under paragraph 3, he shall be deemed to have approved the text communicated to him under paragraph 3 and verified the bibliographic data.

Rule 71(6) EPC If the applicant, within the period under paragraph 3, requests reasoned amendments or corrections to the communicated text or keeps to the latest text submitted by him, the Examining Division shall issue a new communication under paragraph 3 if it gives its consent; otherwise it shall resume the examination proceedings.

Rule 71(7) EPC If the fee for grant and publishing or the claims fees are not paid in due time, or if the translations are not filed in due time, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.


The following new Rule 71a shall be added in Part IV, Chapter IV:

Rule 71a EPC

Conclusion of the grant procedure

(1) The decision to grant the European patent shall be issued if all fees have been paid, a translation of the claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings has been filed and there is agreement as to the text to be granted. It shall state which text of the European patent application forms the basis for the decision.

(2) Until the decision to grant the European patent, the Examining Division may resume the examination proceedings at any time.

(3) If the designation fee becomes due after the communication under Rule 71, paragraph 3, the mention of the grant of the European patent shall not be published until the designation fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(4) If a renewal fee becomes due after the communication under Rule 71, paragraph 3, and before the next possible date for publication of the mention of the grant of the European patent, the mention shall not be published until the renewal fee has been paid. The applicant shall be informed accordingly.

(5) If, in response to an invitation under Rule 71, paragraph 3, the applicant has already paid the fee for grant and publishing or the claims fees, the paid amount shall be credited if a further such invitation is issued.

(6) If the European patent application is refused, withdrawn prior to notification of the decision on the grant of a European patent or, at that time, deemed to be withdrawn, the fee for grant and publishing shall be refunded.



以 上


*1 LINK: http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/decisions/archive/20101108a.html?update=law
*2 LINK: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20120131.html

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