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米国仮出願の出願日を §102(e) dateと認定する審決

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成20年10月27日
(文責:新 井)

米国仮出願の出願日を §102(e) dateと認定する審決
(Ex parte Yamaguchi (BPAI 2008))



1.はじめに
審査の過程で、審査官は引用文献Narayanan(仮出願を基礎とする本出願)を挙示し、Yamaguchi によってファイルされたTexas Instrumentsの特許出願が新規性の特許要件を具備していない旨、認定しました。これを不服とし、Texas Instrumentsは、BPAI(Board of Patent Appeals and Interferences)に審判請求手続を行いました。BPAIでの争点は、引用文献Narayananが、その基礎となる仮出願の出願日をもって35 U.S.C. § 102(e)下における従来技術となり得るか否かでした。

2.BPAIのDecision
35 U.S.C. § 102(e)下では、所謂サブマリーン従来技術が存在します。これらの従来技術は、係属中のUS 特許出願であり、それらの出願日が、出願公開または特許された時点で突然35 U.S.C. § 102(e) date になります。

35 U.S.C. § 102(e)には、"[a] person shall be entitled to a patent unless . . .the invention was described in . . .a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent.. . .". と規定されています。

本件の争点は、引用文献Narayananの基礎となる仮出願が35 U.S.C. § 102(e)下の従来技術となり得るか否かでした。拡張BPAI panelは、審査官の認定に同意しました。つまり、35 U.S.C. § 102(e) dateが仮出願の出願日まで遡及すると、拡張BPAI panelは認定しました。この認定は、35 U.S.C. § 111(b)の解析に基づくものです。35 U.S.C. § 111(b)には、"provisions of this title relating to applications for patent shall apply to provisional applications for patent."旨が規定されています。

特許出願に関する上記規定が仮出願に適用される(except for four enumerated sections noted in §111(b)(8))ことが明示的に記載されていることに基づいて、仮出願は、それゆえに、35 U.S.C. § 102(e)の規定内において特許出願であると考えることに合理性があるとBPAIは結論しています。35 U.S.C. § 102(e)の文言上の解釈は、MPEP 2136.03(111) に記載されており、35 U.S.C. §119(e)下で仮出願の利益を享受することができる35 U.S.C. § 102(e)下の特許出願または特許のcritical reference dateが示されています。特許法の上記規定に基づき、BPAIは、審判請求人が、審査過程においてharmful error があったことを示せていない旨、指摘しています。

本件に関連する判例(In re Wertheim, 646 F.2d 527 (CCPA 1981))があり、この判例において、CCPA は、一部継続出願に関し、親出願が 35 U.S.C. §120 and §112 の記載要件を満足する場合に限って、親出願の出願日が35 U.S.C. § 102(e) dateとなり得ることを判示しています。

本件の審査段階において、審査官は、引用文献Narayananの仮出願が最終的に公開された内容を十分にサポートしているので、引用文献Narayanan の基礎となる仮出願の出願日が35 U.S.C. § 102(e) dateであると認定しました。また、BPAIは、上記特許出願人が、これらの認定に反証することができなかったので、審査官の拒絶理由が妥当であると結論しました。

リンク先:http://www.patentlyo.com/patent/2008/10/bpai-under-102e.html
http://ip-updates.blogspot.com/2008/10/uspto-board-holds-us-provisional.html


以 上

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