特許事務所 USA支援室
CONTENTS
CONTACT

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK


大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21 階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:

広島事務所 

〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4 階
TEL:082-545-3680(代表)
FAX:082-243-4130(代表)
E-Mail:

2018年3月1日開設
名古屋事務所

〒453-6109
名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9 階
TEL:052-589-2581(代表)
FAX:052-589-2582(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

プライバシーポリシー


USA支援室
USA知財情報 特許事務所 USA知財情報
室長(特許担当者)  岡部 泰隆 (大阪在籍)
意匠・商標担当者  石黒 智晴 (東京在籍)
大阪本部TEL
大阪本部FAX
東京本部TEL
東京本部FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664
: 03 - 3433 - 5810
: 03 - 3433 - 5281

米国下院が特許法改正案(H.R. 1249)を発表

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成23年04月11日
(文責:新 井)

1.はじめに

2011年3月8日に、米国特許法改正に係る上院案(S. 23)が95対5の圧倒多数で上院において可決されました。その後、どのような改正案が下院によって発表されるかが注目されていました。


このたび、2011年3月30日に、下院議員のLamar Smith氏らによって、America Invents Act (AIA)に係る下院法案(H.R. 1249)が発表されました。


上記の上院案と下院案との主な相違点は、(i) first-inventor-to-file systemへの移行に伴い先使用権を拡張すべきか否か、及び、(ii) inter partes review の利用をどのように制限すべきかの2点です。



2. 下院法案(H.R. 1249)の内容

下院案は、先に95-5で可決された上院法案(S.23)と主な類似点は以下のとおりです。


(i) Shift to First-to-File System *1

(ii) Modified Inter Partes Reexamination

(iii) Post Grant Opposition System *2

(iv) Pre-issuance Submissions by Third-parties *3

(v) Supplemental Examination System to correct Inequitable Conduct *4

(vi) Elimination of Best Mode Failure as Invalidity Defense *5


これに対し、上院法案との主な相違点は以下のとおりです。


(a) Post Grant Opposition Provisions

(b) Prior User Rights *6

(c) Automatic stay of litigation for inter partes reviews *7

(d) Codification of Knorr Bremse (failure to present advice of counsel cannot be used as evidence of willful infringement)


米国特許法改正に係る上記の下院案が可決されると、下院案と上院案とが異なる事項を含むので、協議が行われて協議がまとまれば、最終的に米国大統領が署名し、その1年後に施行されることになります。



以 上




*1 グレースピリオドは、“disclosures”のみに適用されますが、他の”commercialization activities such as sales and offers for sale”には適用されません。出願前1年内に発明者が自ら発明内容を公表した場合、公表事項は先行技術とみなされないと共に、公表後は第三者による公表事項も先行技術とはみなされません。

*2 特許発行の日から12ヶ月以内に異議申立可能であると共に、ビジネス方法特許の場合には、所定期間に限り、発行済みの特許に対して異議申立が可能。

*3 Notice of Allowance、出願公開から6ヶ月、又はFirst Rejectionのいずれか遅い方までの間に、ペンディング中の特許出願に対して認められる第三者による情報提供。

*4 特許権者が、所有する特許の特許性に影響を与えると考える情報をUSPTOに提供し、supplemental examinationを受ける。なお、結果として特許性に影響を与えないと認定されると、後日の訴訟において不公正行為の証拠とすることは不可。

*5 特許無効又は権利行使不能の抗弁の理由からベストモード開示要件を削除(但し、依然として明細書の記載要件ではある)。

*6 現行の米国特許法(第273条)によれば、先使用権は、ビジネス方法特許にのみ限定適用されています。現行のfirst to invent制度下では、先使用者が侵害で提訴されても、当該特許は§102(g) 下で無効であると認定される可能性が高いです。Pursuant to 35 U.S.C. § 273, if a person or entity actually reduced a method of doing or conducting business to practice at least 1 year before the effective filing date of the patent, and commercially used the method before the effective filing date of the patent, the prior using party could not be found to be an infringer.

*7 当事者系再審査(inter partes reexamination)の代わりの手続であり、特許性に係る新たな疑義の代わりにreasonable likelihoodが手続の実体的要件。当事者系再審査と無効確認訴訟、侵害訴訟、又はITC手続が同時に係属した場合、訴訟手続を中断。

このページのトップへ