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USPTOが再発行特許プラクティスの過誤の基準を明確化する

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成23年08月29日
(文責:新 井)

1. はじめに

2011年8月1日に、USPTOは、CAFC判決(IN RE YASUHITO TANAKA* ,* )と合致するように、再発行特許出願の過誤に関し、指針(policy)を変更する旨の通知を行いました* 。これによれば、再発行特許出願において、オリジナルクレームを縮減することなく、オリジナルクレームよりも狭いクレームを追加することが、35 U.S.C. § 251* に規定されている過誤(error)の訂正の妥当な根拠となることが明確化されました。このため、現行のManual of Patent Examining Procedure (MPEP § 1402) の指針が後述するように改訂されます。



2. 新たな指針の背景

現行のMPEP § 1402は、2008年7月に改訂されたものであり、次のように記載されています。すなわち、『再発行特許出願において、より範囲の広い特許クレームをキャンセルするか、あるいは、補正により狭くすることなく、少なくとも一つの広いオリジナル特許クレームよりも狭いクレームを少なくとも一つ追加するだけの場合には、35 U.S.C. § 251に規定の過誤には該当しない』と記載されています。


An error under 35 U.S.C. 251 has not been presented where a reissue application only adds one or more claims that is/are narrower than one or more broader existing patent claims without either narrowing the broader patent claim by amendment or canceling the broader patent claim. A reissue application in which the only error specified to support reissue is the failure to include one or more claims that is/are narrower than at least one of the existing patent claim(s) without an allegation that one or more of the broader patent claim(s) is/are too broad together with an amendment to such claim(s), does not meet the requirements of 35 U.S.C. 251. Such a reissue application should not be allowed.


オリジナル特許出願のプロセキューションにおいて、BPAI(審判部)は、現行のMPEP § 1402に基づき、単なる従属クレームの追加(正確には、オリジナルクレームの全てがそのまま含まれていると共に、オリジナルクレーム1を引用し、該クレーム1の範囲内に完全に含まれる従属クレーム16を新たに追加)は、再発行特許出願が求める上記の過誤の要件を充足しない旨の認定を行いました。


上記認定を不服とし、特許権者は、CAFCに控訴しました(IN RE YASUHITO TANAKA)。これに対し、CAFCは、単なる従属クレームの追加も再発行特許出願における上記過誤の要件を充足する旨を判示しました。


CAFC panelの判事LinnとBrysonは、本件オリジナル特許出願におけるプロセキューションにおいて上記従属クレーム16を含め損ねたことは、それ自体、再発行特許出願の過誤の要件を充足するものであると説示しました。この際、In re Handel, 312 F.2d 943, 946 n.2 (CCPA 1963)、In re Muller, 417 F.2d 1387 (CCPA 1969)、及びHewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc., 822 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1989) の各判例が引用され、単に特許無効を想定しその防御策として従属クレームを追加することが再発行特許出願手続を行うのに適当な根拠であると説示しました。


一方、CAFC panelの判事Dykは、上記見解に同意しませんでした。判事Dykは、上記3つの判例よりも古い判例(19世紀の最高裁判決)を引用し、付与されたオリジナル特許に対して何ら訂正すべき事項が存在しない場合には再発行特許出願が認められるべきではないとの見解を示していました。



3. 新たな指針の実施

以下の新たな指針は、2011年8月1日から実施されています。

すなわち、再発行特許出願において、オリジナルクレームを縮減することなく、オリジナルクレームよりも狭いクレームを追加することが、35 U.S.C. § 251 に規定されている過誤の訂正の妥当な根拠となる。


加えて、オリジナルクレームを縮減することなく、オリジナルクレームよりも狭いクレームを追加したことによって拒絶された係属中の再発行特許出願については、それらの拒絶理由は取り下げられ、この取り下げと当該出願のステータスとが、新たに発行されるOffice Actionにおいて出願人に伝えられます。



以 上



*1 LINK: http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1262.pdf
*2 LINK: http://www.harakenzo.com/jpn/usa_uk/usa_han65.html
*3 LINK: http://www.uspto.gov/patents/law/notices/tanaka01aug2011.pdf
*4 35 U.S.C. § 251 (Reissue of defective patents) (emphases added).
Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue.

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