特許事務所 USA支援室
CONTENTS
CONTACT

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK


大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21 階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:

広島事務所 

〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4 階
TEL:082-545-3680(代表)
FAX:082-243-4130(代表)
E-Mail:

2018年3月1日開設
名古屋事務所

〒453-6109
名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9 階
TEL:052-589-2581(代表)
FAX:052-589-2582(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

プライバシーポリシー


USA支援室
USA知財情報 特許事務所 USA知財情報
室長(特許担当者)  岡部 泰隆 (大阪在籍)
意匠・商標担当者  石黒 智晴 (東京在籍)
大阪本部TEL
大阪本部FAX
東京本部TEL
東京本部FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664
: 03 - 3433 - 5810
: 03 - 3433 - 5281

USPTOによる改正特許法(AIA)に係るルール改正案

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
2012年01月16日
(文責:新 井)

1. はじめに

米国改正特許法(America Invents Act (AIA))のうちの2012年9月16日施行分の3つ(Third Party Submission of Prior Art in a Patent Application、Citation of Prior Art in a Patent File、及びOED Statute of Limitations)に関し、2012年1月5日に、改正案がUSPTOによって公表され、これらの改正案に対するパブリックコメント期間が設けられ(2012年3月5日に)、パブリックコメント(written comments)が検討された後に正式にルールが改正される予定です。


また、2012年1月6日に、USPTOによってInventor’s Oath or Declarationに係るルール改正案が公表され、この提案に対してもパブリックコメント期間が設けられ(2012年3月6日に)、パブリックコメントが検討された後に正式にルールが改正される予定です。*1


なお、Supplemental Examination、Post-Grant Review、Inter Partes Review、Transitional Program for Covered Business Methods、及びDerivationに係る各ルール改正案については、今月後半に公表される予定です。


以下に、上記ルール改正案の要点について簡単に説明します。




2.ルール改正案

(2-1) Inventor’s Oath or Declarationについて *2

■譲受人は、限られた状況下でのみ、oath/declarationをファイルすることなく特許出願が可能

  • USPTOは、oath/declarationをファイルすることなく特許出願が可能であるのは全ての状況下ではなく、限られ状況下であると解釈しています。この限られた状況には、発明者が死亡している場合や法的に無能力な状態にある場合が含まれています。(なお、AIAの35 USC 118によれば、譲受人は、発明者署名のoath/declarationをファイルすることなく、特許出願することが認められます。但し、関連事実を証明し、且つ、そのような行為が当事者の権利を維持するために適当であることを示すことが必要です。)

■oath/declarationは依然として出願後すぐにファイルすることが求められる

  • AIAは、出願が特許許可状態になるまでoath/declarationの提出を遅延させることを認めています。USPTOは、”Notice to File Missing Part”を出願人に送付し、oath/declarationをファイルすることなしに出願がファイルされる場合、遅延金の支払と共にoath/declarationの提出を求めることを提案しています。

■oath/declarationにおける発明者のステートメントに対する文言修正

  • 37 CFR 1.63(a)の改正案によれば、発明者の国籍を特定する要件は削除されています。また、発明者が最初の発明者であると信ずる旨を開陳する要件を削除する代わりに、発明者によって出願された、あるいは発明者によって権限が付与されて出願されたことを開陳することが求められます。

■再発行手続におけるoath/declarationの要件の削除

  • 全ての錯誤がUSPTOを欺く意図なしに出願人の側で生じた旨の陳述を含む要件が削除されています。
  • クレームが補正される場合に必要であったsupplemental oath/declarationの要件が削除されています。前のreissue oath/declarationにおいて特定された全ての錯誤が、最早、再発行手続の根拠として依拠されなくなった場合にのみcorrected oath/declarationの提出が求められます。

■再発行特許出願におけるoath/declaration

  • 37 CFR 1.172 及び 1.175の改正案によれば、クレーム発明が拡大される場合であっても、登録済の譲受人が署名することができます。但し、再発行特許出願におけるoath/declarationにおいて、拡大されるクレームの全てを特定することが必要です。

■先の出願(earlier application)を優先権主張の基礎とする旨を”Application Data Sheet”に記載

  • 37 CFR 1.55 and 1.78の改正案によれば、先の出願(earlier application)を優先権主張の基礎とする旨を”Application Data Sheet”に記載する必要があります。

■親出願のoath/declarationの写しがCIP出願において使用可能

  • 37 CFR 1.63(d)の改正案によれば、親出願のoath/declarationの写しがCIP出願において使用することが認められます。但し、ステートメントの内容が適正であることが前提です。

(2-2) Third Party Submission of Prior Art in a Patent Applicationについて

  • 37 CFR 1.290(c)(2)及び(5)の改正案によれば、提出する刊行物をリストアップして特定する要件は、IDSと同様な手続です。Third Partiesは、リストアップされた各刊行物の本願クレーム発明と関連性に関し簡潔に説明する必要があります。
  • Third Partiesは、刊行物を3つまで提出可能であり($180.00のOfficial feeの支払は不要)、それ以上の刊行物を提出することを希望する場合には、10個の刊行物ごとにIDS fee と同額の費用($180.00)を別途支払う必要があります。

(2-3) Citation of Prior Art in a Patent Fileについて

  • AIA の35 USC 301と整合させるために、37 CFR 1.501(f)の改正案によれば、先行技術の刊行物の提出に加えて、”statements of the patent owner filed in a proceeding before a Federal court or the Office in which the patent owner took a position on the scope of any claim of a particular patent’’ (claim scope statements of the patent owner)を提出することが必要となります。
  • "Statements of the patent owner"は、再審査手続(Inter Partes Review proceedingやPost Grant Review proceedingを含む。)における特許クレームの意味を特定するためだけに考慮されます。
  • 37 CFR 1.501(b)(1)の改正案によれば、submitting partyが、提出済の先行技術または特許権者の陳述の関連性等を説明することが求められます。(なお、現行の37 CFR 1.501は求めていません。)
  • 37 CFR 1.501(b)(1)の改正案によれば、特許権者による先行技術の提出の場合、特許権者は、特許クレームが当該先行技術又はstatement of the patent ownerとどのように異なっているかについて説明することが必要となります。
  • 37 CFR 1.501(d)の改正案によれば、Third Partiesは匿名で先行技術の提出をすることが可能となります。

(2-4) OED Statute of Limitationsについて

  • the AIA の35 USC 32と整合するように、手続上の不公正行為に関し、その行為から10年か、Office of Enrollment and Discipline (OED) に不公正行為が通知されてから1年のうちの遅い方までに、practitioner complaintがファイルされなければならないように、37 CFR 11.34を改正することをUSPTO は提案しています。

以下は、Press Release, 12-02*3 の抜粋です。


Ahead of Schedule, USPTO Publishes Proposed Rules to Implement Four Provisions of the America Invents Act

WASHINGTON—The United States Patent and Trademark Office (USPTO) has published four Notices of Proposed Rulemaking regarding implementation of various provisions of the Leahy-Smith America Invents Act (AIA). Specifically, the Notices appearing in the Federal Register propose rules concerning inventor oaths and declarations, as well as for third party submissions of prior art in a patent application and for third party citations of prior art in a patent file. The USPTO also published proposed rules related to the statute of limitations under which registered practitioners may be disciplined for misconduct before the Office.

Originally anticipated for release later this month, this publication of proposed rules commences a sixty-day period for public comment. The Agency expects to publish additional proposed rules implementing other AIA provisions later this month. These later publications will also have a sixty-day comment period, and they will include proposed rules for supplemental examination, inter partes review, post-grant review, the transitional program for covered business methods, and derivation.



以 上



*1 LINK: http://www.uspto.gov/news/fedreg/fr_2012.jsp
*2 including the inventor’s oath or declaration, including reissue oaths or declarations, assignments containing oath or declaration statements from inventors, and oaths or declarations signed by parties other than the inventors
*3 LINK: http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-02.jsp


このページのトップへ