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米国査定系審判手続の改正ルールの施行

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
2012年02月06日
(文責:新 井)

1. はじめに

審判手続のルールを順守しないbriefs やanswersが審判手続を著しく遅延させる原因になっています(2011年12月の時点で、出願から審決までに要する平均月数は、81.2ヵ月*1 )。


審判手続を簡素化して効率化するために、2010年11月15日に、USPTOは2008 Final Rule を廃止し、提案に対するコメントを広く一般に募集する旨のNotice*2 を発表、広く一般にコメントを求めていました(提出期限は、2011年1月14日)。


その後、USPTOは、2011年11月22日に、査定系審判手続に係る改正ルールを官報に掲載し、このたび、2012年01月23日に新ルールが施行されました*3 。以下に留意すべき改正点について簡単に説明します。



2.留意すべき改正点

(2-1). 新ルールの適用対象


notice of appeal をファイルした日に応じて、査定系審判(Ex Parte appeal)に適用されるルールが異なることに留意ください。具体的には、2012年01月23日前にnotice of appealがファイルされている場合、旧ルールが適用されます(the 2004 Board Rules ― the 2004 version of the Board Rules in the 2011 edition of Title 37 of the Code of Federal Regulations (37 C.F.R. § 41.1 et seq.))。


これに対し、2012年01月23日以降にnotice of appealがファイルされている場合、新ルールが適用されます(the 2012 Board Rules ― the 2012 version of the Board Rules published on November 22, 2011 in the Federal Register notice entitled Rules of Practice Before the Board of Patent Appeals and Interferences in Ex Parte Appeals)。


新ルールにおけるその他の全ての事項については、the Board Rules published in the 2011 edition of Title 27 of the Code of Federal Regulations (37 C.F.R. § 41.1 et seq.) * に従う必要があります。



(2-2). 新ルールにおける留意事項


USPTOは、査定系審判手続に係る改正ルールを官報に掲載しており、留意すべき事項は以下のとおりです。なお、上述にように、2012年1月23日以降にNotice of Appealがファイルされた審判手続が、新ルールの適用対象となります。


    【新ルールにおける主な留意事項】
  • (1) 審判請求人が補正によりキャンセルしない限り、拒絶クレームを審判の対象と推定する(final Bd.R. 41.31(c))。
  • (2) Reply Briefのファイル時 またはReply Brief のファイル期限のいずれか早い方の時点で審判部が管轄する(final Bd.R. 41.35(a))。
  • (3) クレームのステータスの陳述、補正のステータスの陳述、及び審判において審理される拒絶理由の陳述に係る要件を廃止すると共に、Evidence Appendix 及び関連手続の付属書に係る要件を廃止する(final Bd.R. 41.37(c))。
  • (4) 実質的利益当事者の陳述、または関連件の陳述がBriefに記載されていない場合、Default Assumptions を適用する(final Bd.R. 41.37(c)(1)(i) and (ii))。
  • (5) Examiner’s Answer の目的で、Office Action において依拠され審判の対象となった証拠ではなく、Office Action において依拠されなかった証拠に基づく拒絶理由は、新たな拒絶理由とされる(final Bd.R. 41.39(a)(2))。
  • (6) 審判請求人は、Examiner’s Answer における拒絶が新たなものであることを再考してもらうためのPetitionに対する決定が下された後にReply Brief をファイルすることができ、これにより、Reply Brief をファイルするための期間延長を回避できる(final Bd.R. 41.40)。
  • (7) Reply Brief に対するExaminer’s Response を廃止する(final Bd.R. 41.43)。
  • (8) Claimed Subject Matterのサマリには、拒絶された各独立クレームの簡潔な説明(concise explanation)を行う(Bd.R.41.35,)。


(2-3). Examiner’s Answerにおける新たな拒絶理由


Examiner’s Answerにおいて審査官が拒絶理由を提示してきた場合、それが新たに提示されたものか、あるいはそうではないのかを適切に判断する必要があります。以下に、判断基準となる例を示します。


    【新たな拒絶理由とされる例】
  • Changing the statutory basis of rejection from § 102 to § 103..
  • Changing the statutory basis of rejection from § 103 to § 102, based on a different teaching.
  • Citing new calculations in support of overlapping ranges.
  • Citing new structure in support of structural obviousness.
  • Pointing to a different portion of the claim to maintain a ‘‘new matter’’ rejection.


    【新たな拒絶理由とされない例】
  • Citing a different portion of a reference to elaborate upon that which has been cited previously.
  • Changing the statutory basis of rejection from § 103 to § 102, but relying on the same teachings.
  • Relying on fewer than all references in support of a § 103 rejection, but relying on the same teachings.
  • Changing the order of references in the statement of rejection, but relying on the same teachings of those references.
  • Considering, in order to respond to applicant’s arguments, other portions of a reference submitted by the applicant.


(2-4). reply brief における新たなarguments の提示


appeal brief において提示されなかったarguments 又はexaminer’s answerに応答して提示されなかったargumentsはBoardによって考慮されませんが、もっともな理由を示すことができれば、このような新たなargumentsを提示することが可能となります(Final Bd.R. 41.41(b)(2))。また、examiner’s answer(新たな拒絶理由を含む)において提示されたargumetnsに応答して新たなargumentsを提示することも可能となります。


(2-5). ルール改正案と改正後の新ルールとの差異


Several changes have been made to the rule as proposed in the NPRM (Advance Notice of Proposed Rulemaking). Because some of these changes add briefing requirements to the appeal brief that the Office had proposed to remove in the NPRM, the estimate of the burden on applicants to produce the appeal brief has also changed. The Office previously estimated that the rules proposed in the NPRM would reduce an applicant’s paperwork burden from 34 hours to 31 hours. The Office estimates that the Final Rule will reduce the paperwork burden from 34 hours to 32 hours



以 上

*1 LINK: http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml
*2 LINK: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-11-15/pdf/2010-28493.pdf
*3 LINK: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-22/pdf/2011-29446.pdf
*4 LINK: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title37-vol1/pdf/CFR-2011-title37-vol1.pdf
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