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特許権の消尽に係る米国最高裁判決

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成２０年０６月１６日
（文責：新　井）

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 06-937 米国最高裁判決
１．はじめに
　韓国のLG電子（LG Electronics）が米国Intel Corp.の販売先数社を相手取り特許権侵害で訴えていたケースは、特許権の排他性と市場競争の推進政策との間の関係に関し、どのあたりでバランスをとるかという観点から注目を集めていました。このたび、米国連邦最高裁判所は、2008年6月9日に、特許権がライセンス契約締結の相手方の販売先にまでは及ばない旨の判決を下しました。なお、従来の特許権の消尽論によれば、特許権が及ぶ範囲は、特許製品の最初の販売まで（First Sale Doctrine）とされていました。

２．簡単な経過説明
　米国Intel Corp.は、韓国のLG電子が所有する、パソコンのシステム及び方法に関する特許（U.S. Patent Nos. 4,939,641; 5,379,379; and 5,077,733）に関し、韓国のLG電子との間でライセンス契約を締結していました。

このライセンス契約によれば、米国Intel Corp.は、特許発明を実施するためのマイクロプロセッサあるいはチップセットを製造販売できるが、マイクロプロセッサやチップセットを第三者に販売する際に、LG電子の許可なしにIntel Corp.の製品以外と組み合わせることはできないことを警告表示すべき旨の制約的条件が付されていました。

台湾のQuanta Computer Inc.をはじめとするコンピュータシステムの製造メーカ数社（Intel Corp.の販売先）は、Intel Corp.から上記の警告表示がある製品を購入し、LG電子の許可無しに、非Intel Corp.製の部品と組み合わせてパソコンを製造し、Dell Computer Corp.、Hewlett-Packard Co.、Gateway Co.等に販売していました。

これに対して、LG電子は、Quanta Computer Inc.をはじめとするコンピュータシステムの製造メーカ数社を相手取り、特許権侵害訴訟をカリファルニア州北部連邦地方裁判所に提起しました。
　連邦地方裁判所は、Intel Corp.の製品自体が、ライセンス契約に係る特許権でカバーされていないが、ライセンス契約に係る特許権がカバーしているシステム及び方法の重要な要素であるので、Intel Corp.とのライセンス契約の時点でLG電子の特許権が消尽したと判断しました。連邦地方裁判所は、また、方法発明には特許権の消尽論は適用されない旨の判断も示しました。これを不服とし、LG電子は、CAFCに提訴しました。

CAFCは、韓国のLG電子とIntel Corp.との間で締結されたライセンス契約に制約的条件が含まれているので、特許権の消尽論は適用されないと判断し、連邦地方裁判所の判決を覆しました。

　なお、CAFCは、方法発明には特許権の消尽論は適用されないという点について連邦地裁の判断を支持しました。また、LG電子は、Intel Corp.に特許権のライセンス供与をしたが、その内容は、LG電子の特許発明を実施したIntel Corp.製の部品と非Intel Corp.製の部品とを備えたコンピュータ用の部品をIntel Corp.が販売することにあるのではない（LG had not licensed Intel to sell components for use in computers having both Intel and non-Intel components）ので、特許権の消尽論は適用されない旨をCAFCは判示していました。CAFCは、上記制約的条件が満たされないので特許権は消尽せず、それゆえQuanta Computer Inc.をはじめとするコンピュータシステムの製造メーカ数社は、LG電子の特許権を侵害している旨を判示しました。

この判決を不服とし、Quanta Computer Inc.らは米国連邦最高裁判所に上告しました。

３．最高裁判決
米国最高裁判所は、CAFCの判決を破棄し、特許発明のコンピュータ製品を実施するための部品を販売したことで韓国のLG電子の特許権は消尽したと判示しました。

米国最高裁判所は、(i) 方法特許権にも消尽論を適用すること、及び (ii) ライセンス契約により特許発明を実質的に具現化した部品（components that substantially embodied the patent(s) in suit）の販売が許可されているのであれば、その部品の販売によって、特許権は消尽することを判示しました。


以　上