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出願人の米国特許が引例として挙示された場合の対応

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成17年08月08日
(文責:新 井)


1.はじめに
US特許出願のOffice Action において、本願出願人が所有する米国特許が引用文献として挙示されることがあります。この場合の対応法について以下に説明します。実務上の参考にしてください。

2.§103 下の拒絶理由に対する対応
本願クレームが引用文献1(本件出願人が所有する米国特許)に対して非自明性の特許要件を具備していない旨、審査官より指摘を受けました(§103(a))。

引用文献1に係る特許発明と本願発明との双方が本願発明の時点で本件出願人に所有されていた場合、この事実を審査官に指摘することによって、上記§103(a)下の拒絶理由を克服することが可能です。この場合、審査官は、35 USC §103(c) の規定に従って、§103 下の拒絶理由を取り下げなければなりません。

3.§102 下の拒絶理由への対応(1)
本願クレームは、§102(e) 下で上記引用文献1の特許公報に対して新規性の特許要件を具備していない旨、審査官から指摘を受けました。

上記拒絶理由に対して、本願クレーム発明と引用文献との差異を反論することによって対応することが可能です。しかし、この対応では、クレームの減縮、及び/又は ”prosecution history estoppel” という不利益を出願人が被る可能性があります。

4.§102 下の拒絶理由への対応(2)
上記引用文献1の米国特許の少なくとも一部の発明者と、本願発明者の少なくとも一部とが重複している場合に有効であるのが、本対応(2)です。

本願の少なくとも一部のクレームの ”inventive entity” と、上記引用文献1において審査官が拒絶の根拠として挙示した記載箇所の ”inventive entity” とが同じである場合、該記載箇所は、該当するクレームに対して最早公知技術ではなくなります(MPEP § 2136.05 参照)。
なお、”inventive entity”(inventorship)は、claim-by-claim basis で判断されます(Trovan Ltd. V. Sokymat SA, Irori, 299 F. 3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002))。

§102 (e) の適用箇所には、”a person shall be entitled to a patent unless …”(e) the invention was described in a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent … “

上記の規定から明らかなように、§102 (e) 下で従来技術となるためには、” by another”の要件を満足する必要があります。

このように、上記引用文献1が§102 (e) 下で従来技術となるか否かの判断は、
(1) 本願クレーム発明の発明者が誰であるか、及び
(2) 上記引用文献1において審査官が拒絶の根拠として挙示した記載箇所の記載事項を創案したものが誰であるかに基づいて行われます。

(Riverwood Int’l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324F.3d 1346, 1355-57 (Fed. Cir. 2003); In re Whittle, 454 F.2d 1193, 1195 (CCPA 1972) (“The issue obviously turns on what appellant’s evidence shows as to who invented the subject matter disclosed by Claxton.”); In re Katz, 687 F.2d 450, 454-56 (CCPA 1982) (Katz declaration filed to establish that same inventive entity invented both claim and portion of reference, thereby eliminating reference as prior art)を参照)

上記事情に鑑み、同一の ”inventive entity” が、本願クレーム発明と、上記記載事項の創案との双方を行ったことを示すことができれば、審査官は上記引用文献1の上記記載箇所を§102 (e) 下の公知技術として使用できなくなります。なぜなら、” by another”の要件を満足しなくなるからです。

なお、同一の”inventive entity”が本願クレーム発明と、上記記載事項の創案とを行ったことは、Rule 132 Declaration をファイルすることによって示すことが可能です。このRule 132 Declarationには、本願クレーム発明の発明者と、引用文献1の該当記載箇所の創案者とを特定することが必要です。

この対応の有利な点は、クレームの減縮、及び”prosecution history estoppel” の双方を回避できることにあります。

以 上

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