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関連先行技術文献のＵＳＰＴＯへの提出

特許業務法人　原謙三国際特許事務所
平成２１年０５月１１日
（文責：新　井）

１．はじめに 先行技術に係る情報を提供することによって、特許の無効化、または特許出願の特許性を否定するOAを発行させることが可能です。
例えば、発行済の特許に対して先行技術の存在を通知する有効な手段として、Ex Parte Reexaminations (see MPEP 2200 et seq.) やInter Partes Reexaminations (see MPEP 2600 et seq.) があります。これら以外に、Protests (see 37 CFR 1.291; MPEP 1900 et seq.) という手続もあります。
これに対して、係属中の特許出願の審査過程において関連先行技術文献を提出する手続があります。すなわち、Protests (see 37 CFR 1.291; MPEP 1900 et seq.)とThird Party Submissions (see 37 CFR 1.99; MPEP 1134-1134.01)の二通りの手続があります。
なお、第三者による情報提供に間する利用状況の統計は発表されていませんが、ここでは、Protestsを介して行われる情報提供の戦略に関する一般的な情報を説明します。

２．Protestsによる情報提供の戦略に関する一般的な情報
(2.1) 提出書類
Protestsによる情報提供は、係属中の特許出願に対して何人も可能な手続です。この手続においては、係属中の特許出願の審査過程で、該特許出願のクレーム発明に関連があり審査に有用であると考えられる特許、刊行物、又は他の情報の写しをＵＳＰＴＯに提出する必要があります。加えて、提出する関連情報文献ごとに、対象となる特許出願との間の簡潔な関連性の説明を提出する必要があります。なお、提出する関連先行技術文献が非英語言語で記載されている場合、英語翻訳文の提出が必要となります。Protestsは、また、出願人に不公正行為を引き起こさせる可能性があります（MPEP 1900 et esq.）。

(2.2) Protestに要する費用
係属中の特許出願に対して提出された最初のProtestについては、Official Feeは無料ですが、その後に提出されるProtestsについては、37 CFR 1.17(i)に規定のOfficial Feeの支払が必要です。Protestsの回数制限はありません。但し、同一係属中の特許出願に対する同一人による２回目以降のProtests については、前回のものと著しく異なる内容であることを説明することが求められています。

(2.3) Protestは査定系か当事者系か
　Protestの手続者は、ファイルしたProtestに関し、ＵＳＰＴＯから一切のcommunicationを受領しません。特許出願人は、ＵＳＰＴＯから求められない限り、Protestに対して応答する必要はありません。
Protestの手続者は、関連先行技術文献をUSPTOにファイルするか、あるいは、対象となる特許出願の特許弁護士を介して出願人に関連先行技術文献を送付しなければなりません（特許弁護士がいない場合には、直接出願人に関連先行技術文献を送付する。）（37 CFR 1.248）。

(2.4) Protestが特許法に準拠しては手続されなかった場合
Protestが特許法に準拠しては手続されなかった場合、関連先行技術文献は受理されません。この場合、上記の関連先行技術文献は、Protestの手続者に返送されるか、ＵＳＰＴＯの裁量で処分されます。

(2.5) Protest手続の可能な時期
　出願公開前（see 37 CFR 1.211）、またはNotice of Allowance（see 37 CFR 1.311）の郵送日前の何れか早いときまでに、Protest手続を行う必要があります。たとえば、熱心にWIPOによる出願公開（米国を指定するPCT出願の公開）をサーチすることによって、Protestの手続の対象となり得る米国出願の存在を知ることができます。

(2.6) 手続期限後のProtest
上記手続可能な時期以外でProtest手続を行うことはできません。
手続期限後は、第三者による情報提供の手続（under 37 CFR 1.99）に基づいて、関連先行技術情報をＵＳＰＴＯに提出することが可能です。これ以外に、前述のように、Ex Parte ReexaminationsやInter Partes Reexaminations をファイルすることも可能です。

リンク先：
http://anticipatethis.wordpress.com/2009/03/03/methinks-thou-doth-protest-too-litte-providing-relevant-references-to-the-uspto/
以　上