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TafasとGlaxoSmithKline によるCAFC大法廷審理の申立

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成21年6月8日
(文責:新 井)

1.はじめに
CAFCは、2009年3月20日に、継続性出願(継続出願と一部継続出願を含む。)数の制限については35 U.S.C. § 120に不当に抵触するが、他の制限についてはUSPTOの規則制定権の範囲内であるとするスプリット判決を下しました。
Final Rulesは、次の2つの主要なカテゴリに分類することが可能です。
(i) Rule 75 (独立クレームが5個より多いかクレームの合計数が25個よりも多い場合に、出願人にExamination Support Documents (ESD) の提出を求める規則)
(ii) Rule 78 (合理的理由が無い場合には、継続性出願数を2個に制限する規則)

これに対し、TafasとGlaxoSmithKline (GSK)は、2009年6月3日に、CAFCに大法廷審理の申立を行い、USPTOが継続性出願およびクレーム数に関するFinal Rulesを実施しないように求めました。

2.大法廷審理の申立において提示された争点
大法廷審理の申立において、GSKは次の事項を争点として挙げています。
(i) 裁判官のパネルの過半数は、USPTOの規則改正が実体的なものであるか否かの判定テストを認めなかったが、これは誤りか否か。*1
(ii) 裁判官のパネルの過半数は、Final Rules72 Fed. Reg. 46,716 (Aug. 21, 2007))がUSPTOの制限された非実体的な規則制定権の範囲内にある旨の判示したが、これは誤りか否か。*2

Tafasも、以下に示す同様の争点を提示しています。
(i) Administrative Rulesを"substantive" versus "non-substantive"と分類するための適正な基準に関するものであって拘束力のある米国連邦最高裁判例やCAFC判例が誤用されたか否か。*3
(ii) 米国最高裁判例やCAFC判例に反し、Final Rules が特許法下で個人の権利と義務に著しく悪影響を与える証拠が十分に考慮されたか否か。*4
(iii) 米国連邦最高裁判例が要求する、USPTOがFinal Rulesを制定する35 U.S.C. § 2(b)(2)下の管轄権を有しているか否かという閾問題に対して正しく対応されたか否か。*5
(iv) Final Rules 75, 265 及び114が現行法と矛盾していなかったという不当な判断を行う際にChevron deferenceが誤用されたか否か。*6

CAFCの過半数の意見には、Judge Radar の反対意見(Final Rulesが実体的なものである旨の意見)や、Judge Bryson による支配的な意見(Section 120のみとの抵触が適用されるのはfirst-filed applicationのco-pendingである継続性出願である旨の意見)が含まれています。

LINK: http://www.patentlyo.com/patent/



*1 Whether the Panel majority erred in rejecting the test for determining whether a Patent and Trademark Office ("PTO") rule is "substantive," as set forth in the controlling precedent of Chrysler, supra; Animal Legal Defense Fund, supra; and Cooper Technologies, supra.

*2 Whether the Panel majority erred in holding that the challenged Final Rules, 72 Fed. Reg. 46,716 (Aug. 21, 2007), fall within the PTO's limited, non-substantive rulemaking authority.

*3 whether Federal Circuit misapplied significant binding Supreme Court and Federal Circuit precedent concerning the correct standard for classifying administrative rules as "substantive" versus "non-substantive"

*4 whether Federal Circuit failed, contrary to Supreme Court and Federal Circuit precedent, to fully consider evidence that the Final Rules significantly and adversely affect individual rights and obligations under the law

*5 whether Federal Circuit failed to correctly address, as required by Supreme Court precedent, the threshold question of whether the PTO has the jurisdictional authority under 35 U.S.C. § 2(b)(2) to enact the Final Rules

*6 whether Federal Circuit misapplied Chevron deference to its improper determination that Final Rules 75, 265 and 114 were not "inconsistent with existing law"

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