USA／知財情報 USA・UK支援室　　室長　　新井　孝政 代表電話 ＦＡＸ E-mail ： 06 - 6351 - 4384 ： 06 - 6351 - 5664 ：

KSR最高裁判決が与える影響について

特許業務法人　原謙三国際特許事務所
平成２１年１１月３０日
（文責：新　井）

１．はじめに
USPTO長官であるDavid Kappos氏は、David Kappos' Public Blog *1 を開設しています。KSR v. Teleflex事件における最高裁判決（2007年4月）が与える影響について興味深い記事を掲載（2009年11月24日更新分）していましたので、以下に紹介します。

２．KSR最高裁判決が与える影響
ご存知のように、米国最高裁判所は2007年4月にKSR v. Teleflex事件における判決を下しましたが、これは象徴的な事件でした。KSR事件において米国最高裁判所は、35 USC§103下の自明性の判断基準を評価する枠組みとしてGraham v. John Deereの判断基準を再認識しています。米国最高裁判所は、柔軟なアプローチを強調していますが、自明性についての新たな考え方を採用することを審査官および特許実務家一律に明確に求めています。

KSR最高裁判決が意味することに取り組む第一ステップとして、USPTOは、審査官が自明性判断を行うときに準拠すべき審査ガイドラインを公表しました（http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf ）。審査ガイドラインは、自明性に対する審査官のアプローチが厳格な”teaching-suggestion-motivation test”を超えて拡大されたとしており、このことは柔軟性に関する米国最高裁判所の指示に従ったものとなっています。それと同時に、審査ガイドラインは、また、次のことを強調しています。即ち、自明性に係る適切な結論に到達するために、依然として、合理的理由付けが特定の事実認定にリンクしていることを審査官に求めることを強調しています。

審査ガイドラインの公表以来すでに2年以上経過しているが、David Kappos氏は、特許実務家が追加のガイダンスをＵＳＰＴＯに求めてきたことを理解していますし、KSR最高裁判決をどのように適用するかが公衆の関心事であることも理解しています。David Kappos氏は、真に特許性のある発明の主題に係る特許出願を拒絶することによって技術革新の息の根を止めるような方法で自明性を決定しているとの声も一部にあることも承知しています。KSR最高裁判決に鑑み、非自明なクレーム発明の例を示すべきとの声もあります。確かに、それらの例は、既に審査ガイドラインに記載の自明なクレーム発明の例を補って完全にするものとして機能するでしょう。

KSR最高裁判決に基づいて多数の判決が下されているので、USPTOはそのようなことを行う用意があります。USPTO の職員は、目下、自明性に係る規定を明らかにするための事実に基づくシナリオを割り出すという観点に立って過去の判決を検討中です。”obvious-to-try”という理由付けは、ほんの少しの利益を努力して入手するように思えるものであり、いくつかの判決において既に対応済みのものす。CAFC（おそらく最高裁判所も）自明性に係る疑問に重点を置き続けているので、USPTOは、上記のようなKSR最高裁判決に鑑み、非自明なクレーム発明の例を示すことを継続して行っていきます。

KSR最高裁判決がグラハム事件の基本的な判断基準を蘇らせることによって自明性の問題に再び焦点を定めたことに疑いはありません。最高裁判所は、”teaching-suggestion-motivation”が自明性判断の唯一の基準ではないことを明らかにしたので、グラハム解析は、厳格な方法で実施されるべきものではありません。その結果、KSR最高裁判決前には非自明であったと認定されたかもしれにクレーム発明であっても、今や、自明であると認定されることもあるでしょう。

発明者および特許実務家は、出願明細書の作成や審査過程時に、これらの経緯を考慮に入れることが必要となるでしょう。たとえば、従来よりも、従来技術のより広い横断面を検討する必要性が生じるかもしれません。すなわち、審査過程におけるより早期の段階で非予測の効果の証拠をファイルすることを検討する必要性が生じるかもしれません。前向きであることによって、特許実務家は、審査の促進化を図り、不要な費用およびRCEの手続を回避するでしょう。

USPTO長官は、USPTO ができるだけ忠実且つ明瞭にKSR最高裁判決と自明性に係る他の関連判決を適用することを確実にするために、審査官やマネージャらを適切に且つ継続的に教育していくことを責務と考えています。最後に、USPTO長官は、法律の適用と適切な追加ガイダンスを明らかにするという公衆の関心事に耳を傾け続けたいと思っています。また、USPTO長官は、KSR最高裁判決の外形および境界を理解するために引き続き協力し合いたいと考えているので、公衆からの意見を期待しています。

以　上


*1 LINK: http://www.uspto.gov/blog/director/entry/the_impact_of_ksr