特許事務所 USA支援室
CONTENTS
CONTACT

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK


大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21 階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:

広島事務所 

〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4 階
TEL:082-545-3680(代表)
FAX:082-243-4130(代表)
E-Mail:

2018年3月1日開設
名古屋事務所

〒453-6109
名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9 階
TEL:052-589-2581(代表)
FAX:052-589-2582(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

プライバシーポリシー


USA支援室
USA知財情報 特許事務所 USA知財情報
室長(特許担当者)  岡部 泰隆 (大阪在籍)
意匠・商標担当者  石黒 智晴 (東京在籍)
大阪本部TEL
大阪本部FAX
東京本部TEL
東京本部FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664
: 03 - 3433 - 5810
: 03 - 3433 - 5281

米国特許出願明細書の留意すべき書き方と解釈

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
2006年11月09日
弁理士  今 野  信 二

1.明細書(specification)の記載
 明細書は、必要に応じた図面を参照して、出願に係る発明を開示する役割を果たすものであり、当該発明を、最適な実施例(best mode)を挙げて、当業者(a person skilled in the art or science : a person having an ordinary skill in the art)が容易に実施できる程度に十分に明瞭、詳細かつ正確に説明することが要求される。典型的には、以下の項目に分けて記載する。
 (1)発明の名称(Title of the invention)
   →日本明細書の【発明の名称】に相当
 (2)関連出願(Cross-References to Related Applications)
   →日本明細書に相当項目無し
 (3)発明の背景(Background of the Invention)
   →日本明細書の【技術分野】【背景技術】【発明が解決しようとする課題】に相当
 (4)発明の概要(Summary of the Invention)
   →日本明細書の【課題を解決するための手段】に相当
 (5)図面の簡単な説明(Brief Description of the Drawings)
   →日本明細書の【図面の簡単な説明】に相当
 (6)発明の詳細な説明(Description of the Embodiments)
   →日本明細書の【発明を実施するための最良の形態】に相当
 (7)クレーム(What is claimed is)
   →日本明細書の【特許請求の範囲】に相当
 (8)要約(Abstract of the Disclosure)
   →日本明細書の【要約書】に相当

2.Title of the invention
*発明の名称は「極力短く」(500文字以内)、且つ「極力具体的」でなければならない(37 CFR 1.72(a))。 *発明の名称が具体的すぎると、クレームが限定解釈される可能性があるので、留意を要する。
<判例>
発明の名称:「Lubricating Oil Compositions Containing A, B, C」
裁判所は「A, B, Cを含む潤滑油生成物」にクレームを限定解釈した。
 すなわち、原材料にA, B, Cを用いていても、最終生成物にA, B, Cが含まれていなければ権利範囲外と判示。
Exxon Chem. Patents Inc. v. Lubrizol Corp.935 F.2d 1263, 35 U.S.P.Q.2d 1801 (Fed. Cir. 1995)
*出願時は抽象的な名称を用い、審査官の指示に応じて具体的に補正してもよい。
*「Apparatus for … and Method of …」というように、カテゴリーが異なる複数の発明をandで結んであらわしてもよい。

3.Cross-References to Related Applications
*継続出願(continuation)、一部継続出願(continuation-in-part)、分割出願(division)等である場合、関連出願の出願日(filing date)・願番(serial no.)を記載する。
*本願出願に関連するpending中または同日に提出された他の出願の記載も可能。
*パリ条約の優先権主張の元となる出願に関する記載は省略可(37 CFR 1.57(a))

(補足)
 優先権主張の元となる日本出願明細書を根拠に、一定の制限下で、英文明細書の欠落部分の補充が可能。補充の対象は明細書および図面。
(補充の条件)
・米国出願時に優先権の主張をしていること。
・日本出願が、米国出願の出願日時点に存在していること。
・欠落が意図されたものではないこと。
・欠落部分が、日本出願に明示的に含まれていること(暗示的な場合の欠落は不可)。

4.Background of the Invention
*Field of the Inventionを別項目にする形態がよく採られる。
*背景技術を一般論として説明し、特定の先行技術の引用は必要最低限にする。IDSを利用。
*法的にprior artでない事柄について、不注意にprior artとして記載しない。
・§102で規定される「prior art」に相当するか否かを慎重に判断。
 (§102(b),(d)は米国出願日基準、§102(a),(e),(g)は発明日または優先日基準)
・不用意に「prior art」と認めてしまうと、審査官がadmitted prior artとして拒絶引例として採用する可能性がある。

5.Summary of the Invention
*本願発明が「装置」と「方法」とに関するものである場合は、本願発明が「装置及び方法」に関するものであることを明記。
*独立クレームのみを引用し、従属クレームは引用しない。
 ∵従属クレームまで引用すると発明の趣旨が不明確になる。
*発明の効果は、独立クレームに係る効果に限定して記載する。
 ∵最近の判例ではsummaryの記載に基づきクレームを限定解釈。
Microsoft Corp. v. Multi-Tek Sys., 357 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2004)
*発明の効果が複数ある場合(ex. 効果A, 効果B, 効果C)、本願発明が「3つ全ての効果を奏する」と記載せず、「3つのうち少なくとも1つの効果を奏する」と記載すると、クレーム限定解釈を避けることができる可能性がある。ただし、発明の非自明性が認められる確率が低減する可能性があることも留意。
<判例>
「summaryに記載された全ての効果を奏するものしかクレームの範囲に入らない」
Vehicular Technologies Corp. v. Titan Wheel International, Inc., 54 USPQ2d 1841 (Fed. Cir. 2001)

6.Brief Description of the Drawings
*分図についての説明に留意する。
EX) Fig.1A, Fig.1Bなる分図がある場合
・Fig.1AとFig.1Bとのそれぞれについて簡単な説明を記載する。
・Fig.1AとFig.1Bとをまとめて「Fig.1」としての簡単な説明を記載すると、明細書において記載されているFig.1が図面中にないものとして扱われ、図面が補充されるまで出願日が認められない可能性有り(M.P.E.P 608.02)
→請願書(petition)を明細書についての補正書(amendment)を添付して提出することにより対処可。$130.00必要(37 CFR 1.17(h):2004年6月1日現在)
<補足>図面(Drawings)に関する留意事項
*図面は必要な場合に添付。図面欠落と判断されると補正命令の対象
 図面が必要ないとされ得る発明→方法発明、組成の発明、組成物の発明等
*図面は、クレームに記載された発明を特定する特徴要件の全てをあらわしていなければならないことに、充分に留意する(37 CFR 1.83(a))。

7.Description of the Embodiments
*複数の基礎日本出願を併合する場合、実施例の重複記載を避け、各実施例の共通部分はまとめて記載し、相違部分を強調して記載。
→審査官の負担軽減、翻訳代節約
*従来技術中の図面の符号と、本願発明の実施例の図面の符号は、分けて用いる。
*製法やプロセスのステップを説明する場合、ステップの実行順序を特定する必要が無いなら、順序の重要性について言及しない。
Altiris Inc. v. Symantec Corp., No.02-1137, 1138 (Fed. Cir. 2003)
*Narrow Terms, Broad Termsを区別する。
Narrow Term Broad Term
must, never, alwaysmay, sometimes, often times, preferably
essential, critical, significant, important, fundamentalpreferable, exemplary
maximize, minimize, optimize, eliminate, ensureincrease, decrease, improve, enable
requiremay, can
curetreat

8.Abstract of the Disclosure
*150word以内(日本語で400字程度)。
*改行なしの単一段落で記載(違反すると、Objectionの対象)。
*Abstractの記載内容はクレーム解釈に影響を及ぼす可能性があるので、最も広い独立クレーム以上に限定した表現を用いないことが好ましい。
・2003年7月30日を施行日として改正された37 CFR 1.72(b)において、「Abstractはクレームの解釈に参照されない。」旨の規定が削除。
・2003年7月30日以前でも、下記判例では、Abstractの記載内容を明細書の他の部分の記載と同様にクレーム解釈にあたって参照。
Hill-ROM. Co. V. Kinetic Concepts, Inc.
54USPQ2d1437 (Fed. Cir. 2000)
Tate Access Floor, Inc. v. Maxcess Tech., Inc.
55USPQ2d1513 (Fed. Cir. 2000)
Dow Chemical Company v. The United States
56USPQ2d1014 (Fed. Cir. 2000)

9.What is claimed is
(1)一般事項
*多項従属クレームを他の多項従属クレームに従属させることはできない。
*独立クレーム数および総クレーム数に留意する。
 独立クレームが3つを超える場合… 追加Fee $200/1クレーム
 総クレーム数が20を超える場合… 追加Fee $50/1クレーム
*「comprise」と「consist of」の解釈の相違に留意する。
  ・comprising, comprises → 非制限的に解釈
  ・consisting of, consisting of → 制限的に解釈
*構成要件が列挙されており、構成要件相互の関係が明確であること。
*初めての単語には「a」、2回目からは「the」。
*単数形と複数形は別の単語。
  ・「gears」から「the gear」とは言えない。
    「one of said gears」や「each of said gears」と記載する必要あり。
*最後の構成要件の前に「and」。
*同名の別構成要件は「first」「second」で区別。

(2)特殊なクレーム
①ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム
*明細書に開示された対応構造に限定して解釈される可能性があることに留意。
35 U.S.C. 112
『各要素が特定の機能を果たす手段もしくは工程として表現されたクレームは、それらの手段もしくは工程に対応するものとして明細書に記載された構造、材料または動作、及び、その均等物(equivalents)をカバーするものと解される。
*実務上の対応(御社ガイドラインより)
・Means を広い概念の普通名詞で置き換えたクレームを作成。
・meansに該当する構成を多く挙げる。
②ジェプソン形式のクレーム
*「において~を特徴とする」は「wherein」にする。「characterized in that」は使わない。
∵「characterized in that」より前に記載の事項が、先行技術として自白したものと推定される可能性がある。
③マーカッシュクレーム
*選択群は閉じていなければならない。
ex)「…a, b, cからなるGroupから1種…」
 →「からなる」を制限的に表現しなければならない
   ○comprise   ×consist
④プロダクト・バイ・プロセスクレーム
*「物」としての新規性が要求される。すなわち、先行技術であって他の製造方法によって製造された同一物を開示するものがあれば、その先行技術によって拒絶。
*侵害成否の判断にあっては、クレームに記載の方法により製造された物に権利範囲が限定される。クレームに記載されていない方法で製造された物は権利範囲外。

以 上

このページのトップへ