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Pre-Appeal Brief Conference procedureの有益性を示す統計

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成23年01月31日
(文責:新 井)

1.はじめに

特許出願の審査段階において、Final Office Actionが発行されると、出願人は、少なくとも次のいずれかの措置を講ずることができます。すなわち、(i) 更なる応答書をファイルしてAdvisory Actionが発行されるのを待つ、(ii) RCE又はCAをファイルする、(iii) 審判請求をファイルする、あるいは (iv) Pre-Appeal Brief Conference procedureを請求することが可能です。


上記のPre-Appeal Brief Conference Pilot Program は、2005年7月12日から実施されています。Board of Appeals に請求された審判請求件に対し、Pre-Appeal Brief Conference procedure* は、a panel of Examiners(担当審査官、その上司、及び経験豊富な第三の審査官)によって行われます。


Pre-Appeal Brief Conference procedureは、審判手続の審理前(Appeal Brief をファイルする前)に、拒絶理由の法律上の根拠および事実上の根拠をa panel of Examiners に再検討してもらう機会を出願人に付与するためのものです。a panel of Examinersは、合議の結果、審判手続不要と判断した場合、出願人は上記Appeal Brief をファイルするための時間と費用を節減できます。また、Pre-Appeal Brief Conference procedureは、その請求から45日以内に、Decisionが出願人へ送付されることになっている点においても有利です。*



2.Pre-Appeal Brief Conference procedureの有益性

2010年11月15日にUSPTOは、Pre-Appeal Brief Conference procedureに関する統計を公表しました* 。この統計は、Final Office Action 後の措置としてPre-Appeal Brief Conference procedureを請求することが出願人にとって有益であることを示しています。


なお、Pre-Appeal Brief Conference procedureの請求自体にはOfficial Feeが課せられない(Notice of Appealの費用(540米ドル)は必要)と共に、以下の統計が示すように、成功率(審査の再開またはNotice of Allowanceを受領する率)は約40%と高率です。


表1はPre-Appeal Brief Conference procedureに関する統計を示しており、表2は審判請求に関する統計を示しています。

各表を参照しながら、Pre-Appeal Brief Conference procedureの有益性について以下に説明します。


【表1 過去5年間のPre-Appeal Brief Conference procedureに関する統計】


会計年度 請求件数 請求の割合(%) 審判手続続行(%) 審査再開(%) 全拒絶理由の取下(%) 不完全請求(%)
2006 6525 24 55 37 5 3
2007 7240 25 56 38 4 2
2008 8255 27 59 37 2 2
2009 9967 30 56 39 3 2
2010 12019 34 56 38 5 1

表1から明らかなように、Pre-Appeal Brief Conference procedureにおいて、審査が再開されたか、あるいは拒絶理由が取り下げられた(Notice of Allowanceが発行された)ケースは、ここ5年間で、39%~43%と非常に高率です(審判手続の審理に進むケースは、55%~59%です。)。

Pre-Appeal Brief Conference procedure(表1)に関する統計と比較する意味で、USPTOは、過去13年間の審判手続に関する統計も公表していいます(表2を参照)。


【表2 過去13年間の審判手続に関する統計】


会計年度 Examiner’s Answer(%) 審査再開(%) 全拒絶理由の取下(%) 他のアクション(%)
1998 58 12 29 1
1999 52 15 32 1
2000 46 21 32 1
2001 40 25 34 1
2002 38 26 34 1
2003 38 29 31 1
2004 39 32 27 2
2005 39 35 24 2
2006 49 30 19 2
2007 56 28 14 2
2008 59 28 12 1
2009 56 27 16 1
2010 59 23 17 1

表2から明らかなように、過去13年間で、審判請求件の38%~59%に対して審判手続が続行されたのに対し、37%-60%に対して審査が再開されるか又は全ての拒絶理由が取り下げられています。

例えば、2010年度を例にとれば、審判請求件のうち59%に対してExaminer’s Answerが発行されている(審判手続が続行された)のに対し、審査が再開された(23%)か又はNotice of Allowanceが発行された(17%)ケースが合計40%となっています。


表1および表2から明らかなように、Pre-Appeal Brief Conference procedureと、審判手続とは、統計上、出願人にとって有利な決定がなされる率がほぼ同率です。ケースバイケースですが、審査段階において講じ得る措置をすべて講じたが審査官を説得することができなかった場合、いきなり審判手続を行うのではなくて、まずPre-Appeal Brief Conference procedureを行うことが、出願人にとって有益な措置であると考えます。これにより、プロセキューション時に要する費用、労力、及び時間等を削減することができます。



以 上



*1 Pre-Appeal Brief Conference を請求するためには、”a Request for Pre-Appeal Brief Conference” を審判請求と同時にファイルすることが必要です(別途、ファイリング費用の支払いは不要であり、Appeal Brief 作成に要する費用よりも遥かに低額。)。
”a Request for Pre-Appeal Brief Conference” においては、簡明で、簡潔で、論点の絞られた再検討の請求理由(特に、拒絶理由やprima facie rejection の確立に必要な必須要素の欠落等における審査官の明白な過失を特定すること。)を5頁以内で開陳することが求められています。ただし、上記請求理由は、”a Request for Pre-Appeal Brief Conference” の一部であり、同時にファイルすることが必要です。

*2 Pre-Appeal Brief Conference procedure が実施されると、本件出願のステータスに関する決定についてUSPTOから郵送による通知を受領します。
具体的には、次の (1) ~ (4) のいずれかが通知されます。

(2000) 審判手続をする少なくとも一つの実効的な争点が存在するので、本審判手続を続行する。
(2000) 本件のプロセキューションを再開する(追って、Official Communication が送達される。場合によっては、補正案が添付され、これに出願人が同意すれば、Notice of Allowance が送達される。)。
(2000) 出願が許可可能状態にあるので、プロセキューションを終了する。
(2000) 要件を満足していないので、本審判請求を却下する。

*3 LINK: http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-28493.pdf

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