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1. U.S. Copyright OfficeがOnline Copyright Application Systemを実施。
U.S. Copyright Officeは、Electronic Copyright Office ("eCO") Online Systemを使用して著作権の出願が行えるようにしました。オンライン出願を行うことによって、低手続費用(35ドル)で、出願処理速度の高速化と、オンラインでのステータス確認が可能となります。詳しくは、http://www.copyright.gov/eco/をアクセスください。


2.Kuney v. Bean (BayState v. Bowers) (Fed. Cir. 2008) において、CAFC は、権利を乱用しているとの理由により、特許訴訟事件において公にされない書類を公にするように地方裁判所に圧力をかけています。詳しくは、http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1204.pdfをアクセスください。


3.最近のBPAI Decisions
(3-1) Ex parte Fu, Appeal No. 2008-0601, 2008 WL 867826 (BPAI March 31, 2008)において、KSR事件を適用し、あるspeciesを限られた数のspecies を含むgenus に置き換えることが自明である旨の判断が下されました。

(3-2) Ex parte Wasynczuk (BPAI June 2, 2008)において、他の法上のカテゴリの一つを採用したプロセスを文言しているという理由により的コンピュータ方法クレームが特許可能な発明の主題であるのに対し、特定の機械を実施することを文言していないという理由によりコンピュータ実施システムを規定するクレームが特許可能な発明の主題ではない旨の判断が下されました。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd081496.pdfを参照ください。

(3-3) Ex parte Ghuman, Appeal No. 2008-1175 (BPAI May 1, 2008)において、審判に供されていない拒絶クレームは、審査官によって取り下げられ且つキャンセルされたと判断されました。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/prec/rm081175.pdfを参照ください。

(3-4) Ex parte Kim (BPAI May 29, 2008)において、USPTOが事実上の根拠または合理的な根拠が無い場合、クレームの文言を特定な意味に解釈しないという、記載不備に係る拒絶理由が維持されべき旨の判断が下されました。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd073980.pdfを参照ください。

(3-5) Ex parte Letts, Appeal No. 2007-1392, 2008 WL 275515 (BPAI January 31, 2008)において、出願人は審理対象クレームを条件付で取り下げることができない場合がある旨の判断が下されました。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/prec/fd071823.pdfを参照ください。 

(3-6) Ex parte Langemyr (BPAI May 28. 2008)において、たとえコンピュータ上で処理しディスプレイ上に出力されたとしても、データの数学的取扱が発明の主題とならない旨の判断が下されました。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/bpai/its/fd081495.pdfを参照ください。


4.USPTO が、パイロットプログラム期間を設け、certain affidavit and renewal filingsに係るグレースピリオドのプラクティスの変更をする予定です。 従来は、6ヶ月間内に、certain affidavit 又は renewal filingsをファイルしない場合、USPTOは、3ヶ月のグレースピリオドが付与されていましたが、今回、3ヶ月が30日に短縮される予定です。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/trademarks/notices/pilotautocancel.htmlをアクセスください。


5.トライウェイパイロットプログラム
AIPLAは、2008年7月14日に、JPO、EPO、USPTOが、サーチ結果の共有するトライウェイパイロットプログラムに関する合意に至った旨、表明しています。USPTOは、各庁における重複作業を低減し、審査業務の効率化を図ると共に、現行のPatent Prosecution Highway Programを補完するために、7月28日から1年間の予定でトライアル行う予定です。ただし、植物特許、意匠特許、再発行特許出願、再審査出願、および仮出願等は、対象外です。

 米国で出願された後に日本とEPに出願される案件が、今回のトライウェイパイロットプログラムの対象であり、最大100件を予定しており、1技術分野当たり10~15件程度に制限し、分野に偏りがないよう配慮することになっています。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/triway_pilot_07152008.pdfをアクセスください。


6.Ebay が偽ブランド品に係る訴訟に勝訴
Tiffany & Co.によって4年前にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提訴されていた最近のケースに関し、判決が下された。同地方裁判所は、Ebay Inc. のウェブサイト上で販売されていたTiffany & Co.の偽商品に対して法的責任はない旨の認定を行いました。また、Ebay Inc. が、そのウェブ上で偽商品の販売を可能にし、その販売を促進していたとの原告の主張を認めず、同裁判所は、Tiffany & Co.が、直接・間接侵害、不正競争、偽広告、直接・間接に商標の価値を下げる行為に対する責務を果たしていない旨を判示しました。詳しくは、http://www1.nysd.uscourts.gov/cases/show.php?db=special&id=84をアクセスください。


7.方法クレーム発明の侵害の成否
 CAFCは、Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.事件において、方法クレーム発明の侵害に対し、明確な判断を示した。問題の方法クレーム発明は、"electronic methods for conducting original issuer auctions of financial instruments (i.e., methods for performing auctions for original-issuer municipal bonds over the Internet)”に係るものであった。
CAFCは、本件において、どの当事者も問題のクレーム発明の全ての工程を実行していない旨の決定に基づき、被告の非侵害の認定を行いました。これは、方法クレーム発明は、規定する全ての工程が実施された場合にのみ侵害が成立するとの判例( BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)) と一致する認定です。本件のクレームに記載の方法発明は、幾つかの工程は入札者によって実施される一方、他の工程は、競売人のコンピュータシステムによって実行されます。CAFCは、少なくとも入札者と競売人の行為を組み合わせることができるか否かで、競売人による侵害の成否が決まる旨の判断を示しました。詳しくは、http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1485.pdfを参照ください。


8.USPTO が”Peer Review Pilot”プログラムにビジネスモデル特許を追加
 USPTOは、2007年6月に開始した第三者から先行技術の情報提供を受ける”Peer Review Pilot” プログラムの期間延長(2009年6月15日まで12カ月間延長)と、出願件数の上限の拡大、対象出願の範囲の拡大を発表しました。これまでの上記プログラムの適用対象は、コンピュータ関連特許に限定されていましたが、今回ビジネスメソッド特許出願が対象に追加されました。

 USPTOの長官は、”Peer Review Pilot”が、最も関連性の高い先行技術の特定をスピード化する方法となるようを支援し続ける。ビジネスメソッド特許を含めることによってプログラムの利用者が増加すると共に、プログラムの効果をより厳密に評価できるであろう旨、コメントしています。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-26.htmを参照ください。


9.Scope of Foreign Filing Licenses
US出願用の準備のために発明の主題を持ち出そうと考える出願人は、Bureau of Industry and Security (BIS) at the Department of Commerceにコンタクトをとり、適切な認可を受けなければならなくなります。なお、出願人および出願関係者は、foreign filing license等のライセンスをUSPTOから取得して外国に発明の主題を持ち出すことが外国特許出願手続に関連した目的に限定されることを忘れてはなりません。すなわち、foreign filing licenseを取得したからといって、US出願用の準備のために発明の主題を米国外へ持ち出すことが認可されたわけではありません。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr42781.pdfをアクセスください。


10.クレーム解釈にフェスト判決を適用(University of Texas v. BENQ, et al. (Fed. Cir. 2008))
テキサス大学の特許クレーム10および11は、送付前にテキストメッセージを2値の音節要素に変換することを規定していました。連邦地裁は、上記クレームの解釈を行い、侵害が成立しない旨の略式判決を追認しました。これを不服とし、BENQ, et al.はCAFCに控訴しました。争点は、「音節要素」という文言にありました。テキサス大学は、この文言が1音節の文字列よりも広く解釈されることを望んでいました。この文言解釈に対して、CAFCは、出願審査経過を調べ、次のように認定しました。

すなわち、もともと、特許クレーム10は、アルファベット文字列に整合させることことを規定すると共に、その従属クレームにおいて、上記文字列が単語であることを特定していた。その後、審査の過程で、単語に整合させることを示す引用文献が示され、音節要素と整合させるように補正されると共に上記従属クレームはキャンセルされた。この従属クレームのキャンセルにより、「音節要素」に全ての単語が含まれないことになる。上記補正は、上記引用文献を克服するためになされたものであるので、オリジナルの記載と同じ広さを享受できない。「音節要素」が単語を含んでいたら、従来技術(単語と整合させること)は、上記引用文献との差異を明確にするために補正されたクレーム10に記載の上記特徴を教示するであろう。出願審査経過に鑑み、記録にサポートされていないテキサス大学の主張を斥ける。詳しくは、http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1388.pdfをご参照ください。


11.Tafas v. Dudas Appealにおいて、USPTOがOpening Briefをファイル
地裁の判事Cacherisは、継続出願数およびクレーム数に係るルール改正は、35 U.S.C. § 2(b)(2)下の実体的なものに相当するのでUSPTOの権限を越えたものであり、それゆえ永久に指し止めする旨の決定を下した。
これに対して、USPTOは、Opening Briefをファイルし、主として次の2つの事項を主張しました。すなわち、第一に、USPTO は、ルール制定の権限内で行動している。第二に、USPTO は、継続出願数およびクレーム数に係るルール改正は、関連の法規定に違反するものではない。詳しくは、http://www.patentlyo.com/patent/ptotafas.pdfをご参照ください。


12.仮差止決定前にクレーム解釈は不要であることが示された(Novo Nordisk v. Sanofi-Aventis (Fed. Cir. 2008))

Novo Nordisk社は、disposable insulin delivery "pen" (an medication injection device that requires less force to inject the medication and prevents the user from dialing up a dose that exceeds the amount left in the cartridge) に係る特許(USP 7,241,278)を所有しており、この特許権をSanofi -Aventis社が侵害しているとの理由により連邦地方裁判所に提訴した。

クレーム1は、次のように規定されている。
1. A drug delivery device comprising:
a piston rod having at least one threaded portion (4);
a dose dial sleeve (17) threadedly engaged with a portion of the device and having a scale indicative of dose sizes and wherein the dose dial sleeve is rotatable during a dose setting operation so that it can be rotated to a position where a predetermined dose is indicated on the scale;
a drive sleeve (20) for driving the piston rod; and
a clutch (21), which is comprised of one or more components (33, 32), that releasably couples the dose dial sleeve (17) and the drive sleeve (20); and wherein:
(i) during the dose setting operation the dose dial sleeve (17) and the drive sleeve (20) are coupled by the clutch so that they rotate together; and
(ii) during injecting of medication from the device, the dose dial sleeve (17) is decoupled from the drive sleeve (20) and so that it rotates back to an original pre-dose setting position upon completion of the injection but the drive sleeve (20) does not rotate during injecting of medication but instead moves in a longitudinal direction toward an injecting end of the device.

2008年2月19日に、連邦地方裁判所は、Novo Nordisk社の求める仮差止請求を認めなかった。その理由は、Sanofi -Aventis社が、Novo Nordisk社の所有する特許権を侵害していないことを示す旨の反論をしており、連邦地方裁判所がこれを認めたからである。これを不服とし、Novo Nordisk社 は、CAFCに控訴したが、CAFCは、仮差止を認めなかったことが連邦地方裁判所の裁量の範囲内であるとの理由により、即座に、地裁の決定を支持する旨の決定を行った(Judge Cooper found that there was a "substantial question of non-infringement" based on Sanofi's argument that the claims required a “gearbox” and a “non-rotating piston rod” because that was the "invention." This was the only preliminary injunction factor addressed by the court and its sole stated basis for denying the injunciton. )。

 CAFCは、(i) 連邦地方裁判所が依拠するファクタに明らかな誤りがあったこと、(ii) 誤認定を破棄した結果、仮の救済を認めなかったことが、結果として、裁判所の裁量権の濫用になるであろうことの双方が控訴人によって示された場合に限り、地裁の決定を破棄する(New Eng. Braiding Co. v. A.W. Chesterton Co., 970 F.2d 878 (Fed. Cir. 1992))旨、判示した。

本件の場合、連邦地方裁判所は、仮差止請求に先立って、クレーム解釈を行わなかった。しかしながら、特許クレーム発明が、”direct gearing and a non-rotatable piston”を必須としていたかどうかという争点は存在していた。なお、上記必須の構成を充足する構成は、イ号製品には存在しない。

下級裁が、クレーム解釈に係る事項を判断せずに仮差止請求を認めなかったことは適切であった旨の判断をCAFC は示した。

仮差止段階では、本件が、大きな争点として、クレーム解釈やクレームの有効性を提示しているか否かは無関係である。そうではなくて、これら2つの争点のうち少なくとも一つが存在すれば、仮差止請求を認めない旨を決定した連邦地方裁判所の決定が正しいと判断するのに十分である。したがって、CAFCは、連邦地方裁判所の判決を支持する。詳細については、 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1225.pdfをアクセスしてください。


13.Final Rule における関連出願に係る規定の新たな施行日

USPTOは、CAFCにおいて継続出願の回数やクレーム数等に係るFinal Ruleの施行差止の当否が審理されているが、差止が解除された場合、官報(Federal Register)において、Final Ruleの施行日を明確にする旨、注意を喚起している。

上記官報によれば、Final Ruleにおける、関連出願に係る要件(Commonly Owned Applications and Patents [37 CFR 1.78(f)(1) and (f)(2)]*)については、差止が不当との判決が下されたら後、USPTOは、新たに通知する施行日から発効すると共に、遡及効がない旨、通知している。なお、上記以外の改正事項については、言及されていない。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-33.htmと http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/73fr45999.pdfとをご参照ください。

(*)
出願人(譲受人)が同一で,少なくとも1 人の発明者が共通であり,出願日(または優先日)が2 月以内の出願(特許)がある場合,出願人は,所定期間内に,それぞれ対象となる出願番号(または特許番号)を書面(separate sheet)に記載して米国特許商標庁に提出しなければならない(37 CFR 1.78(f)(1)(i))。書面の提出期間は,米国出願日から4 月または出願受領書の発送日から2 月のいずれか遅い日(延長不可)までである(37 CFR 1.78(f)(1)(ii))。

Under 37 CFR 1.78(f)(1), applicant in a nonprovisional application that has not been allowed (37 CFR 1.311) must identify by application number (i.e., series code and serial number) and patent number (if applicable) each other pending or patented nonprovisional application, in a separate paper, for which the following conditions are met:
(A) The nonprovisional application has a filing date that is the same as or within two months of the filing date of the other pending or patented nonprovisional application, taking into account any filing date for which a benefit is sought under title 35, United States Code;
(B) The nonprovisional application names at least one inventor in common with the other pending or patented nonprovisional application; and
(C) The nonprovisional application is owned by the same person, or subject to an obligation of assignment to the same person, as the other pending or patented nonprovisional application.

Under 37 CFR 1.78(f)(2)(i), a rebuttable presumption shall exist that a nonprovisional application contains at least one claim that is not patentably distinct from at least one of the claims in another pending or patented nonprovisional application if the following conditions are met:
(A) The nonprovisional application has a filing date that is the same as the filing date of the other pending or patented nonprovisional application, taking into account any filing date for which a benefit is sought under title 35, United States Code;
(B) The nonprovisional application names at least one inventor in common with the other pending or patented nonprovisional application;
(C) The nonprovisional application is owned by the same person, or subject to an obligation of assignment to the same person, as the other pending or patented nonprovisional application; and
(D) The nonprovisional application and the other pending or patented nonprovisional application contain substantial overlapping disclosure. Substantial overlapping disclosure exists if the other pending or patented nonprovisional application has written description support under the first paragraph of 35 U.S.C. 112 for at least one claim in the nonprovisional application.


14.USPTOの料金改定

USPTOの料金が改定されます(Effective Date: October 2, 2008.)。詳しくは、”Revision of Patent Fees for Fiscal Year 2009 Final Rule”をご参照ください。


15.米英Patent Prosecution Highway Pilot Programの延長決定

2007/9/4~2008/9/4の期間限定で始まった米英Patent Prosecution Highway Pilot Programの試行期間が延長されることになりました。詳しくは、http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/extphpukipo.pdfをアクセスください。


16.USPTOのFinal Rules に係るAppealの進捗状況
2008年9月24日に、SmithKline Beecham Corp., SmithKline Beecham plc, and Glaxo Group Ltd. (GSK) が、Tafas v. Dudas appeal において(リンク先:http://www.patentdocs.net/patent_docs/2008/09/index.html)Brief (リンク先:http://www.patentdocs.net/patent_docs/files/gsk_brief.pdf)をファイルしました。
 
Tafas v. Dudas Appealにおいて、USPTOは、主として、次の2点を主張していました。
・ USPTO は、自身が有する規則制定権の範囲内で行動した。
・ 1出願ファミリごとにファイルできる継続出願数およびクレーム数を制限する規則は、法による規定に反するものではない。

 これに対して、GSK は、今回のBriefにおいて、次のように反論しています。

・ 確かにUSPTOが、手続に関する規則制定権を有しているが、今回のような実体的なルール改正を通過させる権限を有していない。
・ 連邦地方裁判所が、規則が実体的であるとはどういことかに関する最高裁やCAFCの定まった見解(個々の権利義務に影響を与える現行の法や政策を変更する規則が実体的なものである。)を慎重に適用した。Final Rulesは、出願人が継続出願やRCEやクレームを数多くファイルし過ぎであることに巧妙に対応するためのものであり、このことは、Final Rulesが実体的なものであることを示している。
・ 継続出願やクレーム数を制限する規則は、現行法に反するものである。このような規則は、35 U.S.C. § 120下で保証されている出願人にとって貴重な権利を奪うものである。
・ 1出願当たりにファイルできるRCEの数を制限することは、35 U.S.C. § 132(b)(USPTOは、出願人の請求に応じてRCEがファイルされるように規則を制定しなければならないことが規定されている。)の規定に反するものであるので、RCEの数を制限することは、上記規定に反する。
・ Final Rules は、USC 35 Section 112, 2の規定(出願人は、1つの出願において1つ以上のクレームを記載することを認める旨が規定されている。)に矛盾する。
・ ESDに関し、USPTOが、出願人に対して、特許性に関する審査と先行技術調査とを行うことを求めることができるように法律を改正できるのは議会だけであるが、未だそのような改正を議会は行っていない。加えて、Final RulesもUSPTOも、ESDのサーチ範囲について示していない。
・ Final Rules(new Rules 75, 78, 114, and 265)は、非合法的に遡及されるべきではない。

今後の予定
• October 15, 2008: Appellants' reply brief and joint appendix due
• December:oral arguments

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