외국 의장출원 유의사항

외국 의장출원 유의사항

1. 디자인이란(보호 대상)

일본에서 의장권을 취득하면, 대부분의 분은 「놀라운 디자인이라고 나라로부터 먹이 첨부를 받았다.」라고 생각해, 외국에서도 의장권을 취득할 수 있을 것이라고 생각합니다.

그런데, 그 디자인이 아무리 멋지고 신규인 것이라도, 외국에서는 의장권을 취득할 수 없는 경우가 있습니다. 왜냐하면 의장권의 보호대상인 '의장'에 대한 정의가 국가에 따라 다르기 때문입니다. 예를 들어, 일본에서 '의장'으로 새롭게 인정된 이미지만의 의장은 중국에서는 인정되지 않았습니다. 반대로 일본에서는 '의장'으로 인정되지 않은 모양 그 자체나 캐릭터, 로고 등을 '의장'으로 인정하고 있는 나라도 있습니다.

외국에 의장 출원하려고 하는 경우, 그 의장이, 그 나라에서 「의장」으로서 인정되고 있는지에 대해서 출원전에 충분히 확인할 필요가 있습니다.

2. 출원시기

일본에서 출원/등록한 의장을 외국에 출원할 때에는 일본에서의 출원/등록 의장을 기초로 파리 조약상의 우선권을 주장하여 출원하는 것이 보통입니다. 우선권이 인정되면 일본에서의 출원일을 기준으로 신규성, 창작비 용이성 등의 등록요건이 판단되므로 심사상 유리하게 되기 때문입니다.

그러나 출원국에서 우선권을 주장할 수 있는 시기는 기초출원일로부터 6개월로 파리조약에 의해 정해져 있습니다. 외국 출원 시에는 이 시기적 요건을 충족하는지 확인해야 합니다. ※특허에서는 우선권을 주장할 수 있는 기간이 최초의 출원으로부터 1년이 되고 있습니다. 디자인은 특허보다 기간이 짧기 때문에 주의가 필요합니다.

3. 심사의 유무

일본에서는 의장 출원되면 의장 등록되기 전에 심사관에 의해 그 의장이 등록 요건을 충족하고 있는지 여부가 심사됩니다. 즉, 출원된 의장이 신규 것(새로운 것)인지, 쉽게 창작할 수 있었던 것이 아닌가, 등 검토되는 것입니다. 예를 들어, 출원된 의장이 출원 전부터 있던 의장과 유사하다고 판단되면, 그 의장은 의장권을 취득할 수 없습니다.

그런데 나라에 따라서는 이 실체심사가 거의 없는 나라, 또는 등록요건의 일부에 대해서만 심사하는 나라 혹은 물품의 종류에 따라 심사하거나 심사하지 않는 국가도 있습니다. 실체심사가 없으면 방식요건을 충족하고 있으면 등록되지만, 등록후에 등록요건을 충족하지 않는 것을 알면 무효심판으로 의장권을 취소되는 경우도 있으므로 권리적으로는 불안정해진다. 합니다.

또, 심사의 유무에 의해서, 등록되기까지의 기간이 바뀌어 옵니다, 의장의 등록 가능성도 바뀌어 오기 때문에, 출원하려고 하는 나라의 심사 제도에 대해서 확인할 필요가 있습니다.

4. 신규성에 대하여

디자인은 물품 등의 외관이므로, 눈에 띄면 즉시 신규성을 잃어 버립니다. 또, 디자인은 유행성이 있으므로 판매를 타진하기 위해 전시회를 여는 경우도 많아, 전시회등에서 디자인을 공개하면 신규성을 잃고 의장권을 취득할 수 없게 되어 버립니다. 이러한 경우의 구제조치로서 일본에서는 신규성 상실 예외라는 규정이 있습니다만, 일정한 요건을 충족하면 신규성을 상실해도 신규성을 상실하지 않은 것으로 심사됩니다.

그런데 일본에서 신규성 상실의 예외규정의 적용을 받아 등록된 의장을 외국에 출원하는 경우에는 어떻게 될까요? 미국이나 유럽과 같이 신규성을 상실한 후 일정기간 이내라면 출원 시 신규성 상실 예외의 적용을 받기 위한 특별한 절차를 필요로 하지 않는 국가도 있고, 중국처럼 비상 에 엄격하게 신규성 상실 예외의 적용에 대해 판단되는 국가도 있습니다.

그래서 일본에서 신규성 상실의 예외규정의 적용을 받고 출원/등록된 의장이라도 외국에 출원하는 경우에는 출원 예정국의 신규성 상실의 예외규정의 적용을 받을 것 할 수 있는지 확인해야합니다.

또한 외국에서 신규성 상실 예외규정의 적용을 받을 경우 우선권의 주장과는 별도의 규정이 되므로 주의가 필요합니다.

5. 관련 의장에 대해서

일본에서 관련 의장으로 출원한 의장을 외국 출원할 때, 그 나라에 관련 의장 제도가 있는지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 대만이나 한국에서는 관련 의장 제도가 있지만 유럽에서는 관련 의장 제도가 없습니다. 중국에서는 관련 의장 제도는 없지만 유사 의장 제도가 있습니다. 미국에서는 의장은 의장특허로서 특허법으로 보호되어 있으며, 하나의 발명 개념에 포함되는 것이면 실시예로서 한 출원에 포함될 수 있다. 우리 일본인으로 하면 조금 이상한 감각이군요.

6. 복수의 디자인 일괄 출원에 대해서

일본에 있어서도, 령화 원년의 개정 의장법에 의해, 3년 4월 1일부터 복수 의장 일괄 출원이 가능하게 되었습니다. 1개의 출원에 2이상의 의장을 포함할 수 있는 제도를 복수 의장 일괄출원이라고 합니다. 유럽에서는 로카르노 분류가 동일하면 전자출원의 경우 99의 디자인까지 한 출원에 포함할 수 있습니다. 또 한국에도 복수 의장등록출원제도가 있어, 같은 종류에 속하는 물품이면 100의 의장까지 1개의 출원에 포함할 수 있습니다. (일본의 경우는, 상한 100의 의장까지이면, 로카르노 분류의 동일성이나, 의장의 유사성 등의 의장의 범위는 무제한입니다)

복수의장 일괄출원의 요건을 충족하고 일의장일출원과 비교하여 단점이 없는 경우, 출원비용을 절약할 수 있는 등의 장점이 있으면 검토해볼 수 있습니다.

7. 부분 의장에 대해서

미국과 유럽에는 부분 디자인 시스템이 있지만 중국에는 부분 디자인 시스템이 없습니다. 또한 인도와 같이 부분 의장의 등록은 실무적으로 인정되고 있지만, 독립적으로 제조·판매되는 부분에 한정되는 등 일본과 다른 요건을 요구하는 국가도 존재합니다. 일본에서 부분 의장으로 출원한 의장을 부분 의장 제도가 없는 나라에 출원하는 경우에, 특징 있는 부분을 보호하기 위해 어떠한 출원으로 해야 하는지 검토해야 합니다.
또, 부분 의장 제도가 없는 나라에 출원하는 경우, 도면의 파선 부분으로 나타낸 「그 외의 부분」을 실선으로 수정하는 등 전체 의장으로서 출원하는 방법이 있습니다. 이 경우에도 부분 의장 제도가 없는 대부분의 국가에서는 우선권 주장이 인정되는 것 같습니다만, 만약을 위해 사전에 우선권 주장이 인정되는지 확인하는 것이 바람직합니다.

8. 원서의 기재에 대해서

일본 출원시에 원서에 기재한 【의장에 관련된 물품의 설명】등을, 그대로 외국 출원의 원서에 기재해야 하는지, 혹은 수정할지, 또는 아무것도 쓰지 않는 것이 좋은 것에 대해서도, 출원국의 제도를 확인하고 생각해야 합니다. 어떠한 기재로 하면 충분한 보호를 받을 수 있는지, 혹은 권리 범위를 가능한 한 넓게 할 수 있는지, 검토할 필요가 있기 때문입니다.

또, 중국과 같이 「창작의 요점」을 기재해야 하는 국가도 있고, 유럽과 같이 【의장에 관련된 물품】의 명칭이, 디자인의 권리 범위의 판단에 고려되지 않는 국가도 있습니다.

9. 제출 도면에 대해서

제출하는 도면에 대해서도 국가에 따라 다양한 결정이 있습니다. 유럽은 제출하는 도면의 매수에 제한이 있습니다만, 비교적 도면의 표현은 자유롭고, 예를 들면 점포의 특징 부분의 사진등을 제출할 수 있습니다. 또한 대만은 디자인이 입체인 경우 사시도 제출이 필수입니다. 미국은 투명 부분을 해칭이나 박묵 등으로 표시하는 것은 인정되지 않으며, 단면도를 제출하면 권리 범위가 좁아져 버리는 경우가 있습니다. 또한 인도에서는 사용 상태를 나타내는 참고도는 인정되지 않습니다.

이와 같이 나라에 따라 상당한 차이가 있기 때문에, 처음부터 외국 출원이 예정되어 있는 출원에 대해서는, 일본 출원시부터 그 나라의 규정에 맞추어 도면을 작성해 두는 것이 바람직합니다만, 그렇지 않다 경우 외국 출원 전에 검토가 필요합니다. 도면을 수정하면 의장의 동일성이 인정되지 않게 되어 우선권 주장을 할 수 없게 될 우려가 있기 때문입니다. 그 국가의 규정에 맞게 수정한 도면을 제출하여 외국출원해야 하는지, 혹은 일본출원시의 도면 그대로 외국출원하여 거절이유를 받은 경우 도면을 수정해야 하는지 생각 없어야 합니다. 미국에서는 디자인의 동일성의 판단은 우선권 주장의 판단시에는 비교적 느슨하다고 생각되지만, 보정시에는 엄격하다고 생각되기 때문에, 미국 출원시에 도면을 수정해 두는 것이 좋다고 생각 됩니다.

10. 사진이나 CG에 대해서

일본에서 사진이나 CG로 디자인 출원한 경우 외국 출원하는 국가가 사진이나 CG의 제출을 ​​인정하고 있는지 여부도 확인해야 합니다. 또한 일본에서 사진이나 CG로 디자인 출원하여 외국 출원용으로 도면을 작성하여 제출한 경우 우선권 주장이 인정되는지에 대해서도 검토할 필요가 있습니다.

이상과 같이, 「의장」이라고 한마디로 말해도, 나라에 의해 의장의 정의, 보호 대상이 다르고, 보호되는 법률도, 의장법 외에 미국과 같이 특허법으로 보호되는 등 각종 입니다. 부분 의장 제도나 관련 의장 제도 등 의장 제도도 국가에 따라 다릅니다. 이와 같이 국가에 따라 다른 보호제도 속에서 외국출원할 때 그 국가의 의장의 등록요건을 충족하고 의장의 동일성을 유지하며 우선권주장의 유효성을 유지해야 합니다. 이를 위해 각국의 법제도를 충분히 확인하여 어떠한 외국 의장출원으로 할 것인지 신중하게 검토해 나갈 필요가 있습니다.

현장에서는 경험이 풍부한 변리사와 다양한 국가의 현지 대리인과의 연계를 통해 고객의 디자인을 보호하기 위한 최적의 방법으로 외국 출원을 지원합니다. 외국 출원으로 곤란할 때는, 꼭 당소에 문의해 주세요.

외국 의장 출원의 필요성

1. 제품의 수출·판매처의 각국에서의 실시를 확보한다

속지주의(각국의 법률 적용범위는 그 나라의 영역에 한정된다는 주의)

의장권은 나라마다 성립하고, 원칙적으로 등록을 받은 나라에 한해 효력이 있을 것입니다. 일본에서 의장권을 취득한 경우, 효력이 미치는 것은 일본 국내에 한정됩니다. 따라서 중국이나 미국 등 외국에서 의장의 실시를 확보하기 위해서는 각 나라에서 의장권을 취득하고 있어야 합니다.

의장권이 나라마다 독립적으로 성립하기 때문에 일본에서 의장권을 취득하고 있는 의장이라도 외국에서 타인에게 자기의 의장과 동일한 유사한 의장에 대해 의장권을 취득되어 버리면 , 당해 의장권을 가지는 자기의 제품을 일본에서 외국으로 수출한 경우, 그 나라 타인의 의장권의 침해가 되어 버려, 금지·손해 배상을 청구될 위험성이 있습니다.

2. 제품의 수출·판매처의 각국에서 모방품을 배제한다

외국에서 모방품이 제조 판매되고 있는 것을 발견해도, 당국에서의 의장권을 취득하지 않은 경우, 의장권에 근거하는 금지 등을 실시할 수 없습니다. 이러한 문제를 방지하기 위해서는 제품을 수출할 예정인 국가나 모방품이 나돌고 있는 국가에서 의장권을 취득해 둘 필요가 있습니다.

주요 경로

1. 직접 신청

의장권을 취득하고 싶은 나라마다 직접 출원할 수 있습니다.

직접 출원의 경우, 출원하는 나라마다, 그 나라의 언어, 출원 양식으로 출원 서류를 작성하지 않으면 안되는 것, 출원 후의 관리(주소 변경 등의 수속, 갱신 수속 등)도 각국마다 한다 필요하기 때문에 번거롭다는 단점이 있습니다.

또, 복수의 국가에 의장 출원을 하는 경우, 출원 후 곧 공개되는 국가나 지역(EU)에 출원하는 경우는 거기에서 신규성을 상실해 버리기 때문에, 우선권의 주장을 전제로 출원의 계획 세우는 것이 필요합니다.

2. 헤이그 협정에 의한 국제 의장 출원

헤이그(헤그) 협정이란, 각국별로 발생하는 출원 수속을 일원화해, 국제 사무국에의 하나의 출원 수속으로, 지정한 나라 각각에 출원했을 경우와 동등의 효과를 얻을 수 있는 의장의 국제 출원・등록 시스템입니다.

≪ 이점 ≫

영어, 프랑스어, 스페인어에서 출원인이 선택한 단일 언어로 출원할 수 있으므로 번역 부담을 줄일 수 있습니다. 마드리드 협정의 의정서에 의한 국제 상표 출원(이하, 「마드프로 출원」이라고 한다.)과 마찬가지로, 현지 대리인을 통해서 출원할 필요가 없기 때문에, 코스트를 억제할 수 있습니다*1. 무심사국이면 국제공표로부터 6개월 또는 12개월까지 등록, 실체심사국이면 늦어도 12개월로 심사결과(등록 또는 거절)가 나옵니다. 또한 일괄 등록 갱신이 가능하기 때문에 갱신 관리가 쉬워집니다.

*1 단, 거절 신고에 응답하는 경우에는 현지 대리인을 지정해야 합니다.

특허의 국제출원(PCT)과 같이, 국내 이행 수속을 할 필요가 없고, 상표의 마도프로 출원과 같이, 일본의 출원을 기초로 할 필요가 없는 점에서도, 수속의 간략화가 도모되고 있습니다 .

≪ 단점 ≫

일본어로 신청할 수 없습니다. 원칙적으로 국제등록일로부터 6개월 후(국가에 따라 연장가능, 일본은 최장 30개월*2)에 국제공보로 공표되기 때문에 등록 여부에 관계없이 디자인이 공표되어 버립니다. 이 때, 거절된 원서의 내용뿐만 아니라 거절 이유나 인례가 된 유사 선행 의장의 내용도 공표되기 때문에, 의장 출원의 전략상, 큰 단점이 됩니다(반면, 일본 출원에서는 원칙적으로 등록에 된 디자인 밖에 공개되지 않습니다). 일본 출원과 달리 비밀 의장 제도(등록으로부터 최장 3년간 의장을 비공개)도 없습니다.

*2 지정국 중에 공표의 연장을 인정하지 않는 국가가 포함되어 있는 경우는 당해 국가의 지정을 취하하지 않는 한 공표의 연장은 인정되지 않습니다.

헤이그 디자인 출원에 대한 자세한 내용은여기를 참조하십시오.

3. 유럽 ​​공동체 의장 제도에 의한 의장 출원

유럽 ​​공동체 의장 제도에 근거한 출원을 실시하는 것으로, 1개의 출원으로 유럽 공동체 전 회원국에서의 권리를 취득할 수 있습니다.

권리가 일원화되기 때문에 등록이 취소된 경우에는 유럽 공동체 전체에 대해 효력이 상실되는 일원화된 권리를 국가별로 양도할 수 없다는 단점도 존재하지만 국가별로 직접 출원한다. 보다 비용면에서 대폭 유리하고, 갱신 관리 등도 실시하기 쉬워진다는 장점이 있습니다.

유럽 ​​공동체 디자인 제도에 대한 자세한 내용은여기를 참조하십시오.