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상표가 아닌 상담
Q. 자사 상품의 상표를 등록하고 싶습니다. 어떻게 등록할 수 있나요?
A. 상표등록을 하기 위해서는, 상품에 사용하는 명칭(혹은 마크)과, 사용할 예정의 상품을 가르쳐 주실 필요가 있습니다.
당소는 상표등록의 가능한 상표인가 어떤가의 판단의 상담을 받을 뿐만 아니라, 지정 상품의 선정에 대해서도, 어드바이스합니다.
Q. 어떤 상표를 등록할 수 있습니까?
A. 어떤 상표를 등록할 수 있는지에 대해서는 상표법으로 일정한 제한이 있습니다.
- 예를 들어, 일반적인 명칭으로 다른 상품과 구별할 수 없다(이를 자타 상품 식별력이라고 합니다) 상표는 등록을 받을 수 없습니다. (상표법 제3조).
- 또한 타인의 등록 상표와 비슷한 상표나 품질의 오인을 일으킬 우려가 있는 상표(예: 상품 "라면"에 상표 "우동"), 유명한 상표와 유사한 상표 등은 등록할 수 없습니다.
- 상품은 그 용도·분야에 따라서도(예를 들면 화학품/의약품/가정용 등), 지정하는 상품이 다른 경우가 있습니다. 그 때문에, 지정 상품의 선정을 잘못하면, 타인에게 같은 상표를 사용했을 경우에, 권리 행사를 할 수 없는 경우가 있기 때문에 주의가 필요합니다.
Q. 출원하자 특허청에서 거절 이유 통지가 왔다. 먼저 출원된 타인의 상표와 동일·유사하다고 등록할 수 없다는 것. 등록은 포기하고 이대로 사용해도 괜찮습니까?
A. 그대로 사용하고 있으면 선행상표권자에게 권리침해로 판단되어 사용 금지나 손해배상을 청구될 가능성이 있습니다. 따라서 의견서에서 선행상표와는 비유사 상표라는 취지를 주장하는 것을 추천합니다.
또한 등록이 허용되지 않는 경우에는 상표를 변경하는 것도 시야에 넣어야 합니다. 변경한 상표를 신출원하여 등록되면 안심하고 상표를 사용할 수 있습니다.
Q. 가게의 명칭을 상표등록한 후 영업하고 있지만, 최근 경쟁 대기업이 비슷한 명칭으로 새롭게 출점하고 있어 상표등록도 하고 있는 것 같다. 대기업에서 사용을 중지하도록 호소할 수 없을까 걱정입니다.
A. 당신이 경쟁사보다 먼저 상표를 출원하고 등록상표를 그 지정상품/역무에 사용하고 있다면 문제 없습니다.
다만, 상표에 변경을 더해 사용하고 있는 경우, 등록 상표를 계속해 3년 이상 일본 국내에서 사용하고 있지 않으면, 불사용 취소의 대상이 될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 미사용 취소의 대상이 되지 않게 하려면, 등록상표를 지정상품/역무에 사용하고 있는 것을 증명하는 증거로서, 가능한 한 객관적인 증거, 예를 들면 상표가 게재되고 있는 신문, 잡지의 상품 광고, 전단지, 카탈로그, 브로셔, 거래 전표 등을 남겨 두는 것이 좋습니다. 이 때, 거래 전표에 대해서는 상품과 상표와의 관계가 명료할 필요가 있습니다. 또한 사용을 증명하는 상표는 등록상표와 사회통념상 동일하다고 인정되는 상표여야 합니다.
Q. 일본인 상품을 판매하고 있어 해외 출점을 예정하고 있다. 해외에서도 상표 등록이 필요합니까?
A. 네. 해외에서도 등록하는 것을 추천합니다.
상표는 속지주의가 원칙이며, 일본의 상표권과 해외의 상표권은 독립적이며 각 국가의 상표권은 그 국가에서만 보호되며 다른 국가에서는 보호되지 않습니다(파리 조약 제 6조). 해외에서 미등록인 채 상표를 사용하면 타인에게 상표를 흉내내고 브랜드 가치가 저하되는 것 외에 대부분의 국가가 선원주의를 채택하고 있기 때문에 타인에게 상표를 선취 등록되어 버립니다. 상표를 사용할 수 없게 되는 등, 사업에 큰 손실을 입을 가능성이 있습니다. (예외로서 선사용권이 인정되는 경우도 있습니다만, 상표를 둘러싼 분쟁 해결에 금전적인 부담이 걸리게 됩니다.)
또, 해외에서 등록하는 경우, 지정 상품의 선정에도 주의가 필요합니다. 상품/서비스의 국제 분류에 대해서는, 「표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제 분류에 관한 니스 협정」에 근거해 구분되는 경우가 대부분입니다만, 각국 제도에 의해 지정 상품의 기재 방법이 다르다 이 때문에, 현지 대리인에게 지정 상품의 확인을 의뢰할 필요가 있습니다. 또한 각국의 제도는 다양하며, 등록에 필요한 서류나 다구분제를 사용하고 있는지, 사용주의인지 등에 대해서도 주의가 필요합니다.
해외에서의 상표등록에 대해서는, 각국에의 직접 출원외, 국제등록출원에 의한 것이나 유럽공동체상표출원에 의한 것등이 있어, 각각 메리트나 단점이 있으므로, 상담해 주시면 감사하겠습니다.
Q. 외국에서 상품을 제조하고 일본에서 판매하고 싶다. 외국에서도 상표 등록이 필요합니까?
A. 필요합니다.
일본에서 상표를 등록하더라도 해외에서는 그 권리가 없습니다. 따라서 외국에서 상품을 제조하고 일본에 수입하는 경우에 대해서도 외국에서 상품에 상표를 붙이는 경우에는 상표의 사용이 되며, 외국에서의 상표등록도 필요하므로 주의해 주십시오. 예를 들면 상표를 등록하지 않고 상표를 붙인 상품을 제조, 일본에 수출하고 있는 경우, 외국에서 이미 그 상표와 동일 또는 유사한 상표가 등록되어 있는 경우는 상표권의 침해 행위가 됩니다. 또, 상표를 타인에게 선취되어 버리는 리스크도 있습니다. 그러한 경우에는 해당 국가에서 제품을 생산할 수 없습니다. 또한 가짜가 수출되지 않도록 세관에 신청하는 것이 좋습니다.
Q. 우리 상품의 가짜가 수입된 것 같다. 어떻게 해야 하나요?
A. 「상품 또는 상품의 포장에 표장을 붙인 것을 수입한다」행위는 상표의 사용행위가 되기 때문에, 그 상품에 붙은 그 상품의 상표가 일본에서 등록되어 있으면, 상표를 붙인 가짜를 수입하는 행위는 상표권의 침해행위가 되기 때문에, 상표권자는, 수입의 금지나 손해배상, 부당이득 반환을 요구할 수 있습니다.
덧붙여 상표 등록되어 있지 않아도, 의장권의 침해나, 부정 경쟁 방지법에 의해 금지하고, 손해 배상의 청구를 할 수 있을 가능성도 있습니다. 또한 세관에서의 금지도 가능합니다. 덧붙여 개인으로 수입하고 있는 경우에 대해서도, 케이스 바이 케이스가 됩니다만, 실무상, 세관에서의 금지도 가능해지고 있습니다.
Q. 캐릭터를 사용한 상품을 판매하고 싶다면 어떻게 해야 하나요?
A. 법무전략부에서는 상표권뿐만 아니라 의장권이나 저작권에 관한 질문에도 대답합니다.
일반적으로 캐릭터는 창작한 오리지날인 것이면, 창작한 시점에서 저작권이 자연스럽게 발생합니다. 이때 등록이나 심사는 불필요합니다. 또, 그 캐릭터가 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 것으로서 기능하고 있는 경우에는, 상표 등록의 대상이 됩니다. 캐릭터에 대해서, 그 이름이나 로고가 상표 등록되어 있는 경우는, 그 상표에 대해서도 라이센스 계약을 체결하는 것이 가능합니다.