보통 명칭화에 대해서

소개

상품·역무의 보통명칭화란, 당초 상품·역무명으로서 명명된 것이, 널리 사용된 결과, 자타 상품의 식별 표지라고는 인식되지 않게 되어, 일반적인 명칭으로서 사용되도록(듯이) 된 것을 말한다.

이 보통 명칭화가 사정전에 생기면 상표등록을 받지 못하고(상표법 3조 1항 1호) 권리화 후에 발생하면 침해소송을 일으켜도 상표권의 효력이 미치지 못하고 행사가 제한되어 버리는(상표법 26조 1항 2호, 3호) 일이 있을 수 있다.

보통 명칭화의 단점·원인

보통 명칭화했을 경우의 단점

상표등록전에, 보통명칭화한 경우는, 보통명칭으로서 거절된다. 잘못 등록된 경우에도 이의신청 및 무효심판으로 상표권이 소멸될 가능성이 있다. 상표등록 후에 보통 명칭화한 경우에는 그 상표권은 존속하게 되지만 상표권의 효력을 제3자에게 미칠 수 없다.

보통 명칭화가 일어나는 원인

①혁신적인 상품·서비스가 만들어진 경우

기존에는 존재하지 않았던 혁신적인 상품이나 서비스가 만들어진 경우는 그 상품이나 서비스를 나타내는 명칭이 존재하지 않기 때문에 거래자간에 그 상표가 동종의 상품·서비스의 대명사와 같이 사용되게 되고, 식별력을 잃어 보통 명칭화하는 경우가 있다.

② 뛰어난 상품·서비스가 된 경우

동종의 상품·서비스 중에서 뛰어나면 상표가 저명하게 되어 수요자 등으로 상표에 의해 나타나는 상품·서비스의 출처에 대한 인식이 희박해지는 경우가 있다. 그 결과, 상표가 동종의 상품·역무 전체를 대표하는 것으로 파악되어 식별력을 잃어 보통 명칭화하는 경우가 있다.

③상표권자의 관리가 달콤한 경우

상표가 마치 보통 명칭으로 사용되기 시작한 초기 단계에서 경고장을 송부하는 등 적절한 대처를 게을리하고 있지 않으면 점차 자타식별력을 잃어 보통 명칭화하기 쉽다. 또, 사전 등에 보통 명칭으로서 취급되고 있는데도 아무런 대처도 하지 않고 야방하는 것도, 보통 명칭화된 것으로서 취급되기 쉽다.

 

보통 명칭화의 사례

　실제로 특허청 또는 법원이 보통 명칭화했다고 판단한 사례를 소개한다.

특허청이 판단한 사례

① 써니 양상추

'써니 양상추'는 일본 독자적인 조어이며, 영어권에서는 비슷한 품종을 레드리플레타스 등으로 불리고 있다. 「써니 양상추」의 명칭은 1978년에 상표등록 출원되었지만, 1985년에 심결에 의해 보통 명칭으로 인정되어 거절되었다.

「우리나라에서도 재배되고 있어, 연중 나돌고 있는 것이 인정될 뿐만이 아니라, 야백가게, 슈퍼마켓 및 백화점 등에 있어서, 통상의 야채류와 함께 잎끝이 차홍색을 한 부결구의 리프형 상추를 “써니 "상추"로 불리며 판매되는 사실이 있습니다.～중략～ 이 종류 상품의 거래자, 수요자는 상기의 사실보다 해서, 그 상품이 「써니 양상추」인 것을 표현하기 위한 문자로서 이해해, 인식하기에 멈추고,자타상품의 식별표지란 인식할 수 없는 것으로 말해야 한다.」
※불복 쇼와 57-2936 발췌

법원이 판단한 사례

①정로환

「쇼로마루」는, 일본 국목 클레오소트를 주성분으로 한 의약품이다. 「쇼로마루」는 대행약품이 상표출원하였고, 한번은 상표등록되었다. 그러나 이후 1974년(무효심판에 대한 심결취소소송)과 2008년(부정경쟁행위차지 등 청구사건) 두 차례에 걸쳐 보통 명칭화가 인정되고 있다.

"그 후 다년간,불특정이고 매우 다수의 업자에 의해 전국적으로 본건 의약품의 명칭으로서 사용된 결과(본건 의약품 자체가, 약취, 양념이 강한 인상적인 가정약으로서 민간에 주지된 것과 모호해),이러한 단어는 아마도 본건 상표의 등록 당시 아무런 출처 표시력이 없는 본건 의약품 자체의 일반적인 명칭으로서 국민들 사이에 널리 인식되고 있었던 것으로 한다이고,』
※도쿄 고재 쇼와 35년(행나) 제32호 심결취소 소송 청구 사건 발췌

②거봉

포도의 일종으로서 사랑받고 있는 「거봉」이지만, 원래는 상표명이며, 품종으로서의 명칭은 「이시바시 센테(센테니얼)」이다. 1954년에 상표출원이 되어 1955년에 상표등록되었다. 그 후 2002년 포도출하용 포장자재에 '거봉'으로 표시해 판매한 지 회사에 대해 금지를 요구했다. 그러나 보통 명칭으로 인정되어 청구는 인정되지 않았다.

「'거봉'이라는 단어는 특정 업자의 상품에만 사용해야 하는 상표로 인식되지 않으며, 포도의 일품종인 본건 품종의 포도를 나타내는 일반적인 명칭으로 인식되고 있는 것 라고 인정된다. 따라서, 「거봉」이라는 단어는 포도의 일품종인 본건 품종의 포도를 나타내는 보통 명칭(상표법 26조 1항 2호)에 해당한다고 인정하는 것이 상당하다.」
※오사카 지재 헤세이 13년(와) 제9153호 상표권 침해 금지 청구 사건 발췌

③초복권

초복권은 「절분의 날에 먹는 태권」을 가리키고 있다. 원래 일본요리 제공을 하고 있던 회사가 1988년 상표등록을 받았다. 그 후, 대기업 슈퍼마켓이 「초복권」을 포함한 표장을 사용한 것에 대해 금지 등을 요구했다. 그러나 보통 명칭으로 인정되어 청구는 인정되지 않았다.

“전국에 지나치게 많은 점포를 전개하는 다이에의 전단지에 “초복권”이라는 이름의 권 초밥의 상품 광고가 게재된 것도, 그 이전부터 “초복권”이 절분용 권 초밥의 명칭으로서 일반화해 하고 있던 것을 추인하게 할 수 있다고 할 수 있다. ~중략~따라서, 「초복권」은, 권초밥의 일 형태를 나타내는 상품명으로서, 늦어도 2004년에는 보통 명칭이 되어 있었다고 한다.」
※오사카 고재 헤세이 20년(네) 제2836호 상표권 침해 금지 등 청구 항소 사건 발췌

 

일반 명칭 인증

보통 명칭인지를 인정함에 있어서, 그것을 인정하는 일률적인 기준은 없고, 보통 명칭화 해당성의 판단은 매우 어렵다. 그러나, 이하의 사항이 참고가 된다.

주지성의 주체

보통 명칭으로 인식하는 주체는 업자나 업계라는 수요자를 기준으로 하는 재판례와 일반 소비자를 포함한 수요자를 기준으로 하는 재판례가 있다. 그 상품 등의 성질 등을 고려한 종합적인 판단이 되고 있다.

<당업자를 기준>

「식품업계에서는~중략~ 「완충 락트산」 및 「칸쇼우 락트산」의 말도, 유기산류의 일종인 본건 pH 조정제를 나타낸다보통 명칭이 되었다고 인정하는 것이 상당하다.」
※도쿄 고재 헤세이 258년(행사) 제XNUMX호 심결 취소 청구 사건 발췌

<일반 소비자를 포함한 수요자 기준>

「일반 소비자, 포도 생산자, 청과 도매업자 등의 수요자에서,'거봉'이라는 단어는 특정 업자의 상품에만 사용해야 하는 상표로 인식되지 않으며, 포도의 일품종인 본건 품종의 포도를 나타내는 일반적인 명칭으로 인식되고 있는 것 라고 인정된다. 따라서, 「거봉」이라는 단어는 포도의 일품종인 본건 품종의 포도를 나타내는 보통 명칭(상표법 26조 1항 2호)에 해당한다고 인정하는 것이 상당하다. 』
※오사카 지재 헤세이 13년(와) 제9153호 상표권 침해 금지 청구 사건 발췌

<공업 소유권법(산업 재산권법) 축조 해설[제21판]>에는 이하와 같이 기재되어 있다>

'일반 소비자 등이 특정 명칭을 그 상품 또는 서비스의 일반적인 명칭이라고 의식해도 보통 명칭은 아니다.문제는 특정 산업 내 의식의 문제이며, 그러므로, 예를 들면 어떤 상표가 매우 유명해져, 그것이 일반인의 의식에서는 그 상품의 보통의 명칭이라고 의식되어 통상의 소매 단계에서의 상품 구입에 그 상품의 일반적인 명칭으로서 사용되어도, 그것만으로는 그 상표는 보통 명칭화했다고는 말할 수 없는 것이다」

주지성 범위

26조 1항 2호의 보통명칭의 인정에는 반드시 전국주지를 필요로 하지 않고, 한 지방에서 충분하다고 하는 재판례가 있다.

「가고시마현을 중심으로 한 규슈 지구에서는, 널리 일반적으로, 빙수에 연유를 걸어, 과일을 얹은 것을 「시로쿠마」라고 부르고 있는 것이 인정되어, 「시로쿠마」는, 가고시마현을 중심으로 한 규슈 지구에서는 보통 명칭으로 인정된다. 그리고,상표법 26조 1항 2호에서 말하는 「보통 명칭」이라고 하는 것은, 일본 전국에 있어서 통용할 필요는 없고, 일지방에 있어서 보통 명칭이 되어 있으면 충분하다고 해야 한다.」
※오사카지재 헤세이 8년(와) 제12855호 상표권 침해 금지 등 청구 항소 사건 요지

미디어에 일반 이름으로 노출

보통 명칭화하고 있는 것의 증거로서 사전 등의 간행물을 비롯한 미디어에 보통 명칭으로서 노출되어 있는 것이 고려될 수 있다.

・초복권은 슈퍼마켓의 전단지나 사전에 게재되고 있는 것이 고려되었다.
・거봉은 국어사전이나 도감에 게재되어 있는 것이 고려되었다.

보통 명칭화 대책의 실시의 유무

재판 등에 있어서, 보통 명칭화를 인정함에 있어서, 「보통 명칭화 대책」을 실시하고 있었는지가 언급되는 일이 있다.

<보통 명칭화 대책이 인정된 사례>

「QR Code」 및 「QR 코드」는, 2차원 코드의 규격의 일종이라고 인식되는 일이 있는 것으로 인정되지만,한편, 피고는, 본건 상표등록을 가지고 있어, 상기 (ｱ)대로, 「QR코드에 대해서는 (주)덴소웨이브의 등록상표입니다.」라고의 표시를 하거나, 「○R」의 표시 를 붙여 상표등록을 가지고 있음을 널리 알리고 있으며, 또한 (ｱ)대로 피고 이외의 회사도 원고를 포함하여 그 웹사이트나 광고에 있어서 「QR Code」 또는 「QR 코드」가 피고의 등록 상표라는 취지의 표시를 하고 있는 것을 고려하면,「QR Code」또는 「QR 코드」가 항상 2차원 코드의 규격의 일종인 것으로만 인식된다고 인정할 수 없으며, 자타 상품 등의 식별 기능을 발휘하는 형태로 사용되는 경우가 있어 얻어야 한다. 』
※2018년(행케) 제10059호 심결 취소 청구 사건 발췌
※상표등록취소심판청구를 부성립한 심결의 취소소송에 있어서, 「QR Code」또는 「QR코드」가 자타식별력을 상실하고 있지 않은 것이 확인되었다.

<보통 명칭화 대책이 불충분하다·대처 개시 시기가 판단된 사례>

『이른바 상표관리를 행하고 ‘세이로’와 유사한 명칭의 사용을 배제하려고 했지만, 그 대상은 주로 오사카 부근의 업자에 한정되어,그 방법도, 상기와 같은 전국에 걸친 수요자 일반의 오랜 세월에 걸쳐 심어진 인식을 바꾸기에 갈만큼 철저한 것은 아니었다.피고주장과 같은 강력한 상표관리나 막대한 비용에 의한 선전광고는 본건 상표의 등록 이후에 속한다. 』
※도쿄 고재 쇼와 35년(행나) 제32호 발췌

「이러한 보통 명칭화를 막기 위한 조치는, 헤세이 10년경부터는 비교적 빈번하게 채취되게 되었지만, 쇼와 40년부터 헤세이 10년경까지의 약 30년간에 있어서는, 대부분 채취되지 않았다고 말할 수밖에 없다.그러면, 헤세이 2년경부터 보통 명칭화를 막기 위한 조치가 빈번하게 채취되게 되어, 상기 (XNUMX)대로, 일본 거봉회 또는 원고의 신청에 응해, 일부의 서적 등에 대해서 「거봉 '가 상표라는 취지가 기재되었다고 해도,약 30년에 걸친 장기간에 걸쳐 포도의 일품종을 나타내는 명칭으로서 널리 사용되어 온 「거봉」이라는 말에 대해, 현시점에서, 수요자에게, 상표로서의 인식을 가져올 수 있었다고는 인정되지 않는다.」
※오사카 지재 헤세이 13년(와) 제9153호 상표권 침해 금지 청구 사건 발췌

보통 명칭화 방지책

저명해질수록 식별력을 잃고 보통 명칭화에 이를 가능성이 높아진다. 한편, 저명이 될수록 상표권으로서의 재산적인 가치가 오르고, 보통 명칭화로 인정되어 버렸을 경우의 손실이 커진다. 이하에 보통 명칭화를 막기 위한 유효한 방책을 소개한다.

등록 상표라는 취지의 기재

사용하는 상표가 등록상표임을 제3자에게 표시하기 위한 표시를 붙인다.

예)
・「『△△』은 주식회사 〇〇의 등록상표입니다」라고 기재한다.
・(R) 마크를 붙인다

등록상표와는 다른 일반명칭을 표기한다

상품·역무의 상표와는 별도로, 일반명칭을 병기함으로써, 상표가 일반명칭이 아니라 독점권이 있는 상표인 것을 인지·어필할 수 있다.

예)
・아지노모토 주식회사는, 홈페이지에 등록 상표 「아지노모토」에 대해, 상품의 일반 명칭인 「맛 맛 조미료」를 병기하고 있다.
・NTT 동일본은 홈페이지에 등록 상표 「넘버 디스플레이」에 대해, 상품의 일반명칭인 「발신자 번호 통지 서비스」를 병기하고 있다.

라이센스 사용자, 권한이 없는 제3자 사용 모니터링 및 권리 행사

등록상표를 라이센스한 경우에는 그 라이센시가 상표를 보통 명칭적으로 사용하지 않거나 주의깊게 지켜봐야 한다. 또한 권한 없는 제3자가 부정한 경우에는 경고장을 송부하는 경우에 따라서는 소송을 일으킬 필요도 있을 것이다. 또한, 유사한 상표가 출원되어 등록되는 경우에는 이의신청이나 무효심판을 청구하는 것도 생각할 수 있다.

예)
Starbucks Corporation은 음료의 상표 인 "Frapetino"와 관련된 여러 상표를 가지고 있습니다. 타사의 상표 ‘처녀 프라페치노’가 등록되었을 때 이의신청을 일으켜 취소 결정을 이기고 있다. (이의 2015-900398)

미디어 대책

사전 등을 비롯하여, 미디어에 의해 보통 명칭으로서 노출함으로써 보통 명칭화가 진행되는 것으로 생각된다. 따라서, 미디어에 대하여, 보통 명칭으로서 취급되는 일이 있었을 경우에는 정정을 요구하는 등의 대응이 필요하게 된다. 그러나, 사전에 게재되는 등의 행위에는 법적 조치는 취할 수 없고, 어디까지나 부탁 베이스가 된다.
※유럽에는 사전등에의 상표 표시 청구권의 제도가 있어, 유효 활용되고 있다.

예)
아지노모토 주식회사는 텔레비전 방송국의 요리 프로그램에 '아지노모토'라는 상표를 사용하는 것이 아니라 '맛있는 조미료'라는 일반 명칭을 사용하도록 요청했다.

보통 명칭화하기 어려운 네이밍으로 한다

상품의 특징을 나타낸 것 같은 식별력이 약한 상표는 보통 명칭화하기 쉽다. 따라서 처음부터 조어적 요소의 강한 상표를 채택하는 것도 보통 명칭화를 막는 한 방안이라고 할 수 있다.