INSITUFORM TECHNOLOGIES, INC., v. CAT CONTRACTING, INC.(CAFC No. 04-1267
변리사법인 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
2006년 02월 06일
(문책 : 아라이)
목차
소개
미국 특허 출원의 OA에 있어서, 복수의 인용 문헌을 조합하는 동기 부여를 시사하는 기재가 인용 문헌중에 없는 경우, 심사관은 Prima Facie Case를 확립할 수 없습니다. 이러한 경우, 「인용 문헌에는 조합의 동기 부여가 없다」, 「인용 문헌은 본원 발명의 기술 내용으로부터 멀어지는 것을 교시하고 있다(teach away)」, 또는 「인용 문헌에는 발명의 구성 의 중요성이 공개되지 않았다”는 반박이 효과적이다. 이 때, 어떤 것에 유의하면 좋은가를 나타내는 것이 본 판례입니다.
간단한 경과 설명
본건 특허의 독립 클레임은, (a) 개방된 신발바닥의 주위, (b) 신발바닥에 형성된 6각형의 돌기(projection), 및 (c) 상기 6각형은 1변이 발가락을 향해 있다는 취지, 구성 요건으로서 문언하고 있었습니다.
심사단계에 있어서, 본건 특허(USP 4,366,012)의 클레임 발명은, 주위가 개방된 신발바닥에 XNUMX각형의 돌기를 XNUMX변이 발가락을 향하도록 배치한 구성을 교시하는 인용문헌과, XNUMX각형의 돌기 를 한 변이 발가락을 향하도록 배치한 구성을 나타내는 디자인 특허와의 조합에 대해서 비자명성의 특허 요건을 구비하고 있지 않다는 취지, 심사관에 의해 인정되었습니다. 이에 대해 특허권자는 상기 인정을 불복으로 하여 심판을 청구했습니다. Boad of Appeal은 심사관의 거절 이유를 무효로 하고, 비자명성에 관한 새로운 거절 이유를 나타냈다. 이를 불복하고 특허권자는 CAFC에 항소했습니다.
CAFC에 의한 확인 사항
CAFC에서의 쟁점은, 심사관이 거시한 상기 인용 문헌과, 상기 디자인 특허와의 교시 내용의 조합에 의해, 본건 특허의 클레임 발명의 요지가, 당업자에게 자명했는지 아닌지였습니다. 이에 대해 CAFC는 실체적인 증거가 없는 한 심판부의 결정을 지지한다는 것을 확인했습니다. 이 때, 비자명성의 판단 기준이 되는 사실 인정은, 인용 문헌이 교시하는 기술 또는 반대로 본건 특허 발명으로부터 멀어지는 교시 내용의 유무나, 인용 문헌 중에 복수의 종래 기술을 조합하는 동기 부여의 시사의 유무가 중요하며, 그 외에 인용문헌에 교시되어 있는 종래기술의 내용과 범위, 종래기술의 레벨, 발명과 종래기술의 차이, Prima Facie Case를 확립하는 객관적인 증거 등이 있다 확인되었습니다.
복수의 인용 문헌을 조합하는 것이 바람직한 취지의 시사 등이 인용 문헌 중에 기재되어 있는 것이 필요하고, 이 동기부여가, 해결하고자 하는 과제의 성질, 관련하는 종래 기술의 교시 내용, 당 업자의 통상의 지식 등을 감안하여 판단되는 취지도 확인되었습니다.
결론
이 경우, 인용 문헌 중에 조합을 동기 부여를 시사하는 기재가 있었다는 이유로, Boad of Appeal의 결정이 CAFC에 의해 지지되었습니다.
이 경우 특허권자는 심판부가 조합의 동기 부여의 실체적 증거를 나타내지 않는다는 취지를 개진하고, 그 근거로서 상기 디자인 특허의 6각형의 돌기가 인용문헌에 교시된 것 외 의 구성보다 좋은 취지가 기재되어 있지 않기 때문에, 인용 문헌에 교시된 4각형의 돌기가 배치된 구성과 디자인 특허에 나타낸 6각형의 돌기가 배치된 구성을 조합하는 동기는 존재하지 않는다 뜻, 개진했습니다.
반대로 CAFC는조합 동기 부여 입증하기 위해서, 상기 조합이 적합하다는 등의 기재는 불필요하고,중요한 것은 인용 문헌이 전체적으로 상기 조합의 적합성을 나타내는 지의 여부이다. 해당 조합이 가장 바람직한 조합임을 나타낼 필요는 없다.사실, CAFC는 판시했습니다.
CAFC는 In re Gurley를 인용하고,비록 조합이 다른 것보다 적합하지 않다는 것이 인용 문헌에 기재되어 있어도 조합의 동기 부여를 부인한 것은 아니다.취지, 판시했습니다.
CAFC는, 본건 특허 명세서에는, 4각형의 돌기를 배치한 구성이 교시되어 있지만, 그 형상은, 정사각형, 삼각형, 또는 직사각형 이외의 다각형이어도 되는 것이 기재되어 있기 때문에, 그 외 의 형상과의 조합의 동기 부여가 기재되어 있다고 말할 수 있다. 따라서 이 교시내용과 디자인특허에 제시된 6각형의 돌기를 배치한 구성을 조합함으로써 본건 특허발명이 비자명성의 특허요건을 갖추고 있지 않다는 취지 CAFC는 인정했습니다.
특허권자는 또한 인용 문헌은 본원 발명의 특정 조합으로부터 멀어지는 것으로 기재되어 있다는 취지, 개진했습니다. 구체적으로, 인용 문헌은 상기 3개의 구성 요건을 다른 것으로 치환한 구성을 교시하고 있으므로, 본건 특허 발명 이외의 조합의 구성을 선택하고 있어, 따라서, 본건 특허 발명으로부터 멀어지는 것을 교시하고 있는 취지, 개진했습니다.
대조적으로 CAFC는단지 다른 조합이 인용 문헌에 기재되어 있다고 해서 반드시 본건 특허 발명으로부터 멀어지는 것을 의미하는 것은 아니다.취지, 판시했습니다. 본건 특허발명으로부터 멀어지는 것을 입증하기 위해서는, 인용문헌중에,본건 특허발명의 구성을 비판하거나 의심하거나 본건 특허발명의 구성에 도달하는 것에 물을 넣는 기재가 있는 것이 필요라는 취지, 판시했습니다. 이 경우에는, 이와 같이 멀어지는 것을 입증하는 기재가 없는 취지, CAFC는 인정했습니다.
또한, 본건 특허권자는, 인용 문헌중에 본건 특허 발명의 구성의 중요성을 나타내는 기재가 없는 취지, 개진했습니다. 본 발명에 있어서 특히 중요한 구성은, 접지면에 대한 미끄럼 방지를 실현하기 위해서, 6각형의 한 변이 발가락을 향하도록 6각형의 돌기를 배치하는 것에 있지만, 이러한 중요한 구성 가 거시된 인용문헌 중에는 교시되어 있지 않기 때문에, 상기 조합의 동기부여를 당업자에게 부여하는 것이 아니라는 취지, 개진했습니다.
대조적으로 CAFC는필요한 것은 인용 문헌에 조합의 동기 부여가 기재되어 있기 때문에, 조합하는 이유가 본건 특허 발명과 동일할 필요는 없다취지, 판시했습니다. 게다가, 심판부가 거시한 인용문헌 중에는 특허권자가 주장하는 미끄럼 방지 효과가 실제로 기재되어 있다고 하여 특허권자의 말을 버렸습니다.
비자명성에 관한 거절 이유에 대해서, 인용 문헌중에 본건 특허 발명의 구성이 적합하다는 취지의 기재가 없기 때문에, 본건 특허의 조합을 동기 부여한다고는 말할 수 없다고의 반론을 실시하는 일이 있습니다. 그러나 이 반론은 적절하지 않다. CAFC는 조합의 동기 부여에 적합하거나 최적임을 가르치거나 제안 할 필요가 없다는 것을 판명합니다. 즉, CAFC는본건 특허발명의 조합을 명확하게 비판 등이 없는 한, 그 조합에 의한 효과에 관계없이, 인용문헌에 그 조합이 시사되어 있으면 조합의 동기부여가 될 수 있다확실합니다.
특허권자는, 인용 문헌에는 본건 특허 발명의 상기 3개의 구성 요건을 다른 것으로 치환한 구성이 개시되어 있을 뿐이며, 게다가 많은 조합 중에서 본건 특허 발명의 조합 이외의 구성 를 선택하고 있으므로, 본건 발명의 특정의 조합으로부터 멀어지는 것을 교시하고 있다(teaching away) 것이 된다는 취지, 개진했습니다.
반대로 CAFC는특정 조합을 명확하게 비판 등하지 않는 한, 본건 특허발명으로부터 멀어지는(teaching away) 것을 교시하고 있는 것은 되지 않는다고 판시했습니다. 즉, CAFC는 조합 동기 부여가 공개되었는지 여부가 중요하며 조합 이유가 중요하지 않음을 분명히 밝혔습니다..
이상