마도프로 출원

마드프로는 상표의 국제등록에 대해 정하는 국제조약으로, 정식으로는 마드리드 프로토콜(마드리드 협정의정서)이라고 하며, 일본은 1999년 12월 13일에 이 협약에 가맹하고 있습니다.

소정의 언어로 작성한 1통의 출원서류를 자국의 특허청 경유로 World Intellectual Property Organization(WIPO)에 제출함으로써 각 지정국에 일괄하여 출원한 경우와 동등한 효과를 얻을 수 있다. 할 수 있는 절차 방법입니다.

미국, 영국, 한국, 중국, 프랑스, ​​러시아 등 2023년 3월 현재 130개국을 커버하는 114개국이 가입하고 있습니다. 한편, 대만, 홍콩 등의 국가는 동시점에서는 가맹하고 있지 않기 때문에, 이들 국가에서 상표권을 취득하는 경우는 직접 출원을 실시하지 않으면 안됩니다.

수속의 흐름

아래는 직접 출원과 마도프로 출원 (의정서 출원)의 순서도를 보여줍니다.

직접 출원에서는, 출원국의 대리인을 통해, 해당국의 특허청에 직접 출원하고 있는 것에 대해, 마드프로 출원의 경우는, 출원국의 대리인을 필요로 하지 않고, 자국의 특허청에 출원해 점이 다릅니다.

마드프로 출원에서는, 출원 후 「자국 특허청→WIPO」의 순서로 심사되어, 방식적 요건이 구비되어 있으면, 국제 등록됩니다. 그리고 각 지정국에서 실체적 요건이 각국의 기준으로 심사되어 문제가 없으면 각국에서 상표등록되게 됩니다.

주의해야 할 것은 국제등록이 이루어져도 그 자체만으로는 각국의 상표권을 취득할 수 있는 것은 아닙니다.

국제등록되기까지의 사이에 심사되는 것은 어디까지나 방식면의 심사에 그치기 때문에, 각국에 있어서의 상표권의 취득에는, 나라마다의 심사 기준에 근거한 실체적 요건의 장비가 개별적으로 인정되지 않아 해야 합니다.

≪참고：직접 출원과의 대비≫

 

일본에서의 기초등록 또는 기초출원

마드프로 출원을 하기 위해서는 그 기초가 되는 국내등록상표 또는 국내상표출원이 필요합니다.

신청 조건

①기초출원·기초등록의 필요성

국제등록하고 싶은 상표가 자국의 특허청에 출원 혹은 등록되어 있어야 합니다. 이 사전의 출원과 등록을 기초출원, 기초등록이라고 부릅니다.

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②상표의 동일성

마도프로 출원의 상표가 기초출원·기초등록과 동일해야 합니다. 이 동일성은 엄격히 요구되고, 예를 들면 일본 국내 상표로서 일본어와 그 영어 표기를 2단조로 늘어놓은 상표가 등록되어 있어도, 이 영어 부분만을 꺼내, 영어만의 표장 로 구성된 국제출원의 기초등록으로 간주할 수 없습니다.

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③지정 상품·역무의 동일성

마드프로 출원으로 지정하는 상품·역무의 범위가, 기초 출원·기초 등록으로 지정하고 있는 상품·역무의 범위내(완전 일치 포함한다)이 아니면 안됩니다.

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④출원 명의인의 동일성

마드프로 출원을 실시하는 시점에서, 그 출원 명의인이, 기초 출원·기초 등록의 출원 명의인과 완전히 동일해야 합니다. 덧붙여 마드프로 출원 후에 출원 명의인을 변경하는 것은 가능하고, 그 결과로서 명의가 동일하지 않게 되어도 문제 없습니다.

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⑤출원인의 신분제한

출원인은 자국민 또는 자국내에 주소 또는 거소(법인에 있어서는 영업소)를 가지는 외국인이어야 하며, 2명 이상의 출원인이 있는 경우에는 출원인 전원에 대하여 이 조건이 채워질 필요가 있습니다.

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필요 서류

ⅰ)원서

국제등록원서(MM2)라는 공식 양식을 제출합니다.

【특허청：마드리드 프로토콜에 의한 상표의 국제 등록 출원의 원서 등 양식】

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/yoshiki/gansho.html

*【참고】특허청：국제등록출원의 수속양식집(pdf파일)

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/document/madopro-jitsumu-text/madopro-jitsumu-mm2.pdf

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ⅱ) 본국 관청에 수수료 부착 서면

원서와는 별도로, 특허인지(9000엔)를, 제출일·건명등을 기재한 서면에 붙여 제출합니다.

※미국(US)을 지정하는 경우에는, 출원시에 「표장을 사용하는 의지의 선서서」(MM18)를 원서와 함께 제출해야 합니다.

※국제등록출원의 Official Fee는 WIPO에 직접 지불합니다.

마드프로루트 비용

○마도프로루트에는 WIPO의 오피셜피와 일본국 특허청 인지대와 당소 비용이 듭니다.

(단, 예를 들면 오피스 액션(잠정 거절 통보 등)이 발행된 경우에는 각국의 특허청에 대하여 현지 대리인이 수속을 할 필요가 있기 때문에 현지 대리인 비용이 발생하는 경우도 있습니다. .)

국제 상표 출원 수수료 관계:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tesuryo/madopro_syutugan_fee.html

※당소 비용에 대해서는, 부담없이 당소에 문의해 주시면 다행입니다.

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ⅲ) 언어

마드프로의 언어는 3개국어(영어·프랑스어·스페인어) 있습니다만, 일본국 특허청을 본국 관청으로 하기 때문에, 영어만 사용할 수 있습니다. 일본어는 사용할 수 없습니다.

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본국 관청(일본국 특허청)에서의 방식 심사

원칙적으로 본국관청인 일본특허청이 원서를 수리한 날이 국제등록일이며, 이는 일본국내 출원에 있어서의 「출원일」에 상당합니다.

일본국 특허청에서는 다음 요건을 충족하는지 심사합니다.

ⅰ) 등록상표 및 등록명의인(또는 출원중의 상표 및 출원인)의 동일성
ⅱ) 지정 상품·역무의 동일성
ⅲ) 마크의 동일성 (*엄격히 요구되며 동축척에서의 크기의 차이만 인정됩니다.)

이들을 만족하지 않거나 기재사항에 미비가 있는 경우에는 본국관청으로부터 방식불비에 대해 통지가 되며, 출원인은 통지로부터 14일 이내에 보정을 하여 대응할 수 있습니다.

국제등록・국제공표

WIPO(국제사무국)에 의하여 서류 등의 방식심사가 이루어지고, 결함이 발견되지 않으면 국제등록번호가 부여되어 국제등록부에 등록됩니다.

그 후, 국제등록된 것이 국제표장에 관한 WIPO 공보로 공표됩니다.

지정국 특허청에의 영역 지정의 통보

국제등록이 완료되면 보호를 요구하는 국가(지정국)에 지정된 취지가 통보되어 각국에 각각 개별적으로 출원한 경우와 동일하게 취급됩니다.

상표가 국제등록되었다고 해도, 아직 지정국에서 권리는 발생하지 않고, 현지의 법령에 따라 심사가 행해지므로 주의가 필요합니다.

각 지정국에서의 실체심사

WIPO로부터 지정을 받은 각 지정국은 각국의 법령에 따라 상표를 심사합니다.

만약 거절의 이유가 발견되면 각 지정국의 특허청은이자형.의 통보일로부터 18년(혹은 XNUMX개월) 이내에 잠정 거절 통보를 실시해야 한다고 정해져 있습니다.

그러므로, 그 기간 내에 통보가 없거나, 기간 내에 보호인용성명이 이루어진 경우, 또는 상기의 거절이유가 해소된 경우에는 보호가 인정되어 권리가 발생하게 됩니다.

국제등록에 의한 상표권의 존속기간은씨.의 「국제 등록일」로부터 10년간입니다.

등록하는 데 걸리는 기간

마드프로 출원을 이용한 경우 등록까지의 기간을 예측할 수 있습니다. 마드프로 출원의 지정국관청은 지정국관청에 대한 WIPO의 통보로부터 원칙적으로 12개월, 늦어도 18개월 이내에 거절이유의 통지를 하여야 한다고 정해져 있습니다(거절통보를 18개월 이내에 WIPO에 통보하는 취지를 선언한 회원국만 18개월로 기간이 변경되며, 그 이외의 국가는 원칙의 「12개월 이내」가 됩니다). 따라서 최장 18개월 이내에 해당 출원이 거절되는지 등록되는지를 알 수 있습니다. 또한, 마드프로 출원에서는 오피스 액션의 필요성이 발생하지 않는 한, 현지 대리인을 개입시키지 않고 수속을 진행할 수 있으므로, 현지와의 연락 시간도 단축할 수 있습니다.

마드프로 회원국과 18개월 선언 대응표(2022년 5월 시점)

주: 일본은 북한을 국가로 인정하지 않는다.

상표권의 갱신·관리

WIPO에 의해 국제등록부에서 일원 관리되고 있기 때문에, 모든 지정국의 상표권 갱신을 일괄로 실시할 수 있으므로, 권리 관리의 부담이 적다고 할 수 있습니다.

 

장점과 단점

장점

①비용 절약

일반적으로 직접 출원에 비해 마드프로 출원에서는 비용을 절약할 수 있습니다. 직접 출원의 경우 각 국가에서 현지 대리인 비용이 필요하며, 각 국가별 언어로 번역하는 비용도 발생합니다.

한편, 마드프로 출원의 경우는, 현지 대리인을 선임하지 않고 수속을 진행하는 것이 가능하고, 언어에 대해서도 「영어, 프랑스어 및 스페인어」로 정해져 있으므로, 번역료를 억제할 수 있다 합니다.

　※마도프로 출원의 언어에 대해서, 일본 특허청에서는, 영어만 접수하고 있습니다.
　※국제등록 후 각국의 실체심사 결과 거절이유가 발견되어 거기에 응답하는 경우에만 그 나라의 현지대리인을 선임하는 비용이나 번역료가 발생합니다.

②절차·관리의 간략화

마드프로 출원을 이용하면 절차와 관리가 간단해집니다. 자국의 특허청을 창구로 하여 한 번에 복수의 국가에 출원할 수 있으며, 상표권의 존속기간의 갱신이나 소유권의 이전, 명의인 변경의 신청 등을 WIPO에 대한 1회의 수속으로 끝낼 수 있다. 가능합니다.

③ 신속한 심사

직접 출원에 비해, 마드프로 출원에서는 심사 기간을 단축할 수 있습니다. 마드프로 출원을 이용한 경우, 각 나라마다의 심사 기간이 1년(또는 18개월)에 제한됩니다(마드리드 협정 의정서 제5조).

이 제한으로 늦어도 1년 반 후에는 출원 결과를 알 수 있습니다. 이에 대해 직접 출원의 경우에는 이 제한을 받지 않기 때문에 국가에 따라서는 심사결과가 통지되기까지 18개월보다 긴 기간을 필요로 할 우려가 있습니다.

당초의 출원 시점에서는 지정하지 않았던 나라나 신규 가맹국을 사후 지정의 수속으로 지정국으로서 추가하는 것이 가능합니다. 이렇게하면 사후 보호 범위를 확장 할 수 있습니다. 또한, 보호의 확장과는 반대로, 사후적으로 보호가 불필요하게 된 지정국에 대해서는, 그 나라에 대해서만 권리를 포기함으로써, 불필요한 권리 유지비를 절약할 수 있습니다.

단점

①기초출원·기초등록과의 동일성이 요구된다

마도프로 출원과 기초출원·기초등록의 동일성이 요구됩니다.

② 센트럴 어택의 위험성

센트럴 어택이란, 국제 등록의 날로부터 5년 이내에, 자국에서의 기초 출원 또는 기초 등록이, 거절·포기·무효·취소 등에 의해 소멸했을 경우, 거기에 대응하는 국제 등록의 권리 범위(지정 상품· (역무의 범위)에 대해서도 효력이 상실된다는 제도입니다(마드리드 협정 의정서 제6조).

만약, 마드프로 출원 후에 센트럴 어택에 의해 국제 등록의 효력이 상실되어 버린 경우, 각국 출원으로 이행하는 구제 조치는 있습니다만, 출원·갱신·이전 등에 걸리는 수고가 방대한 것이 됩니다.

그러므로 실제 마드프로 출원 시에는 이 센트럴 어택의 리스크를 가능한 한 저감하도록 행동해야 합니다 쪽이 센트럴 어택의 리스크는 낮아집니다).

③출원 후의 구분 변경이 불가능

마마도프로 출원에서는 출원 후의 지정 구분 변경이 인정되지 않습니다. 따라서, 어느 상품·역무에 대해서, 자국에서 분류하고 있는 구분과, 외국에서 분류하고 있는 구분이 다른 경우, 해당 외국에서의 실체 심사에 있어서, 구분 차이에 의한 거절 사정이 내려집니다.

직접 출원의 경우는, 올바른 구분에 보정을 하는 것이 인정되고 있으므로, 이 거절 사정에 대응할 수 있습니다만, 마드프로 출원의 경우는 구분 변경을 할 수 없기 때문에, 등록할 수 없게 됩니다.

그러므로, 마드프로 출원 전에, 그 상표로 커버하고 싶은 상품·역무의 자국내의 구분과, 외국에 있어서의 구분을 조사하는 것이 매우 중요합니다.

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