국제조사・국제예비심사

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국제조사제도 개요

국제출원일이 인정된 모든 국제출원은 국제조사기관에 의해 국제조사가 이루어져 국제조사보고 및 국제조사기관의 견해서가 작성됩니다(조약 제15조~제18조 등).

국제조사는 국제출원의 청구범위에 기재된 발명이 신규성, 진보성을 가지는지 여부를 판정함에 있어서 관련 있는 선행기술을 발견하는 것을 목적으로 한다.

관련 선행 기술은 세계의 어느 곳에서든 서면 공개 (도면 및 기타 그림 포함)에 의해 공중이 사용할 수 있도록되어 있으며 청구 범위에 설명되어 있습니다. 어떤 발명이 신규성을 가지는 것 및 진보성을 가지는 것(자명한 것이 아닌 것)으로 인정될지 어떨지를 결정하는데 있어서 도움이 될 수 있는 모든 것을 말한다(규칙 33.1(a)).

또, 국제조사기관의 견해서에 의해, 청구의 범위에 기재되어 있는 발명이, 신규성을 가지는 것으로 인정되는지, 진보성을 가지는 것(자명한 것이 아닌 것)으로 인정되는지 아닌지 , 산업상의 이용 가능성을 갖는 것으로 인정되는지 여부 등에 대한 견해가 표시됩니다.

국제조사기관은 수리관청에 의해 특정되고 일본국 특허청이 수리한 국제출원의 국제조사기관은 일본어출원에 대해서는 일본국 특허청, 영어출원에 대해서는 일본국 특허청 또는 유럽특허청(출원 사람이 선택)됩니다.

국제조사의 대상은 아래의 [국제조사기관이 조사를 할 필요가 없는 대상]과 [국제출원이 발명의 단일성을 충족하지 않는 경우]의 예외를 제외하고 원칙적으로 모든 국제 신청입니다.

〔국제조사기관이 조사를 할 필요가 없는 대상〕(규칙 39.1)

(ⅰ) 과학 및 수학의 이론
(ii) 식물 및 동물의 품종 또는 식물 및 동물의 생산의 본질적으로 생물학적 방법. 다만, 미생물학적 방법 및 미생물학적 방법에 의한 생산물에 대해서는 그러하지 아니하다.
(ⅲ) 사업활동, 순수하게 정신적인 행위의 수행 또는 유희에 관한 계획, 법칙 또는 방법
(ⅳ) 수술 또는 치료에 의한 인체 또는 동물의 신체의 치료 방법 및 인체 또는 동물의 신체의 진단 방법
(ⅴ) 정보의 단순한 제시
(ⅵ) 컴퓨터 프로그램 중 국제조사기관이 해당 프로그램에 대하여 선행기술을 조사하는 태세에 있는 범위외의 것

〔국제출원이 발명의 단일성을 충족하지 않는 경우〕

・국제출원이 발명의 단일성을 충족하지 못하는 경우, 국제조사기관으로부터 추가 수수료의 지불을 요구받습니다. 이 요구에 대해 추가 수수료를 지불하지 않은 경우, 청구 범위에 최초로 기재되어 있는 발명(「주발명」)에 관련된 부분만에 대해서 국제 조사 보고가 작성됩니다. 덧붙여 국제조사기관으로부터의 추가 수수료 지불의 요구에 대해, 추가 수수료를 지불했을 경우, 추가 수수료가 지불된 발명에 관련된 부분에 대해서도, 국제 조사 보고는 작성됩니다(조약 제17조(3) (a)).

・단일성의 판단기준은 PCT규칙에 의해 규정되어 있습니다. 국제출원이 발명의 단일성을 충족하는지 여부의 판단기준은 일본국 특허청의 특허심사기준의 판단기준과 거의 같은 것으로 생각할 수 있습니다.

・국제출원은 하나의 발명 또는 단일의 일반적인 발명 개념을 형성하도록 연관되어 있는 일군의 발명에 대해서만 실시한다(규칙 13.1).

· 발명의 한 군이 동일한 국제 출원의 청구 범위에 기재되어있는 경우, 이들 발명 중 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 포함하는 기술적 관계 어떤 경우에만 규칙 13.1에 규정된 발명의 단일성 요건이 충족된다. "특별한 기술적 특징"이란 청구범위에 기재된 각 발명이 전체적으로 선행기술에 대하여 행하는 공헌을 명시하는 기술적 특징을 말한다(규칙 13.2).

· 발명의 그룹이 단일 일반 발명 개념을 형성하도록 연관되어 있는지의 결정은 이들 발명이 별도의 청구 범위에 기재되어 있거나 단일 청구 범위에 대안적이다. 형식으로 명시되어 있는지 여부를 고려하지 않고 수행한다(규칙 13.3).

 

 

국제조사기관의 견해서(ISA견해서, ISO)

국제조사기관의 견해서는, 국제조사기관에 의해 작성되어 청구의 범위에 기재되어 있는 발명이 신규성을 가지는 것으로 인정되는지, 진보성을 가지는 것(자명한 것이 아닌 것) 라고 인정될지 어떨지, 산업상의 이용 가능성을 가지는 것으로 인정될지 어떨지, 등에 대한 견해서입니다.

또한, 국제조사기관의 견해서에는 청구의 범위, 명세서 및 도면의 명료성, 또는 청구의 범위가 명세서에 의해 충분히 뒷받침되는지 아닌지의 문제에 관한 소견이 기재되는 경우가 있다. 있습니다.

국제출원의 출원인은, 각국의 국내 단계로 이행하기 전에, 국제조사기관의 견해서에 의해 청구의 범위에 기재되어 있는 발명의 신규성, 진보성, 산업상의 이용 가능성에 관한 국제 조사 기관의 견해를 얻을 수 있습니다.

 

(2-1) 신규성의 판단 기준

PCT조약 및 규칙에는 청구범위에 기재된 발명은 선행기술 중 해당하는 것이 없는 경우에는 신규성을 가지는 것으로 규정되어 있습니다(조약 제33조 (2), 규칙 43의 2.1(b)).

여기서 말하는 「선행기술」이란, 기준일 전에 세계의 어느 곳에서나 서면에 의한 공개에 의해 공중이 이용할 수 있도록 되어 있는 모든 것을 말한다(규칙 64.1(a)), 「 「기준일」이란, 국제출원일, 또는 국제출원이 앞의 출원에 근거하는 우선권의 유효한 주장을 수반하는 경우에는 앞의 출원의 날입니다(규칙 64.1(b)).

 

(2-2) 진보성 판단 기준

PCT 조약 및 규칙에는, 청구의 범위에 기재되어 있는 발명은, 소정의 기준일에 당해 기술 분야의 전문가에 있어서 규칙에 정의하는 선행 기술로부터 봐 자명한 것이 아닌 경우에는, 진보성을 가진다고 규정되어 있습니다(조약 제33조(3), 규칙 43의 2.1(b)).

여기서 말하는 「자명」이란, 기술의 통상의 진보의 범위를 넘지 않고, 선행 기술로부터 분명하고, 또한 논리적으로 얻을 수 있는 것을 의미합니다.

또, 진보성의 판단에 있어서 적용되는 기본적 고찰 사항은 다음과 같습니다.

(ⅰ) 클레임에 관련된 발명은 전체적으로 고찰되어야 한다.
(ⅱ) 인례는 전체적으로 고찰되어야 하며, 당업자가 클레임된 사항에 도달할 수 있도록 해당 문헌의 교시를 조합하는 것을 동기 부여하거나 촉구하여야 한다.
(ⅲ) 인례는 클레임된 발명에 의해 초래되는 허용되지 않는 후지혜의 혜택을 사용하지 않고 검토되어야 한다.

신규성과 진보성에 관한 보다 구체적인 판단 기준은,PCT 국제조사 및 예비심사 가이드라인(일본어 가역) 제Ⅲ부 국제조사기관 및 국제예비심사기관에 공통되는 심사관의 고려사항(특허청)에 기재되어 있습니다.

 

국제조사보고를 받은 후 대응

(3-1) 조약 제19조의 규정에 근거하는 보정

출원인은, 국제조사보고의 송부의 날로부터 2개월의 기간 또는 우선일로부터 16개월의 기간의 어느 쪽인지 늦게 만료하는 기간내에 청구의 범위에 대해 1회에 한해 보정(19조 보정)을 할 수 있다(조약 제19조, 규칙 46.1).

조약 제19조의 규정에 근거하는 보정은, 출원시에 있어서의 국제 출원의 개시의 범위를 넘어서는 할 수 없습니다(조약 제19조(2))

조약 제19조의 규정에 근거한 보정이 이루어진 경우에는 보정 후의 청구의 범위는 국제 공개됩니다(규칙 48.2(f)). 또, 보정 후의 청구의 범위는 국제 사무국으로부터 지정 관청에 송달됩니다(조약 제20조(2)).

협약 제19조의 규정에 근거하여 국제단계에서 청구범위를 보정함으로써 국내단계 이행 후의 보정절차를 사전에 실시할 수 있으며, 보정후의 상태로 국내단계로 이행할 수 있습니다. . 그 때문에, 분명한 미비 등에 대해서는, 국제 단계에서 보정을 하는 메리트가 있다고 말할 수 있습니다.

 

(3-2) 비공식 코멘트 제출

출원인은 국제조사기관의 견해서에 대해서는 공식적인 반론은 할 수 없지만, 국제조사기관의 견해서에 대한 비공식 코멘트를 국제사무국에 제출할 수 있습니다.

비공식 코멘트는 국제사무국이 지정관청에 전달되지만, 이를 참작할지 여부는 각국 특허청 심사관의 재량에 맡겨집니다.

 

(3-3) 국제 예비 심사 청구

출원인은 국제예비심사의 청구를 하는 것으로, 국제출원에 대해서 국제예비심사를 받을 수 있습니다. 국제예비심사의 청구는, 국제조사보고 및 국제조사기관의 견해서 또는 국제조사보고를 하지 않는 선언의 송부의 날부터 3월, 또는, 우선일로부터 22월의 어느 쪽인가 늦게 만료하는 기한까지 해야 합니다(규칙 54의 2.1(a)).

 

 

국제예비심사

국제예비심사제도 개요

출원인이 소정의 기간 내에 국제예비심사의 청구를 실시하면, 국제예비심사기관에 의해 국제예비심사가 행해져, 국제예비심사기관의 견해서 및 국제예비심사보고가 작성됩니다(조약 제33조 ~제35조 등). 덧붙여 국제예비심사의 청구는, 국제조사보고 및 국제조사기관의 견해서 또는 국제조사보고를 실시하지 않는 선언의 송부의 날로부터 3월, 또는, 우선일로부터 22월의 어느 쪽인가 늦게 만료하는 기한 해야 합니다(규칙 54의 2.1(a)).

국제예비심사는 청구범위에 기재된 발명의 신규성·진보성·산업상의 이용가능성에 대한 예비적이고 구속력이 없는 견해를 제시하는 것을 목적으로 하고 있다(조약 제33조 (1)). 또한, 조약 제19조의 규정에 근거하는 보정이 이루어지고 있는 경우에는, 해당 보정은, 국제 예비 심사에 있어서 고려됩니다(규칙 66.1(c)).

국제예비심사기관은, 수리관청에 의해 특정되어, 수리관청으로서의 일본국 특허청이 수리한 국제출원의 관할 국제예비심사기관은, 일본어 출원에 대해서는 일본국 특허청, 영어 출원에 대해서는 일본국 특허 청 또는 유럽 특허청(출원인이 선택)이 됩니다.

국제예비심사보고는 1 또는 2 이상의 견해서 및 경우에 따라서는 국제예비심사기관과의 기타 연락 후 작성됩니다.

국제출원이 발명의 단일성의 요건을 충족하지 않는 경우, 국제예비심사기관으로부터 추가 수수료의 지불 또는 청구의 범위를 감축할 것을 요구됩니다. 출원인이 이 요구에 응하지 않는 경우, 국제출원 중 주발명이라고 인정되는 발명에 관련된 부분에 대해서 국제예비심사보고가 작성됩니다(조약 제34조(3)(a)).

덧붙여 국제예비심사에 있어서의 단일성, 신규성, 및 진보성의 판단기준은, 국제조사에 있어서의 판단기준과 같습니다.

 

국제예비심사를 받는 장점

・새로운 견해서
출원인은, 국제예비심사보고에 의해 국제조사기관의 견해서보다 한 걸음 진행된 견해를 얻을 수 있기 때문에, 선택국의 국내 단계로 이행할지 어떨지에 대한 판단을 보다 적절히 실시할 수 있습니다.

・보정
청구의 범위, 명세서 및 도면에 대해서 보정(34조 보정)을 할 수 있습니다(조약 제34조(2)(b)). 또한 국제조사기관의 견해서에 대하여 답변서를 제출할 기회가 주어집니다(조약 제34조(2)(d)). 이 때, 국제예비심사기관의 심사관과 면담 등의 교환을 할 수도 있으므로, 심사관에 대하여 출원인의 의견을 정확하게 주장할 수 있습니다(규칙 66.6).

・국제예비심사보고
출원인은 견해서에 대하여 답변서를 제출하거나 보정을 함으로써 특허성을 긍정한다는 국제예비심사보고를 입수할 수 있습니다.

· そ の 他
국제예비심사보고에는 구속력은 없지만, 특히 신흥국 등은 국제조사나 국제예비심사 결과를 중요시하는 경향이 있기 때문에 특허성을 긍정하는 취지의 국제예비심사보고를 입수할 것 그래서 국내 단계 이행 후 권리화의 가능성이 높아집니다.

 

 


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