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米国特許法における主要な改正点

1. はじめに

米国上院による上院法案(S.23)は、2011年3月8日に大幅に修正されて上院議会において承認されました。米国下院は、“Leahy-Smith America Invents Act”(下院法案(H.R. 1249)を大差(89-9)で可決し、これが上院でも可決されました。

これを受け、米国大統領は2011年9月16日に署名し、“Leahy-Smith America Invents Act”が発効しました。以下に重要な改正内容を説明します。




2. 主要な改正内容

(2-1) 先発明主義からハイブリッド先願主義へ(施行日:2013年3月16日

◆ 新規性判断の基準とその例外

  • 基本的には有効出願日(又は優先日)を基準とし、有効出願日(“effective filing date”)前に、クレーム発明が、特許されていたか、刊行物に開示されていたか、公然使用されていたか、あるいは販売されていた場合、当該クレーム発明は新規性を有しない(先行技術の地理的範囲について米国内外を問わない)。
  • 発明者(発明者から発明の情報を得た者も含む。)が発明を公表した場合であっても、1年以内に米国出願すれば、その公表によって新規性を喪失したものとはみなされない。
  • USC102(b)に規定の新規性喪失の例外規定は、発明者による公然使用および販売に対しては適用されない。
  • USC102(b)(2)(C)には、「発明主題およびクレーム発明が、有効出願日の前に、同一人に所有される、又は、所有される義務下にあった場合、米国出願または米国特許の開示であっても、USC102 (a)(2)の先行技術としない。」旨、規定されている。したがって、“inventive entity”が異なっていても同一人に所有される複数の特許は互いに先行技術の関係にはないので、継続出願や一部継続出願の代わりに、複数の独立した特許出願(但し、最先の特許出願の公開から1年の猶予期間内に出願要。)において権利化を図ることができ、しかも特許権存続期間を実質的延長も可能な場合がある。
  • USC102(a)(2)は、所謂拡大先願の地位について規定しており、未公開の先願が特許または公開された場合に、後願の新規性は喪失する。ただし、先願と後願の“inventive entity”が一致する場合は、後願USC102(a)(2)に基づき新規性を喪失しない。


◆ 公表日の重要性

  • 新法の先願主義は、先発明主義の支持者に配慮したものであり、先発表主義の概念を導入することによって先発明主義との調整を図っている。
  • 米国出願だけを考えた場合、有効出願日よりも発明の公表日の方が重要である。
  • 同じ発明に係る特許出願をファイルした複数の出願人が、それぞれ出願前に当該発明を公表していた場合、最も早く公表した出願人による特許出願が新規性を有し、その他の特許出願は新規制を有しない。


◆ 公表日の重要性を示す例

  • 米国出願1の有効出願日Aの前に有効出願日Bを有する他人による米国出願2は、先行技術となる。しかしながら、有効出願日Bの前に米国出願1の発明者(発明者から発明の情報を得た者も含む。)によって発明が公開されていた場合には米国出願2は先行技術としての地位を失う。ただし、発明者(発明者から発明の情報を得た者も含む。)による発明の公開日より1年以内に米国出願1がファイルされている必要がある(ハイブリッド版のone year grace period)。

公表日の重要性を示す例

◆ 新法の適用対象

次の米国特許出願に対し新法が適用される。

  • ① 2013年3月16日、又は、それ以降の日を優先日とするクレームを含む出願
  • ② 2013年3月16日、又は、それ以降の日を優先日とするクレームを過去に一度でも含んでいた出願
  • ③ 上記①又は②のいずれかに対して優先権を主張できる出願


◆ その他

  • 米国では、先に発明品を発売し、市場等の反応が良い場合にのみ、発売から1年以内に特許出願をファイルすることが今後も可能。
  • ハイブリッド先願主義への移行に伴い、35 USC §§ 100(発明者の定義等), 35 USC §§ 102 及び103における定義が変更される(有効出願日の導入等)。



(2-2) 冒認手続(”Derivation Proceedings”)(施行日: 2012年9月16日

  • 同一発明をクレームした複数者間の先後関係を決定するインターフェアレンス(”interferences”)や、先行技術よりも前に発明を完成させたことを述べた宣誓供述書を提出することによって当該先行技術を取り除く手続(”swearing behind”)に関する条項が廃止される。その代りに、真の発明者を決定する(冒認出願か否かの判定)手続が新たに設けられる。
  • 後願の発明者/出願人は、同一発明をクレームする先願が、後願の発明者/出願人から派生したものである旨の”petition”をファイルすることが可能となる。
  • 後願の発明者/出願人は、後願のクレーム(先願クレームと同一または実質的に同一のクレーム)が最初に公開された日から1年以内に上記の”petition”をファイルする必要がある。
  • USPTOの認定に不服の場合、連邦地方裁判所またはCAFCに直接控訴できる。


(2-3) 先使用による抗弁("Prior User Rights”)(施行日:2011年9月16日

  • 旧法(35 USC §§ 273)ではビジネス方法特許にのみ抗弁が認められているが、新法ではすべての技術分野に先使用の抗弁が拡張される。
  • 2011年9月16日以降に発行された特許に対して、被疑侵害者は新法下の先使用の抗弁が認められる。
  • 被疑侵害者は、有効出願日または発明者による公表日の1年以上前に、米国において、特許発明を商業的に使用又は販売していたことを証明する必要がある。
  • 先使用による抗弁の可否は、クレームごとに判断される。
  • 先使用は、発明者から派生したものであってはならないし、放棄することもできない。放棄すれば先使用の権利を喪失する。
  • 事業譲渡の一環である場合を除き、先使用の権利を譲渡することもできない。
  • 先使用が譲渡された場合、譲渡時点又は(譲渡が優先日より前の場合は)優先日時点で使用されていた同じ場所で使用を継続しなければならない。


(2-4) 特許付与前の情報提供(施行日: 2012年9月16日

  • Notice of Allowanceの発行前であって、特許出願公開後6か月または第1回目のOAの郵送日の何れか遅い日までに何人も刊行物を基に情報提供(”Pre-Issuance Submission”)ができる。
  • 情報提供の際には、先行技術とクレーム発明との簡潔な関連性の説明を書面にて提出しなければならない。


(2-5) 特許付与後の手続(施行日: 2012年9月16日

(2-5-1) 特許付与後の異議申立(”Post-Grant Review”)

◆ 時期的要件

  • 特許付与後9ヶ月以内、又は再発行特許発行後9ヶ月以内であれば、利害関係のある実際の当事者を特定することが前提(特許権者不可。匿名不可。)で、異議申立請求が可能である。但し、再発行特許のオリジナル特許に存在するクレームと同じか又は狭いクレームの削除を異議申立において請求しないことが前提。
  • “declaratory judgment”や “challenging validity of the patent”等の民事訴訟を過去において提起していた場合には、上記異議申立は請求できない。


◆ 時期的要件の例外

  • 金融サービス業界用のビジネス方法特許については例外がある。ビジネス方法特許に係る特許付与後の異議申立手続においては、現在の特許又は将来の特許を問わず、新法施行日から1 年後(2012年9月16日)に請求することができ、また、特許付与から9ヶ月経過した後であっても請求することができる。


◆ 異議申立理由

  • 従来技術に係る理由に限定されるものではなく、いかなる不特許性理由も異議申立理由となり得る。


◆ 異議申立が認められるか否かの判断基準

  • 特許付与後の異議申立が認められるか否かの判断基準は、現行の判断基準(”substantially new question of patentability”)よりも高い5割を超える確率で(“more likely than not”)少なくとも一つのクレームが特許性を有していないか否かである。つまり、特許付与後の異議申立に適用される証拠の基準は、証拠の優越(“preponderance of evidence”)である。


◆ ”estoppel”の適用

  • 異議申立手続には、”estoppel”が適用される。すなわち、後日、当該請求人は、同じクレーム発明に対するUSPTOにおけるあらゆる手続に関与することが禁じられると共に、侵害訴訟等において、上記異議申立手続中にクレーム発明に対して提起された又は提起し得たであろう事項を争点として、再度同じクレーム発明に関して争うことはできない。ただし、当事者間で和解した場合には、”estoppel”が適用されることはない。


◆ その他

  • 技術的且つ法律的な知見を有する判事3 名の合議体で審議され、訴訟におけるディスカバリ手続よりも限定された範囲のディスカバリ手続が想定されている(”Discovery is limited to evidence directly related to factual assertions made by either party.”)。
  • 1年以内(最長1年半以内)に最終的な決定が下される。
  • 異議決定に不服の場合、請求人は、CAFCに直接控訴できる。
  • 後日、第三者によって訴訟が提起された場合、限定された条件下で自動的に異議申立手続は中断される。
  • 第三者は、特許付与後の異議申立手続及び当事者系の異議申立手続を請求できると共に、各手続に参加することができる。
  • 異議申立手続中に、当事者間で和解することが認められる。この際、上記”estoppel”の適用はない。
  • 最初の4年間は、その年にファイルできる異議申立手続の総数が制限される予定である。
  • 現行の当事者系再審査制度は1年後に廃止される。なお、現行の査定系再審査制度は維持される。なお、現行の再審査手続(当事者系および査定型の再審査手続)は特許権存続期間内であればいつでも再審査を請求することがでる。


(2-5-2) 当事者系の異議申立手続(”Inter Partes Review”)

◆ 時期的要件

  • 当事者系の異議申立手続の請求は、特許付与後の異議申立手続の終結後、又は、特許付与後異議申立手続の請求期間の経過後に可能となる。


◆ 異議申立理由

  • 無効理由は特許または刊行物を根拠とする場合(35 USC §§ 102と35 USC §§ 103を根拠とする場合)に限られる。


◆ 異議申立が認められるか否かの判断基準

  • 当事者系異議申立が認められるか否かの判断基準は、少なくとも1 つのクレーム発明が拒絶される合理的な勝算がある(“reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least one claim” )か否かである。


◆ ”estoppel”の適用

  • 異議申立手続には、”estoppel”が適用される。すなわち、後日、当該請求人は、同じクレーム発明に対するUSPTOにおけるあらゆる手続に関与することが禁じられると共に、侵害訴訟等において、上記異議申立手続中にクレーム発明に対して提起された又は提起し得たであろう事項を争点として、再度同じクレーム発明に関して争うことはできない。


◆ その他

  • 当事者系の異議申立手続は18ヶ月以内に完了しなければならないとされている。
  • 異議申立手続中に、当事者間で和解することが認められる。この際、上記”estoppel”の適用はない。
  • 当事者系の異議申立手続の総数は、現行の当事者系再審査手続の年間案件数に制限される予定である。


【新法の異議申立制度】
  特許付与後の異議申立(Post-Grant Review) 当事者系の異議申立(Inter Partes Review)
主体的要件 特許権者除き何人も可能(但し、匿名不可) 特許権者除き何人も可能(但し、匿名不可)
実体的要件 「5割を超える確率で(“more likely than not”)少なくとも一つのクレームが特許性を有していないか否か」が異議申立が認められるか否かの判断基準。 「少なくとも1 つのクレーム発明が拒絶される合理的な勝算があるか否か」が当事者系異議申立が認められるか否かの判断基準。
時期的要件 特許付与後9ヶ月以内、又は再発行特許発行後9ヶ月以内であれば、利害関係のある実際の当事者を特定することが前提(匿名不可)で、異議申立請求が可能。 特許付与後の異議申立手続の終結後、又は、特許付与後異議申立手続の請求期間の経過後に可能となる。
異議申し立て理由 従来技術に係る理由に限定されるものではなく、いかなる不特許性理由も異議申立理由となり得る。 無効理由は特許または刊行物を根拠とする場合(35 USC §§ 102と35 USC §§ 103を根拠とする場合)に限られる。
その他 異議申立手続には、”estoppel”が適用される。


(2-5-3) 補充審査(施行日: 2012年9月16日

◆ 補充審査の立法趣旨

  • 補充審査手続は、通常審査の過程において何らかの事情で考慮されなかった情報であって特許付与されたクレーム発明に関連が深いと特許権者が考える情報を考慮、再考、又は訂正することで、不公正行為を理由として特許が権利行使不能(”patent unenforceability”)になるリスクを排除することを意図している。


◆ 補充審査の特徴

  • 特許権者は、付与された特許に対して補充審査手続("Supplemental Examination”)を請求することができる。
  • 補充審査手続は、現行の査定系再審査手続と類似の方法で実施されるが、特許及び刊行物を請求の根拠とする場合に限定されない点で異なっている。
  • 出願審査段階で間違って開示した情報や十分に考慮されなかった情報等を考慮してもらうためにも、特許権者は補充審査を請求できる。
  • 補充審査の後、再審査が実施され当該情報が特許庁で考慮された後には、特許は権利行使不能とはならない。
  • USPTOは、特許権者による補充審査請求後3ヶ月以内に、“substantial new question of patentability”が提起されているか否かを判断する。
  • “substantial new question of patentability”が提起されていると判断された場合、査定系の再審査(”Ex Parte Reexamination”)が行われる。
  • 補充審査(又は引き続き行われる再審査)中にUSPTOが、特許権者側でUSPTOに対する重大な不公正行為が行われたかも知れないことに気付いた場合、USPTOはAttorney General(司法長官)にその旨を通知し適当と考えられる更なる措置を講ずる。


(2-5-4) 現行の当事者系再審査手続の要件変更(施行日: 2011年9月16日

  • 現行の当事者系再審査手続(”inter partes reexamination”)によれば、”substantial new question of patentability”(特許性に関する実質的な新たな疑義)を提示することが当事者系再審査請求の実体的要件とされている。
  • これに対し、新法によれば、少なくとも1 つのクレーム発明が拒絶される合理的な勝算があること(”a reasonable likelihood that the requester would prevail with respect to at least 1 of claims in the request”)を請求人が提示することが当事者系再審査請求の実体的要件とされる。
  • 現行法の当事者系再審査手続は、2012年9月16日まで実施され、その後、上記の(2-5-2) に記載の当事者系異議申立手続(”Inter Partes Review”)が取って代わる。


(2-6) ベストモード要件(施行日: 2011年9月16日

  • 35 USC §§ 112, first paragraphのベストモード(”best mode”)要件に変更はなく、それゆえに発明者は出願明細書中にベストモードを開示しなければならないが、新法によれば、2011年9月16日以降に提起された特許侵害訴訟において、遡及的に、ベスト・モード要件違反を根拠として特許無効を主張することができなくなる。
  • 新法では、ベストモード要件は、先の米国出願、外国出願、又はPCT出願の優先権享受を受けるために必要とはされない。
  • 発明者がベストモードを適切に出願明細書中に開示しなかったことは、侵害訴訟において被疑侵害者が不公正行為(”inequitable conduct”)を理由とする防御の根拠とできない。
  • 上記の特許付与後の異議申立手続(”post-grant review”)、当事者系の異議申立手続(”inter partes review”)、又は特許付与前の提出手続(”Pre-Issuance submission proceedings”)においてもベストモード要件違反を主張することはできない。
  • 特許付与後の異議申立手続において、ベストモード要件を充足していない特許を無効にすることができるが、連邦裁判所においてはできない。


(2-7) 発明者の宣誓書(施行日:2012年9月16日

  • 新法により、35 U.S.C. §§ 115下の”Oath and Declaration”の要件が簡素化される。
  • 国籍(citizenship)を特定する要件が削除され、非発明者(”non-inventor”)によって”Oath or Declaration”に関し、"authorized to be made by"という文言が新たに挿入される。
  • 発明者が譲渡を強いられた場合であって、”Oath and Declaration”に署名することができないか、あるいは署名することを拒む場合、発明者による”Oath or Declaration”の代わりに、"substitute statement"により非発明者の出願人(例えば、譲受人)が" statement"を提出できる。


(2-8) 弁護士の助言(施行日:2012年9月16日

  • 新法において、弁護士の助言を得ていなかったという事実を故意侵害認定の判断材料とすることはできない。
  • 新法は、Knorr Bremse v. Dana Corp., 72 USPQ2d 1560 (Fed. Cir. 2004)(en banc)を成文化したものであり、”infringed patent”に関する弁護士の助言(たとえば、”infringement opinion”)を侵害者が得ていなかったか、あるいは、そのような弁護士の助言を侵害者が裁判所に提出していなかったことは、特許権者に3倍賠償が支払われるかもしれない故意侵害(“willful infringement”)を証明するために用いることはできない。


(2-9) 虚偽表示者の訴訟当事者としての適格性(施行日: 2012年9月16日

  • 米国政府と、虚偽表示(”false marking”)によって被害を被った者とが訴訟当事者としての適格性を有する。
  • 現行法では、何人でも、特許実施品の販売業者を訴えて、虚偽表示に基づく懲罰的損害賠償を請求することができる。
  • 新法では、一般市民が提起した訴訟について、懲罰的損害賠償を遡及的に廃止し、損害額を2012年9月16日における実損害に限定する。
  • 新法によれば、特許権存続期間が満了した特許の特許番号を表示していても虚偽表示とはならない。


(2-10) マイクロエンティティの設定(施行日: 2011年9月16日

  • 新法において、スモールエンティティ(“small entities”)よりも料金が遥かに大幅に低減されるマイクロエンティティ(“micro entities”)が新設される。
  • USPTO料金が75%も割り引かれる。


◆ マイクロエンティティの要件

  • 出願人または事業体の総収入がアメリカの年間平均世帯収入の3倍を超えない。
  • アメリカの年間平均世帯収入の3倍を超える収入のある団体へ譲渡をしていないか、又はその予定がない。
  • 過去に5件以上の米国出願をしていない(雇用契約による譲渡の場合を除く。)。
  • 高等教育機関(米国の団体のみが該当)に雇用されていないか、譲渡の予定がないか、又は譲渡する義務がない。ただし、米国以外の高等教育機関で雇用されているか、譲渡の予定がある、又は 譲渡の義務がある出願人を含む出願の場合には該当しない。


以 上

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