INSITUFORM TECHNOLOGIES, INC., 诉 CAT CONTRACTING, INC.（CAFC No. 04-1267
HARAKENZO WORLD 专利与商标
2006 年 2 月 6 日
（作词：新井）
目次
介绍
在美国专利申请的开放获取中，如果引用文件中没有声明表明合并多个引用文件的动机，审查员就无法建立初步证据案件。在这种情况下，“引用的文件没有提供任何组合的动机”，“引用的文件教导的内容与要求保护的发明的技术内容不同”，或“引用的文件教导的内容与技术内容不同”所要求保护的发明”，或“所引用的文件不包括发明的组成。一个有效的反驳是，本判例法显示了在这种情况下您应该记住的内容。
简要进展说明
该专利的独立权利要求包括(a)开口鞋底的周边；(b)鞋底上形成的六边形凸起；以及(c)一侧面向脚趾的六边形。有。
在审查阶段，本专利(USP 4,366,012)的要求保护的发明基于所引用的文献，该文献教导了一种构造，其中具有开放周边的鞋底具有布置成一侧面向脚趾的方形突出部和六边形突出部。审查员认为，外观设计专利的一侧设置为一侧朝向脚趾的结构的组合不符合专利的非显而易见性要求。对此，专利权人对上述认定不服，请求审理。上诉委员会宣布审查员的拒绝理由无效，并提出了与非显而易见性相关的新拒绝理由。专利权人对此不服，向CAFC提起上诉。
CAFC确认事项
CAFC审理的问题是，根据审查员引用的引用文件与外观设计专利的教导相结合，该专利所要求保护的发明的要旨对于本领域技术人员是否是显而易见的。对此，CAFC确认，在没有实质性证据的情况下，将维持上诉委员会的决定。在这种情况下，作为判断非显而易见性的标准的事实认定是引证文献所教导的技术是否存在，或者反之，教导的内容是否偏离涉案专利发明，以及是否存在。被引文献暗示了组合多种现有技术的动机。有无很重要，此外，被引文献中教导的现有技术的内容和范围、现有技术的水平、发明与现有技术之间的差异，以及建立初步证据的客观证据。已确认。
被引文献有必要包含一个建议，即希望将多个被引文献结合起来，并且这种动机是基于所要解决的问题的性质、相关现有技术的教学内容以及相关文献也得到证实的。做出决定时将考虑承包商的通常知识。
结论
在本案中，CAFC 维持了上诉委员会的决定，因为所引用的文件中包含暗示合并作为动机的陈述。
本案中，专利权人以引证文件中所教导的外观设计专利的六边形凸起等理由提出，上诉委员会没有提供任何组合动机的实质性证据，不存在组合配置的动机。引用文献中教导的四边形突起和外观设计专利中所示的六边形突起的构造我对此进行了声明。
另一方面，CAFC证明合并的动机因此，无需声明组合是否合适，重要的是引用文献作为一个整体是否表明了上述组合的适用性。所讨论的组合不必被证明是最优选的组合。CAFC认为。
CAFC 在 re Gurley 中引用了，即使引用的文件指出某种组合并不比其他组合更可取，但这并不能否定这种组合的动机。判决结果就是这样。
尽管该专利说明书教导了CAFC具有布置有四边形突起的构造，但是指出该形状可以是正方形、三角形或除矩形之外的多边形。可以说，组合的动机是的形状被描述。因此，结合该教导与外观设计专利中所示的具有六边形凸起的结构，CAFC认定该专利发明不符合非显而易见性的专利性要求。
专利权人还指出，引用的文件描述了与所要求保护的发明的特定组合的背离。具体地，由于引用文献教导了其中上述三个组成元件被替换为不同的组成元件的构造，这意味着选择了除专利发明之外的构造的组合，因此，该专利发明不适用于该专利发明。 .我说过它教导我们远离发明。
另一方面，CAFC仅仅因为引用文献中描述了其他组合并不一定意味着它们偏离专利发明。判决结果就是这样。为了证明其背离专利发明，需要在引用文件中包含以下内容：必须有对专利发明的组成提出批评或质疑的陈述，或者对专利发明的组成提出质疑的陈述。法院认为。在本案中，CAFC 发现没有任何声明能够证实这种距离。
此外，专利权人还表示，引用的文件中没有说明专利发明结构的重要性。该专利发明的一个特别重要的构造是，六边形突起被布置为使得六边形的一侧面向脚趾，以防止在地面上打滑。已经指出，在所引用的引用文献中没有教导这一点，因此并不为本领域技术人员提供上述组合的任何启发。
相比之下，CAFC所要求的是在引证文件中说明合并的动机，且合并的理由不必与专利发明相同。判决结果就是这样。此外，上诉委员会驳回了专利权人的主张，认为所引用的文件实际上描述了专利权人所声称的防滑效果。
针对与非显而易见性相关的驳回理由，可以提出这样的论点：引证文献没有说明专利发明的组成是合适的，因此不能说是激发了专利发明的组合。然而，这种反对意见是不充分的。 CAFC 认为，没有必要教导或暗示组合对于激励而言是合适的或最佳的。换句话说，CAFC是除非专利发明的组合受到明确批评，否则无论该组合的效果如何，如果引证文献中暗示了该组合，则可以作为该组合的动机。已经确定了。
专利权人声称，引用文献仅公开了一种将专利发明的上述三个组成元件替换为不同的配置，而且，在多种组合中，不存在除专利发明的组合之外的配置。指出，由于申请人选择了以下内容，因此申请人的教导偏离了要求保护的发明的特定组合。
另一方面，CAFC法院认为，除非专利明确批评特定组合，否则不构成脱离专利发明的教导。简而言之，CAFC明确，重要的是是否披露合并的动机，而不是合并的原因。。
就这样