取得海外商标权

在海外获得商标权的必要性

商标权通常因国家而异，其效力仅限于注册所在国家或地区。即使商标在日本注册，该权利也不会自动在其他国家（例如美国、中国、欧洲或东盟国家）得到承认。

因此，即使与在日本注册的商标相同或近似的商标在海外使用，如果未在该国取得商标权，也可能难以采取充分措施打击商标侵权。对于计划拓展海外业务的公司而言，在海外提交商标申请是保护其品牌的重要准备工作。

特别是如果您向海外销售产品、委托当地公司生产您的产品、参加贸易展览会、使用跨境电子商务，或者与海外代理商或被许可人打交道，我们建议您尽早检查是否有必要提交专利申请。

在哪些情况下您应该考虑在海外提交商标申请？

海外商标申请并非仅在您已有海外销售业务时才必要。在决定是否在每个国家/地区提交申请时，您需要考虑未来的业务计划、生产基地、销售代理商、假冒产品的风险以及未来的品牌发展。

例如，在以下情况下，您应该考虑在海外获得商标权：

• 在海外展览会、贸易展览会和商务会议上使用产品或品牌名称。
• 在海外电商网站、社交媒体和代理机构网站上展示您的品牌。
• 我们将生产制造、销售、进口、仓储和广告业务外包给海外公司。
• 计划在中国、美国、欧洲、台湾、韩国和东盟国家销售。
• 我们希望防止第三方抢占专利申请、伪造产品以及以假名销售产品。
• 通过海外子公司、销售代理、特许经营和许可协议使用该品牌

许多国家都采用先申请原则，即先提交申请者享有优势。即使某个名称在日本已经使用了很长时间，但如果第三方在名称使用国提交了申请，也可能阻碍贵公司的海外扩张。

商标检索和申请前需要检查的检索数据库

在海外提交商标申请前，务必先查询目标国家是否已注册或申请注册了相同或近似的商标。未进行商标检索就提交申请，会增加申请被驳回的风险，增加当地代理费用，并可能导致需要更改拟注册的品牌。

本次调查将审查该商标的文字、发音、含义、标识、设计、指定商品/服务以及类似分类。问题不仅可能出现在英文拼写上，还可能出现在地方语言拼写、汉字/片假名/字母拼写、缩写以及发音相近的词语中。

检索时，我们可以使用世界知识产权组织全球品牌数据库、马德里商标监测系统、国家和地区商标数据库，以及欧盟知识产权局（EUIPO）和美国专利商标局（USPTO）等官方数据库。然而，仅凭数据库检索可能不足以确定相似性或指定商品和服务的范围。对于重要的商标，根据专利律师和当地专家的意见制定申请策略至关重要。

在海外获得商标权的主要方法

在海外获得商标权主要有两种途径：“直接向各国提交申请”和“根据马德里议定书提交国际注册申请（马德里议定书申请）”。哪种途径更合适取决于目标国家、申请数量、费用、处理时间、未来是否计划增加国家，以及是否存在相关的日本申请或注册。

此外，在某些情况下，例如欧盟，可以利用覆盖多个国家的区域商标体系。例如，在欧盟，使用欧盟商标可以让您获得广泛覆盖欧盟成员国的权利。另一方面，需要注意的是，驳回理由和异议程序可能会产生广泛的影响。

在海外提交商标申请时，重要的不仅是选择申请方式，还要比较哪些国家要求出于商业目的而享有商标权，哪些国家对侵权反制措施有较高的需求，以及哪些程序在成本、时间和管理方面更合适。

直接申报的特点

直接申请是指根据当地制度，向希望获得商标权的国家或地区的政府机构单独提交申请。即使在日本没有相同商标的基本申请或注册，通常也可以采用这种方法。其优势在于，它可以在马德里议定书成员国以外的国家使用。

另一方面，您需要遵守每个国家/地区的具体文件要求、语言规定、费用标准、审核流程、使用证明、授权委托书以及产品/服务描述规则。在许多国家/地区，这一流程由当地代理机构负责，因此您涉及的国家/地区越多，成本和行政负担就越大。

当需要在少数几个国家提交申请、需要提交马德里议定书下无法指定的国家申请、需要提交与基本申请相同或需要为每个国家创建灵活的指定商品和服务时，直接申请是有效的。

马德里议定书申请的特点

《马德里议定书》允许在单一国际申请中指定多个缔约国。如果以日本为注册地，则必须先向日本特许厅提交基础申请或注册，且国际申请中的商标必须与基础申请中的商标完全一致。此外，所指定的商品和服务也必须在基础申请或注册的范围内产生。

提交马德里议定书申请的优势包括：可以同时在多个国家轻松处理申请程序；无需在申请时在每个国家指定代理人；以及可以集中管理指定国家的增加、名称变更、地址变更和续签。

但是，如果您在指定国家/地区收到拒绝理由或临时拒绝通知，通常需要通过您在该国的当地代理机构进行回复。此外，如果基本申请或注册在国际注册日期后的五年内过期，则存在国际注册被取消的风险，即所谓的“集中攻击”。

如果您想同时在多个国家提交申请，如果您预计将来会增加更多指定国家，或者如果您想集中管理续签和变更，那么马德里议定书申请是一个可行的选择。

如何选择申请国家和优先权

在海外申请商标时，不可能在每个国家都提交申请。重要的是根据您的商业计划、销售预测、生产地点、销售地点、假冒产品的普遍程度、代理协议以及未来的扩张计划来确定优先顺序。

选择提交申请的国家时，应考虑您目前销售产品的国家、计划在不久的将来销售产品的国家、拥有生产合作伙伴的国家、您的品牌在电商和社交媒体上曝光的国家，以及假冒产品风险较高或存在抢先申请的国家。优先考虑的国家会因您的业务领域而异，包括美国、中国、欧盟、韩国、台湾、泰国、越南和印度尼西亚。

在日本提交商标注册申请后，若在海外提交商标注册申请，则可能根据《巴黎公约》主张优先权。要行使优先权，通常需要在自日本申请日起六个月内提交海外申请。如果存在海外扩张的潜力，建议在提交日本申请后立即开始考虑目标国家。

成本、期限和续约管理方面的考虑因素

海外商标申请的费用因国家数量、申请途径、类别数量、指定商品和服务的内容、检索范围、是否委托当地代理人以及是否需要对驳回理由作出答复等因素而异。直接申请需支付各国商标局的费用、当地代理人的费用和翻译费用；而根据《马德里议定书》提出的申请则需要确认世界知识产权组织（WIPO）的费用、日本特许局的费用以及每个指定国家的单独费用。

专利申请的注册时间因国家/地区而异。在一些国家/地区，审查过程较为顺利，而在另一些国家/地区，由于驳回通知、异议、提交使用证据、修改、上诉等原因，审查时间可能会较长。进行全面的申请前检索并整理好指定的商品和服务，可以提高注册成功率，并减少不必要的成本和时间。

注册后，您需要考虑续展期限、名称变更、地址变更、许可证管理以及因长期未使用而注销的准备工作。在某些国家/地区，如果商标在一定时间内未使用，则存在被注销的风险。对于海外商标而言，申请并非流程的终点；您还需要考虑如何维护商标权并管理商标的使用。

海外商标面临的常见风险及应对措施

在海外商标方面，可能会出现第三方抢先申请、当地代理商未经授权申请、销售假冒商品、未能获得当地语言名称的权利以及在电子商务网站上进行欺诈性销售等问题。

为了应对这些风险，可以有效地结合申请前检索、尽早申请、合同商标使用规则、考虑本地语言品牌、假冒产品监控，以及在发生侵权时采取警告信、行政措施、海关登记、异议程序和无效宣告审判等应对措施。

在其他国家，行使权利的方式和做法因国家而异。重要的是，决策不应仅仅基于日本的感受，而应制定一个既考虑到目标国家的制度，又能兼顾当地相关人士意见的应对方案。

HARAKENZO的海外商标支持

在 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK，我们提供海外商标权获取支持，从选择申请国家、进行海外商标检索、比较申请途径、直接申请、马德里议定书申请、起草指定商品和服务、与当地代理商沟通、回应驳回理由和临时驳回通知，到管理注册后的续展和变更。

我们公司提供根据您的业务需求量身定制的申请策略，并通过我们的外国支持办公室、美国支持办公室、欧洲专利局/欧盟知识产权局支持办公室、中国支持办公室、韩国支持办公室、台湾支持办公室、泰国支持办公室、印度支持办公室和印度尼西亚支持办公室，充分利用各个地区的专业知识。

无论您是首次考虑海外扩张的公司，还是不确定应该在哪些国家提交商标申请的公司，亦或是已经面临海外假冒产品或抢先申请问题的公司，又或是希望在与海外代理商的合同中加入商标条款的公司，我们都会根据您的具体情况为您提供必要的文件和报价。

常见问题

Q1. 如果一个商标在日本注册，它也可以用于海外吗？

即使商标在日本注册，其权利通常也仅限于日本境内。如果​​您希望在海外独家使用该商标，或者希望允许第三方使用和申请，则需要考虑在目标国家/地区提交申请。

Q2. 提交马德里议定书申请还是直接申请更好？

费用因涉及国家数量、是否存在基本申请或注册、指定商品和服务的性质、未来增加国家的计划、费用以及对拒绝的回应政策而异。如果您希望同时管理多个国家，马德里议定书申请是有效的；但如果需要针对每个国家采取灵活的回应措施，则直接申请可能更合适。

Q3. 是否需要进行海外商标检索？

这项调查非常必要。通过开展调查，可以更容易地提前确定是否存在相同或近似的商标，这些商标是否可以注册，在每个申请注册的国家/地区存在的风险，以及是否需要更改品牌。

Q4. 如何估算海外商标的成本？

费用估算基于目标国家、类别数量、申请途径、搜索范围、当地代理费用、是否需要翻译以及针对拒签理由的应对方案。由于官方费用和代理费用因国家/地区而异，因此务必先列出申请国家/地区清单，然后再确认相关费用。

总之

要获得海外商标权，需要考虑多个方面，包括选择目标国家、进行申请前检索、选择申请途径、制定指定商品和服务清单、应对驳回理由以及注册后的续展和使用管理。

如果您等到海外扩张计划具体化后才考虑商标注册，在应对第三方抢先申请和假冒产品方面可能会处于不利地位。如果您计划在海外销售、生产、签订代理协议、拓展电子商务或参加贸易展览会，建议您尽早评估申请海外商标的必要性。

如果您想了解更多关于海外商标申请、商标检索、申请国家选择、马德里议定书申请与直接申请的比较、侵权应对和续展管理等方面的信息，请随时联系 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK。

参考资料为公开信息

• 日本专利局：“国际申请（商标）/根据马德里议定书的国际申请”
• INPIT：“请告诉我如何在国外提交商标注册申请。”
• 世界知识产权组织“马德里体系”