캐나다

소관청

캐나다 지적재산국(Canadian Intellectual Property Office, 약어: CIPO)

(http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home)

캐나다 지적재산법은 특허법, 상표법, 디자인법, 저작권법, 집적 회로 토포그래피법 및 식물 육성자권법으로 구성됩니다.

이 중 캐나다 지적재산국은 특허법, 상표법, 디자인법, 저작권법 및 집적 회로 토포그래피법을 소관하고 있습니다.

가입하는 협약

 

캐나다 특허법은 실용 특허(일반 특허)만 규정합니다.

출원의 종류로서는, 이하의 3종류가 있습니다.

게다가, 특허를 보정하는 수단으로서, 이하의 2종류가 있습니다.

파리 루트 및 PCT 루트에서의 출원이 가능합니다.

단, 출원인이 추가 수수료를 지불한 경우에는 42개월까지 연장이 가능합니다.

영어 또는 프랑스어 번역문을 제출해야 합니다.

최후의 우선일로부터 30개월을 넘어 캐나다 국내 단계 이행 수속을 하는 경우에는, 회복 비용(”reinstatement fee”:CAD $200)의 지불이 필요합니다. 또한 최우선 우선일로부터 30개월 이내에 캐나다 국내 단계 이행 절차를 할 수 없었던 것이 고의가 아니었다는 취지의 진술서("statement")를 제출해야 합니다.

원서, 명세서 및 청구, 요약, 필요한 도면

다만, PCT 경유가 아닌 캐나다 특허청에 직접 출원하는 경우에 있어서 직접 출원된 특허출원이 영어 및 프랑스어 이외의 언어로 수속된 경우에도 정당한 출원일로 인정됩니다. 단, 2개월 이내에 번역문의 제출이 필요합니다.

클레임 수가 20개를 초과하는 경우 20개가 넘는 부분에 대해 클레임당 1캐나다 달러의 공식 수수료가 부과됩니다.

PCT 출원의 경우, 우선권이 국제 단계에서 회복되고 있거나, 우선권 회복 청구가 국내 이행의 날로부터 1개월 이내에 되어 있을 때는, 캐나다 국내 단계 이행 출원에 있어서 우선일의 회복이 가능해진다 합니다.

추완 서류가 우선권 서류에 완전하게 포함되어 있는 경우, 출원인은, 원출원일을 잃지 않고, 부족한 필요 서류를 추완할 수 있습니다. 단, 대상 출원은 캐나다 직접 출원뿐이며 PCT 출원의 캐나다 국내 단계 이행 출원은 대상외입니다.

PCT 출원의 경우이며 국제단계에서 우선권 서류의 인증 등본이 신청되지 않은 경우, 출원인은 인증 등본을 캐나다 특허청에 신청하여야 합니다.

다음은 특허의 보호 대상에 포함됩니다(법 2조).

또한 다음은 보호 대상에서 제외되었습니다.

특허출원 또는 특허출원과 관련하여 제출된 서류는 출원일 또는 우선일 중 어느 날 이른 날부터 18개월 경과 후에 공개됩니다. (법 10조)

1 심사 청구

・실체 심사 청구 기한：PCT 출원일 또는 캐나다 출원일로부터 4년 이내.

・분할 출원의 실체 심사 청구 기한：친출원의 실체 심사 청구 기한(친출원일로부터 4년), 또는, 분할 출원의 출원일로부터 3개월 중, 어느 쪽인가 늦은 분까지, 실시할 필요가 있습니다( 심사청구료 지불 포함).

2 심사 내용

법 27조 (1)에 있어서, 본 법에 근거해 특허를 부여하기 위한 모든 요건이 충족되었을 경우에 특허가 부여되는 취지, 규정되어 있습니다. 구체적으로 다음 내용이 검토됩니다.

3 오피스 액션 응답 기간

4개월. 단, 2개월 연장이 가능합니다. 다만, 응답 기한의 연장 신청에 필요한 aceptable reason이 엄격하게 판단되기 때문에, 오피스 액션의 검토에 시간이 필요하다고 하는 이유등으로는 연장이 인정되지 않는 경우가 있습니다.

4 Request for Continued Examination(RCE: 계속 심사 청구)의 도입(2022년 10월 3일 이후에 심사 청구를 실시하는 안건에 적용)

오피스 액션 발행 횟수는 3회로 제한되며, 심사를 계속하려면 RCE를 신청해야 합니다.

또한, RCE를 신청한 후에는 사무실 액션의 발행 횟수는 2회로 제한되며, 심사를 계속하려면 RCE를 추가로 신청해야 합니다. RCE 횟수에는 제한이 없습니다.

5 회색 마침표

다음의 경우의 공개는 신규성에 관하여 고려되지 않는다(법 28.2조(1)(a)).

덧붙여 이 1년의 유예 기간은, 우선일이 아니고, 출원일로부터 기산되기 때문에 주의가 필요합니다.

6 조기 심사

이하의 3 종류의 조기 심사 제도가 있습니다.

7 대응 외국 출원의 정보 제출

심사관은 대응 외국 출원의 정보를 제출하도록, 출원인에게 요구할 수 있습니다.

8 원자력에 관한 출원

특허청장관이 원자력의 생산, 응용 또는 사용에 관한 것으로 인정한 발명에 대한 특허출원은 심사되기 전에 그 발명내용이 원자력안전위원회에 통지됩니다. (법 22조)

원자력안전위원회는 해당 특허출원의 심사 등에 관하여 일정한 제한을 부과하도록 특허청장관에게 권고할 수 있습니다.

9 의약 용도 발명에 관한 클레임 형식

의약 용도 발명에 관해서는, 다음의 클레임 형식이 허용됩니다.

10 더블 특허

부모 출원과 분할 출원이 함께 계류하고 있는 경우에, 더블 특허의 통지를 받았을 때는, 한쪽의 출원을 포기하는 것으로 더블 특허는 해소합니다.

한편, 부모 출원이 등록되어 있는 경우에, 분할 출원에 있어서 더블 특허의 통지를 받았을 때는, 부모 출원을 포기해도 더블 특허는 해소하지 않습니다.

1. 보정 시기

출원후~특허 발효전에 있어서 언제라도 보정을 할 수 있습니다(법 38.2조(1)).

＊허가 통지～등록료 납부의 사이에도 보정을 실시하는 것이 가능합니다. 단, 2019년 10월 30일 이후에 허가 통지가 발행된 경우에는 허가 통지 후의 보정은 자명한 오기를 정정하는 것을 제외하고는 일반적으로 인정되지 않습니다.

＊허가 통지 후의 보정에 있어서, 심사관이 보정되는 오기가 자명하지 않다고 판단했을 경우는, 보정은 허용되지 않고, 보정이 편입되지 않는 상태로 특허가 됩니다. 덧붙여 출원인이 허가 통지의 취하를 청구하고 있지 않은 경우는, 등록료의 지불 기한은 변하지 않습니다.

＊허가 통지 후의 보정이 자명한 오기를 정정하는 것이 아닌 경우는, 출원인은, 허가 통지를 취하해, 재차 심사에 붙이도록 청구할 수 있습니다. 해당 청구는 허가 통지 발행 후 4개월 이내에 이루어져야 합니다.

*특허 허가 통지가 발행된 경우, "final fee(Issue Fee)"의 지불 전에 특허 허가 통지를 취하함과 동시에, 청비(CAD $400)를 지불함으로써, 프로세큐션을 재개시키는 것이 가능 됩니다.

2. 보정 범위

신규 사항의 추가는 인정되지 않습니다. 단, 신규사항이라도 명세서 중에 선행기술임을 명기하면 그 사항을 명세서 중에 포함하는 보정을 할 수도 있습니다(법 38.2조(2)(3)).

영어 및 불어 이외의 외국어로 특허출원이 되어 영어 또는 불어로의 번역문이 파일되는 경우, 특허출원 후의 보정은 출원 당초의 명세서(외국어)와 해당 명세서의 번역문( 영어 또는 불어)와의 쌍방에서 합리적으로 결론되는 것이어야 합니다.

3 오기를 정정할 수 있는 기한의 명확화

오기("clerical error")를 정정하기 위한 명확한 기한이 마련되었습니다. 구체적으로 마련된 기한의 적용 대상은 (i) 우선권 주장의 오기의 정정, (ii) 발명자 및 출원인의 오기의 정정, 및 (iii) 특허에 있어서의 명백한 오기에 관한 정정에 한정된다. (규칙 104-106조).

4 특허 허가 후의 정정 프랙티스의 간소화

"final fee (Issue Fee)"를 지불하기 전에 특허 허가 통지를 취소하고 청비 (CAD $ 400)를 지불하여 프로세큐션을 재개 할 수 있습니다.

원출원의 특허발행전까지 분할출원을 할 수 있습니다(법 36조(2)).

분할출원으로부터의 분할출원(손출원)이 가능합니다.

특허의 존속기간은 출원일로부터 20년이 됩니다(법 44조).
의약품에 관한 특허에는 특허기간의 연장제도가 있습니다(캐나다 특허법 개정에 의해 2017년 9월 21일에 발효).

＊연장기간은 다음과 같이 정합니다.
　연장 기간=(판매 승인일-특허 출원일)-5년
　※단, 최장 2년간

일부는 특허 등록 후 재심사를 청구할 수 있습니다(법 48.1조). 재심사 결정에 불복한 특허권자는 연방법원에 항소할 수 있습니다(법 48.5조).

＊특허 부여의 저지를 위해서, 제3자는, 선행 기술의 제출(정보 제공)을 실시할 수 있습니다. 또한, 부여된 특허의 취소를 위해 제3자는 재심사 청구를 할 수 있습니다. 또한 캐나다에서는 공고제도 및 이의신청제도는 존재하지 않습니다.

특허권 침해가 발생한 경우 특허권자는 부정행위의 정지와 손해배상의 청구를 할 수 있습니다(법 55조(1)(2), 법57조(2)).

＊대부분의 소송은 연방법원에서 취급되므로 법정지의 선택은 원칙할 수 없습니다.

* 디스커버리의 범위가 미국에 비해 좁아지고 있습니다.

＊배심원 제도는 없고, 공판은 모두 재판관에 의해 행해집니다.

＊특허권 침해 소송에서는, 포장 금반언의 원칙은 적용되지 않습니다(즉, 클레임 해석에 있어서, 심사 경과는 참작하지 않습니다.)

＊삼배배상은 원칙 없습니다.

캐나다 사법장관 또는 이해관계인은 특허 또는 특허의 클레임에 대하여 무효 소송을 제기할 수 있습니다(법 60조).

＊침해 소송과는 독립한 무효 소송입니다. 일본과 달리 법원은 특허 무효를 판단할 수 있습니다.

＊무효의 효과는 대세적 효력을 가집니다.

 

 

2023년 6월 21일 캐나다 정부는 “Canada Gazette, Part II Volume 157, Number 13”에 새로운 특허 규칙(SOR/2023-113)을 공개했습니다. 이 새로운 특허 규칙은 2024년 1월 1일부터 시행됩니다.

 

2022년 10월 3일, 캐나다 특허법이 개정되어 하기 (1)(2)의 신제도가 도입되었습니다.

신제도는 2022년 10월 3일 이후에 심사청구를 하는 안건에 적용됩니다(2022년 10월 2일까지 심사청구된 안건은 신제도는 적용되지 않습니다.).

특허 담당자: 변리사 하시모토 유카리(나고야)
의장·상표 담당자: 변리사 이시구로 토모하루(도쿄)

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