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35 U.S.C.§112, 2nd paragraph の要件を満たしているか否かを決定するための補足ガイドライン

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成23年02月14日
(文責:新 井)

1.はじめに

35 U.S.C. §112第2パラグラフ*1 には、出願人は、出願人が発明であると考える発明の主題を特定し且つ明確に請求する1個以上のクレームで、明細書を締めくくられるべきである旨、規定されています。

また、MPEP§2173.01には、クレームの境界が合理的な程度に明確且つ正確であるべき旨、規定されています。クレームが明確か否かは、明細書の開示内容、先行従来技術の教示内容、及び当業者によるクレームの解釈を勘案して判断されます。

なお、MPEP§2173.04によれば、記載されたクレームの範囲が広すぎるからといって上記規定違反と認定されるとは限らず、ケースバイケースでその事情によって35 U.S.C. §112の第1パラグラフや同第2パラグラフや35 U.S.C. §103の何れかの規定に基づいて認定されます。



2.補足ガイドラインの概要

USPTOは、明瞭にクレームが記載され、これにより保護された発明の主題の境界を当業者に明瞭且つ正確に伝え得る状態で各特許が発行されることを最も重要なことであると考えています。USPTOは、また、補足ガイドラインにおいて、審査官が正確に特定した不備を出願人へ通知するために審査官が為すべきことを審査官に説明しようとしています。


上記考えに基づき、USPTOは、2011年2月9日に、35 U.S.C. §112第2パラグラフの要件を満たしているか否かを決定すると共に特許出願における関連事項を取り扱うための補足ガイドライン*2 を官報に掲載しました。この補足ガイドラインの発効日は、2011年2月9日であり、2011年4月11日を期限としてパブリックコメントを募集しています。


なお、USPTOは、補足ガイドラインの法的効力について次のように説明しています。

すなわち、「補足ガイドラインは、実体的な規則を制定するものではなく、それゆえに、法的効力を有していない。補足ガイドラインは、USPTO内部の管理上のものであり、実体的であろうと手続的であろうと、当事者のいずれかがUSPTOに対して権利行使可能な権利または利益を作り出すことを意図したものではない。拒絶理由は、引き続き、実体法に基づくものであり、不服を申し立てるべきは、これらの拒絶理由に対してである。したがって、補足ガイドラインと捕捉情報に準拠して行ったUSPTOの審査官による過ちは、不服申し立ての対象ではない。」


以下は、補足ガイドラインの留意事項です。


  • 上記の補足ガイドラインには、35 U.S.C. §112第2パラグラフに基づき、クレームの文言やフレーズが不明瞭であると認定する場合、審査官は、Office actionにおいて、認定とその根拠とを明確に説明しなければならないこと、及び、これらの認定と根拠とは、上記拒絶理由をサポートしていなければならず、単に、クレームの文言やフレーズが不明瞭であると結論することを回避しなければならない
  • 今回の補足ガイドラインが、35 U.S.C. 112, paragraph 2の要件を満たすか否かを判断するときに、審査官を支援することを意図している。
  • 従属クレームが35. U.S.C. 112, paragraph 4 *3 の要件を満たすか否かを審査するときに審査官によって使用されるべき情報を含む。
  • コンピュータ関連発明の特定のシナリオに関するとき(特に、クレームがミーンズプラスファンクションで記載されているときと、クレームが単に機能的に記載されているとき)に、どのように35. U.S.C. 112を使用することが適切であるかについても紙面を割いている。
  • 審査官がより多くの出願審査に関与できるように、一つの出願当たりのOffice Actionsの回数を削減したい。
  • 審査のゴールは、審査官が、プロセキューションの早期の段階で、いかなる拒絶理由についても明確に説明することにあり、これにより、Office Actionsに対して、特許性の証拠をUSPTOに提出したり、できるだけ早期に完全に応答したりする機会を出願人に付与できる。
  • プロセキューションをコンパクトにするという理念下で、審査官は、各クレームが、各出願の最初の審査において特許性の各法的要件を満たしているか否かを精査し、first Office actionにおいて適用し得るすべての拒絶理由の根拠を特定し、出願のプロセキューションにおける不要な遅延を回避しなければならない。
  • 審査官は、拒絶理由が記載不備のみの場合であって、個人面談が、更なるプロセキューションに役に立つ、審査を短縮する、あるいは、審査官もしくは出願人にとって有益であると考えられる場合には、個人面談が有効な審査ツールであり、出願が係属している間であればいつでも、出願人または出願人の代理人と個人面談を行うことが推奨されていることを忘れてはならない。
  • 審査官は、発明の主題の範囲が明確に定義されている限り、単にクレームの範囲が広いからといって、不明瞭であるとは言えない。保護を受ける発明の主題の境界が明確に記載されていない場合であって、クレームの範囲が明確でない場合に、クレームは不明瞭であると認定すべきである。
  • 単にクレームだけに焦点を合わせるのではなく、発明が適正に開示されているか否かを決定するために、明細書の開示を精査することが必須の事項である。

以 上




*1 35 U.S.C. 112, 2nd paragraph
出願人が発明であると考える発明の主題を具体的に指摘し且つ明確に請求する1以上のクレームで、明細書は締めくくられるべきである。
*2 LINK: http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=PTO-P-2010-0088-0001
*3 従属クレームは、先行する一つのクレームを引用すると共に、クレームされた発明の主題を更に限定して詳細に記載しなければならない。従属クレームは、その引用先の全ての限定事項を含むものと解釈されなければならない。

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