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米下院法務委員会議長が修正案(Manager’s Amendment to H.R. 1249)を公表

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成23年04月18日
(文責:新 井)

1.はじめに

2011年3月8日に、米国特許法改正に係る上院案(S. 23)が95対5の圧倒多数で上院において可決され、2011年3月30日に、America Invents Act (AIA)に係る下院法案(H.R. 1249)が発表されました。

上記の上院案と下院案との主な相違点は、(i) first-inventor-to-file systemへの移行に伴い先使用権を拡張すべきか否か、及び、(ii) inter partes review の利用をどのように制限すべきかの2点でした。


2011年4月12日に、米下院法務委員会の議長(the Chairman of the House Judiciary Committee)は、上記の下院案に対する修正案(Manager’s Amendment to H.R. 1249 *1 )を公表しました。上記の修正案において、注目される修正点は、Inter Partes Review及びPost Grant Reviewの各手続に係るものです。


2. “Manager’s Amendment to H.R. 1249”における注目の修正事項

(2-1) Inter Partes Review手続の修正

米国特許法改正が法制化されれば、当事者系再審査手続は廃止され、その代わりにInter Partes Review手続が新設されることになります。


このInter Partes Review手続は、審査官によって処理されるのではなくて、Administrative Patent Judges of the Patent Trial & Appeal Board (審判官)によって処理されます。したがって、limited discovery practicesが行われる予定です。


そもそも、Inter Partes Review手続は、当事者系再審査手続をもっと利用しやすくするために提案されたものです。この点に関し、米下院案において、Inter Partes Review手続の実体的要件が修正され*2 、自動的に後続のdeclaratory judgment litigation手続が中断され、訴訟が開始されていた場合、Inter Partes Review手続を請求できる期間が長く設定されました。


上記の下院案(H.R. 1249)に対する修正案(Manager’s Amendment to H.R. 1249)のInter Partes Review手続における留意すべき修正点は、次のとおりです。*3


  • 実体的要件を「特許性に係る新たな疑義」を提起することに戻す。
  • 訴訟が開始されると、1年以内にInter Partes Review 手続を請求できるようにする(上記下院案では、9ヶ月以内に手続が請求可。)。
  • Inter Partes Review 手続が開始された場合、Inter Partes Review 手続の請求者は、書面でコメントをファイルする機会が少なくとも一回付与される。
  • ITC手続が同時に係属した場合、訴訟手続を中断するという条項(Sec. 320)を削除する。

上記下院案のPost Grant Review手続においては、申請期間が長く設定されていました。


(2-2) Post Grant Review手続の修正

上記修正案によれば、ITC手続が同時に係属した場合、訴訟手続を中断という条項(Sec. 330)が削除されています。



以 上



*1 http://www.patentspostgrant.com/wp-content/uploads/2011/04/Mg-Amend-HR1249.pdf
*2 特許性に係る新たな疑義(Substantial New Question of Patentability)の代わりに、米上院案の”reasonable likelihood of success”が手続の実体的要件。
*3 LINK: http://patentlawcenter.pli.edu/2011/04/13/patent-reform-update-house-reverts-to-senate-inter-partes-review-standard/

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