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US宣誓書中のIDS提出義務に係る文言の要件

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成20年03月24日
(文責:新 井)

1. はじめに
US特許出願に必要なフォームとして、37 CFR 1.63に基づく宣誓書(”Rule 63 (37 CFR 1.63) Declaration and Power of Attorney for Patent Application in the USPTO”)があります。 USPTOは、2008年1月24日付で、IDS提出義務に係る文言(37 CFR 1.63(b)(3)に規定されています。)を記載した宣誓書でない場合、2008年6月1日以降は受理しない旨を表明しています。
なお、CFR 1.63(b)(3)は、次のように規定しています。
“the oath or declaration must also state that the person making the oath or declaration acknowledges the duty to disclose to the Office all information known to the person to be material to patentability as defined in § 1.56.

2.これまでの経緯
1992年の改正時にRule 1.56の改正と整合するようにRule 1.63が改正されました。この改正により、審査に重要である旨の表現の"material to the examination of this application in accordance with CFR 1.56(a)"が、特許性の判断に重要である旨の表現の"material to the patentability as defined in §1.56"に修正されました。
しかしながら、審査過程において上記表現が修正されていない旨のobjectionを受領しても、ファイル済みの宣誓書が37 CFR 1.63の要件を充足している旨を反論して追補宣誓書をファイルしなかった実務家も多く、実際、従前の文言が付記された宣誓書のままで多くの出願が登録されていました。
そこで、今回、USPTOは、37 CFR 1.63(b)(3)に規定の文言("material to the patentability as defined in §1.56")を宣誓書に記載することを義務付け、このように修正された文言が宣誓書に記載されていない場合、出願人はobjection を受領することになる旨を表明しています。

3.講ずるべき措置
ケースごとに講ずる措置が異なります。
(3-1) ケース1
2008年6月1日前に宣誓書がファイルされたケースについては、37 CFR 1.63(b)(3)に規定の文言を宣誓書中に記載することは求められません。

(3-2) ケース2
2008年6月1日以降の出願されたケースについては、37 CFR 1.63に規定の文言("material to the patentability as defined in §1.56")を記載した宣誓書をファイルしなければなりません。
なお、一部継続出願を除く継続性出願(継続出願および分割出願)の場合には、親出願において2008年6月1日前にファイルされ、従前の文言("material to the examination of this application in accordance with CFR 1.56(a)")を記載した宣誓書のコピーをファイルすることが可能です。

(3-3) ケース3
従前の宣誓書をファイルしたケースに関し、審査に重要でないと判断して提出されなかった情報が特許性の判断にとって重要であると判明した場合、このような情報をIDSとして提出して情報開示義務を果たし、その際、追補宣誓書(37 CFR 1.67に規定のSupplemental Oath or Declaration)を提出することが望ましい。


以 上

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