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USPTO Final New Rulesに係る略式判決

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成20年04月07日
(文責:新 井)

1. 概 要
2008年04月01日、米国バージニア州東部地区連邦地裁において、2007年11月01日から施行予定であったUSPTOのNew PTO Rulesを無効とする略式判決が下され、その結果、先の仮差止め(preliminary injunction)が容認されました。差止めの具体的内容は、次のとおりです。

(1) 出願ファミリー(原出願、その継続出願およびCIPが含まれ、分割出願および仮出願は含まれない。)毎に、継続性のある出願(継続出願、一部継続出願、及び自発分割出願)の回数が2回までに制限されるという規則は無効である。
(2) 1出願当たりのクレーム数を合計25個まで(5個までの独立クレームを含む。)に制限するという規則は無効である。
(3) 1出願当たりのクレーム数が合計25個をを越えた場合、出願人にESD(Examination Support Document)を提出することを義務付けるという規則は無効である。

なお、USPTOがCAFCに控訴しないか、または控訴が棄却された場合、本判決は確定します。

《留意事項》
今回の判決において、関連出願の通知義務に係る規則に関しては一切言及されていません。この規則をPTOが今後どのように運用するかについては、注意深く監視を続ける必要があります。

なお、「関連出願の通知義務」とは、複数の特許出願/特許において、少なくとも一人の発明者が共通の出願/特許が存在する場合であって、譲受人が共通の場合、且つ出願日又は優先日の差が2ヶ月以内の場合、出願人は、該当する特許出願/特許についてUSPTOに通知する義務を意味します。
特に、複数の特許出願において、(i) 少なくとも一人の発明者が共通、(ii) 譲受人が共通、(iii) 発明の主題が重複、且つ (iv) 出願日又は優先日が同じ場合、それら複数の特許出願はダブルパテントの関係にあると推定されます。USPTOは、上記複数の特許出願が特許的に区別できないクレームを含むと認定した場合、それら複数の特許出願を一つの出願として扱います。

2.判決の根拠
 今回の判決において、「USPTOは実体規則を制定する権限を有していない。」旨が明らかにされました。
米国特許法第2条(b)(2)に、PTOの権限が規定されています。この規定には、実体規則に関する制定の権限が規定されていません。バージニア州東部地区連邦地裁は、Chrysler Corp v. Brown, 441 U.S. 281 (1979) に基づき、実体規則が出願人の権利・義務に係る規則であるので、上記(1)~(3)に係る義務規則は、本件の原告(GSKとTafas)の権利に影響すると共に現行の米国特許法の解釈を大幅に変更することになると判断しました。

(2-1) CAの回数制限とRCEの回数制限について
バージニア州東部地区連邦地裁は、継続出願の回数を制限すると、米国特許法第120条で保証された出願人の継続性出願をする権利を侵害することになり、同特許法の趣旨に反すると認定しました。

(2-2) RCEの回数制限について
バージニア州東部地区連邦地裁は、RCEの回数を制限すると、米国特許法第132条において明白に規定された文言と矛盾すると認定しました。

(2-3) クレーム数の制限について
バージニア州東部地区連邦地裁は、USPTOが複数のクレーム(同一クレームや、同様のクレーム)の内容に異議を唱え得るが、クレーム数を制限するのは特許法の趣旨に反すると認定しました。

(2-4) 審査補助書類(ESD)の提出義務について
CAFCの判例によれば、出願人は、先行技術調査を行わなければならないという義務を有していないと共に、努力をすれば見つかったかもしれない先行技術情報を提出しなければならないという義務も有していないと認定されてきました。
USPTOは、ペンディングクレームに特許性がないとの認定に対して、出願人に反証の機会を与えるべきであり、出願人に先行技術調査の義務を課すことによってUSPTOが本来負うべき義務を回避することを意図するESD(審査補助書類)の作成義務に係る規則は、現行米国特許法と判例との双方に反するものであり、出願人の102条、103条、131条に基づく権利を侵害するものである旨の判断が示されました。

3.判示内容と判決
 バージニア州東部地区連邦地裁は、
・ 米国特許法第2条に基づくUSPTOの規則制定権は、実体規則にまで及ばない。
・ 今回のFinal New Rulesは、その性質上実体的な規則であることに反論の余地はない。
を根拠に、「USPTO Final New Ruleが、現行米国特許法と整合していないと共に、同特許法に規定の権限を越えているので、無効と判断する。」旨を判示し、それゆえ、「USPTO及びその長官Dudasが今回の規則改正を実施することを禁止する。」旨の判決を下しました。

4.PTOの対応
 以下の情報によりますと、USPTOは、今回の判決を不服とし、CAFCに控訴するようです。なお、一般に、CAFCに控訴された場合、その判決が下されるまで、平均して1年程度要すると言われています。

Tafas v. Dudas: Appeal and Legislation
Filed under Intellectual Property on 3 April 2008
Patent Law Blog (Patently-O):

Tafas v. Dudas (Fed. Cir. 2008).

CAFC Appeal: PTO General Counsel James Toupin has reportedly indicated that the PTO will appeal the ruling to the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC). On average, CAFC appeals take over one year. The average is raised for “important” cases where or caess where precedential opinions are issued. However, there is a large variance between timing of the various judges. When on the panel, a couple of CAFC judges tend to greatly increase the expected time to judgment.
Patent Reform: The pending Patent Reform Act includes language that would provide substantive rulemaking authority to the PTO. That provision would directly overrule yesterday’s decision.


以 上

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