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米国審判手続における弁駁書において正当な理由なしに新たな反論が提示できないことが示された審決

特許業務法人　原謙三国際特許事務所
平成２２年０２月０１日
（文責：新　井）

１．はじめに
　審判手続において、審判請求人は、審査官の答弁（Examiner’s Answer）*1 から２ヶ月以内に弁駁書（Reply Brief）を提出することができます（see 37 CFR 41.41(a)(1)）。但し、この弁駁書には、新たな補正や証拠を含めることは認められませんので（see 37 CFR 41.41(a)(2)）、新たな補正や証拠を提出するためには、通常、継続性のある出願またはＲＣＥ手続を行うことが必要となります。
　上記事項に関連し、最近、拡大合議体BPAI（expanded-panel BPAI）において、２件の審決が下されました。これら２件のケースにおいては、いずれも、特許出願人が弁駁書において新たな反論を提示していましたが、これらの反論は、審判理由補充書（Appeal Brief）において提示することができたものでした。


２．最近の２件の審決例 *2
　37 CFR 41の規定の解釈に鑑み、上記いずれのケースにおいても、「審判部は、遅れて提示することに正当な理由が存在することを出願人が示さない限り、そのように遅れて提示された反論を考慮する必要はない」旨を求められていない旨の審決が下されました。
上記審決のうちEx parte Nakashima (BPAI 2010) において、「審判手続に係る規定は、審判理由補充書（Appeal Brief）においてタイムリーに提示されなかった反論が弁駁書において提示された場合であって、当該反論を審判理由補充書において提示し得なかった正当な理由が示されない場合、審判部が当該反論を考慮することを求めていない」旨が判示されています。

　37 CFR 41には、弁駁書の潜在的な内容については言及されておらず、新たな補正または明白でない補正や、新たな補正または明白でない宣誓供述書または他の証拠を弁駁書に含めてはならない旨が規定されています（see 37 C.F.R. § 41.41(a)(2) (2007)）。1998年前は、37 C.F.R. § 41において、弁駁書の内容は、審査官が新たに提起した事項についてのみ焦点を当てることが求められていました。しかしながら、そのような制限は、1998年ルール改正により削除されました。この改正にもかかわらず、BPAI合議体（BPAI panels）は、正当な理由なしに遅れて提示される反論や新たに提示される反論を弁駁書に含め得るように、弁駁書の範囲を拡張しない旨、上記２件のケースにおいて審決を下しました。

　新たな反論の提示を認めないというルールは、全てのタイプの法廷制度に共通のルールとなっています。しかしながら、Ex parte Nakashima (BPAI 2010) において実行された上記ルールは、新たに特別な意味合いを持たせることはないと言う方がより適切であるようです。
Ex parte Nakashima (BPAI 2010) において、Nakashima *3 は、審判理由補充書において、審査官による自明との認定に基づく拒絶理由は誤りであると感陳しました。弁駁書において提示した「新たな」反論は、依然として、自明性、及び同じ２つの引用文献の2点に焦点を当てたものであるが、非自明であるとの結論を導くための新たな正当化を提示していました。
特に、Nakashimaは、次の2点について反論しました。
すなわち、(1) 審査官は従来技術の教示内容を組み合わせているが、これは、本願クレーム発明の真空装置の機能性を破壊するであろう。(2) 審査官は２つの引用文献のうちの一方が” inner belt”を教示していると認定しているが、この認定は誤っている。
弁駁書において、「上記２つの引用文献を組み合わせる理由が存在しない。なぜなら、組み合わせた結果が望ましいものにはなっていなかったであろうからである。」旨、Nakashimaは反論しました。これに対し、審判部は、「２つの引用文献を組み合わせる理由が存在しない。」が新たな反論に相当し、それゆえに、審判部はこれを検討することを拒否した旨、示しました。

　なお、行政判事（Administrative Patent Judge）であるTerry Owens氏は、次の意見を示しています。すなわち、「特許出願人には、新たな反論を弁駁書に含める権利が付与されていたが、1998年にルールが改正された。このルール改正に関連してＵＳＰＴＯは見解を示しており（62 Fed. Reg. 53168）、これによれば、「審査官の答弁において新たな反論点が見つかったことのみに基づいて弁駁書において新たな反論を認めるという従前のプラクティスは削除され、これにより、新たな反論点がprimary examinerによってなされたか否かを争点とすることが回避される。」
以　上


*1
審判請求がされた場合、審査官の答弁（examiner's answer）において、審査官は拒絶査定の正当性を主張することができます（37 CFR 41.39(a)）。
*2
http://www.patentlyo.com/patent/2010/01/bpai-no-new-arguments-or-nuances-in-bpai-reply-brief-without-good-cause.html
*3
The Nakashima application is owned by Brother (Japan) and is being prosecuted by the Oliff & Berridge firm (DC).
The Borden application is owned by Sharp (US) and is being prosecuted by the Chernoff firm (Oregon).