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USPTO長官による米国審査をスムーズに進めるための10の助言

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成22年08月02日
(文責:新 井)

1.はじめに

Kappos氏は、USPTO長官に就任してから、様々な施策を提示しています。このたび、米国審査をスムーズに進めるための合計10個の助言を公表しています *1 。これらの助言は、審査官の側および出願人の側から特許出願の審査をスムーズに進めるために非常に有用なものであると考えます。以下に簡単に説明します。


2.米国審査をスムーズに進めるための10の助言

以下は、米国審査をスムーズに進めるためにUSPTO長官が提示した合計10個の助言の具体的な内容です。


1) 審査官との個人面談

可能な場合、個人面談を行う。個人面談によって、出願人と審査官との間で、一致点および不一致点を迅速に特定するための手助けとなり得る。個人面談は、審査の迅速化をアシストし、早期権利化をスムーズに行うための機会となる。


2) クレームを対処可能な範囲に収める

過度に多くのクレームをファイルしない。対処可能な範囲にある数のクレームをファイルすることによって、出願人の発明の中心に審査が注力される。


3) 良質な翻訳を提供する

米国出願をファイルする前に、注意深く外国語を英語に翻訳する。英語への翻訳の質が悪い場合、不明瞭なクレーム/明細書の記載内容に基づく記載不備が原因で、審査期間が意に反して長期化することになる。


4) 新たな限定事項を明確に特定する

審査の過程でクレームに新たな限定を付す場合、これをサポートする明細書中の記載/図面を応答書中に明記する。これにより、米国特許法第112条下の新規事項の追加に係る不当な拒絶理由を受領することが回避されると共に、審査官に本願クレーム発明をより良く理解してもらえる。


5) 完全な応答書をファイルする

審査が不当に長期化しないようにするために、Office Actionに記載されている事項に確実に対応することに留意する。


6) 補正書/意見書を早期にファイルする

できる限り、意見書/補正書を審査段階の最も早い時期にファイルする。可能であれば、Final Rejectionを受領する前に意見書/補正書をファイルする。Final Rejection後に補正書をファイルした場合、手続的に処理がより難しくなり、自動的に審査官に受理されるわけではなく、しかも審査の長期化を招来する。


7) 米国出願/対応外国出願をコーオーディネートする

対応の外国出願または国際出願における審査結果に鑑み、米国出願を作成または補正する。Patent Prosecution Highway (PPH) の成功例から明らかなように、対応の外国出願または国際出願に則して作成または補正された米国特許出願は、遥かに高い特許許可率を有すると共に審査期間をより短くするものである。


8) 本願発明を目指すクレームを作成する

出願前に保護したい本願発明について知ると共に、本願発明を目指すクレームを作成する。一連の当初クレームが出願人が必要とするか又は希望する保護を獲得するために作成されていなかった場合、審査官は、First Office Actionにおいて包括的なサーチをすることが困難となる。更に、一連の当初クレームが意図したものではないか、あるいは広すぎる場合、審査官は、将来クレームされるかもしれない事項を予測することが困難となる。これら全てが審査の長期化と出願人の支出を招来する。


9) 関連性の深い先行技術をIDSとして提出し続ける

焦点が合ったIDSを提出する。IDSには本願クレーム発明の特許性に関連が深いもののみを含める。本願クレーム発明の特許性に関連性が深くないものをIDSに含めた場合、焦点が合った審査を受けることができない。加えて、同じような先行技術文献を繰り返しIDSに含めることを回避する。


10) 広いクレームから狭いクレームまで作成する

出願人が妥当と思う最も広いクレームから出願人が保護するに値すると思う最も狭いクレームまでの一連のクレームを作成する。このような一連のクレームを作成することによって、審査官は、将来の補正を予期して、First Office Actionにおいて完全且つ焦点の合ったサーチを行うことが可能となる。単に広いクレームだけが作成されている場合、審査官は、焦点が合ったサーチを行うことができない。しばしば、First Office Action後にクレームされるかもしれない事項について審査官に勝手に推測させておくことになる。その結果、 断片的な審査が行われ、補正後に新たに先行技術文献が引用されることを招来することになる。


出願人と審査官との双方は、審査の効率化を図るために、コンパクトな審査が行われるように協力しなければならない。上記10の助言は、特許出願における早期権利化を達成する際に出願人とその関係者および審査官をアシストし得るものであり、ひいては特許の発行が早期に行われることになる。



以 上



*1 LINK: http://www.uspto.gov/blog/director/entry/ten_tips_for_streamlining_patent
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