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新規事項追加を絶対にすることなく発明を強力に保護する補正とは

2001年10月10日
特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
(文責:平田)

1.広い請求項と狭い請求項
(1) 請求項の広狭
請求項の広狭は、

①請求項中の 用語の概念 の広狭と
②請求項中の 構成要件の数 の多少と

によって決まる。

(2) 特許権の強弱と構成要件の数との関係
特許権を 侵害 しているとは 特許請求項に記載された構成要件の全てが他人の実施製品
または実施方法に含まれていること( 権利一体の原則 )
非侵害 とは
特許請求項に記載された構成要件が1つでも、他人の実施製品
または実施方法に含まれていない こと。

構成要件が多い請求項
→他人の実施製品または実施方法が非侵害となるおそれが高い
→特許権の弱い請求項
→出願人の権利保護をないがしろにした請求項

2.正しい補正と間違った補正
(1) 発明を広く保護する正しい補正のあり方

①最初の拒絶理由通知への応答 を、 明細書全体を見渡して 特許請求の範囲を見直し、補正できる 最後のチャンス と捉えること。
②本願実施例と拒絶理由の引用文献との 相違点を洗い出し、 相違点の中から特許性の有る 特徴点を見つける 。
③上記特徴点に絞って、以下のように補正する。
特許法17条の2第3項に規定された 補正の制限の範囲内で 、

(イ)願書に最初に添付した明細書(以下、当初明細書という)または図面中(フローチャート等)の用語から、 広い概念の用語を拾い出す 。
(ロ)無駄な構成要件を省く 。
(ハ)現行 の請求項を上記 (イ)及び(ロ)の観点で補正する 。
(ニ)新たな 請求項を上記 (イ)及び(ロ)の観点で設ける 。

※最初の拒絶理由通知より後での対応
・最初の拒絶理由通知より後の段階では、 実施例全体を見渡し、特許請求の範囲を見直す補正は、最早できない 。
・最後の拒絶理由、異議申立、審判における補正または反論
              ↓

相手の言っていることに対して だけ必要な補正また反論を行う

相手の言っていること=拒絶理由、異議理由、特許取り消し理由、拒絶査定の理由等

(2) 新規事項の追加をしない補正の絶対条件

当初明細書中または図面中(フローチャート等)の言葉を、 そのまま 用いる

              ||
正に直接的補正であり、新規事項を追加しない最も安全な補正

※但し、実施例の記載から都合の良い部分を ばらばらに拾い出し、結合 して請求項を作成してもよいと考えるのは、 間違い である。
拾い出した構成要件の 結合が、発明の一実施例になるということが記載されている ことを確認することが重要。

(3) 間違った補正とは

×
当初明細書または図面に記載された事項に基づいて、 記載された事項の概念を広げた新たな文言を作り出す補正

              ||
記載された事項の概念を広げる=新規事項追加の1パターン
新たな文言を作り出す=新規事項追加の 疑いが絶対に白といえない 。
              ↓
裁判の争点になるリスクが0ではない。

(4) 補正における特許事務所の責任
新規事項追加は、拒絶理由、異議理由、無効理由となる。
(最後の拒絶理由応答時、拒絶査定不服審判請求時での新規事項追加は 補正却下 )

・侵害者は、特許権を必死になって潰そうとしてくる。
・ 新規事項の追加が、 裁判の争点になる事態を絶対に避ける 責任を、 特許事務所は背負っている。
・ 新規事項の追加が、裁判の争点になるだけではなく、それが理由で裁判に負けた場合の出願人の損失は、計り知れない。
そうならないようにする重い責任を、特許事務所は背負っている。

3.新規事項の追加とみなされる補正
※以下に、新規事項の追加とみなされる補正の定義及び例を、審査基準を参考にして示す。

(新規事項の追加とみなされる補正)
補正された事項が、当初明細書または図面に記載されていた事項から当業者が直接的かつ一義的に導出できない事項となる補正 。

※審査基準から抜粋
「記載した事項の範囲内において」補正するとは、例えば、事項A,B,・・Xという1以上の「記載した事項」があったとき、補正後の明細書又は図面に当該事項A,B,・・X 以外の「記載した事項」がないこと である。

(記載事項の追加/変更)
当初明細書または図面に記載した事項の何れか1つが単独で、または複数のものが総合して、補正された事項を意味していることが当業者にとって明らかであり、かつ、 それ以外の事項を意味していないことが明らか である、とはいえなくなる補正。

(記載事項の削除)
当初明細書または図面に記載した事項の何れか1つが単独で、または複数のものが総合して、削除の補正後の明細書または図面に記載した事項を意味していることが当業者にとって明らかであり、かつ、 それ以外の事項を意味していないことが明らか である、とはいえなくなる補正。

[例]
(1)当初明細書に記載された上位概念の事項を、その上位概念に含まれるが、当初明細書に 記載されていない下位概念の事項に変更 する補正。
(2)当初明細書に記載された下位概念の事項を、当初明細書に記載されていない上位概念の事項に変更 する補正。
※分割出願の拒絶理由対応として、基礎出願の登録クレームに限定事項を付加した補正案を、出願人が提案してくる場合、 登録クレームの表現が、分割出願の明細書中に残っていない 限り、登録クレームの上位概念的表現を分割出願の明細書で復活させる補正は、 新規事項の追加となる ことに注意 すること。
(3)当初明細書または図面に記載した事項について、 複数通りの解釈が成り立つ場合であって、そのうちの いずれが意図されているのか不明 のときに、そのうちの 1つのものを特定して記載 することとなる補正。
(4) 周知・慣用技術 といえども、当初明細書または図面に記載した事項が、当該周知・慣用技術のみを意味し、それ以外の事項を意味しないことが明らかではないのに、当該周知・慣用技術の事項を追加する補正。
(5)明細書または図面中に 矛盾する2つ以上の記載 がある場合に、そのうちのいずれが正しいかが、当初明細書または図面から明らかではないのに、いずれかの記載に整合させる補正。

新規事項の追加とみなされる、より具体的な補正の事例集が、審査基準と共に特許庁によって公表されている。

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