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ビジネスメソッドクレームが米国特許法101条下の法定特許主題に該当するか否かについての判断が示された大法廷判決

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成20年11月04日
(文責:新 井)

ビジネスメソッドクレームが米国特許法101条下の法定特許主題に該当するか否かについての判断が示された大法廷判決In re Bilski, 2007-1030, (Fed. Cir. 2008) (en banc)


1.はじめに
2008年10月30日に、CAFCの大法廷(en banc)は、Bilski 事件において、コンピュータを用いないBusiness Method Claimsが米国特許法第101条下の法定特許主題に該当するか否かについての判断を下しました((9対3))。ただし、同法廷は、Business MethodやSoftware に係る発明を排除することを示しませんでしたが、プロセスクレーム発明が米国特許法第101条下の法定特許主題に該当するか否かについて、判断基準*1(“machine or transformation test”)を新たに提示しており、この判断基準をクリアできた場合には特許性を有すると認定されます。

*1
(1) 特定の機器(machine)*2あるいは装置(apparatus)と関連づけられている(tied)、又は
(2) “特定の物品(particular article)”を異なる状態(state)あるいは物体(thing)に変化(transform)*4させている。
*2 BPAIは、本大法廷判決前に2つの審決(Ex parte Langemyr (May 28, 2008) とEx parte Wasynczuk (June 2, 2008))を下しており、その際、汎用コンピュータが特定の”machine”ではないことを説示しています("A general purpose computer is not a particular machine, and thus innovative software processes are unpatentable if they are tied only to a general purpose computer.")。

2.簡単な経過説明
Bernard L. BilskiとRand A.Warsawは、Business Method Claims(エネルギーなどの商品取引において価格の変動リスクを回避する方法)に係る特許出願(USSN. 08/833,892)をファイルしました。
審査の過程で、出願が拒絶され(拒絶理由:米国特許法第101条下の法定特許主題に該当しない。)、これを不服として、出願人は、USPTOのBPAI (Board of Patent Appeals and Interferences)に審判請求手続を行いましたが、BPAIは審査官のFinal Rejectionが妥当である旨の審決を下しました。
上記出願人は、BPAIの審決を不服とし、CAFCに控訴しました。CAFCは、本件を大法廷で審理すべきとの判断を下し、2008年5月8日に口頭審理が行われ、2008年10月30日に大法廷判決が下されました。大法廷は、BPAIの審決を支持する旨の判決を下しました。
CAFCの大法廷は、Business Method Claims(エネルギーなどの商品取引において価格の変動リスクを回避するプロセス)*3が米国特許法101条下の法定特許主題に該当するか否かについて審理していました。本件においては、"abstract idea that is not embodied in, does not operate on, and does not transform a machine, manufacture, on, and does not transform a machine, manufacture, or composition of matter"は法定特許主題ではない旨の判例と、State Street Ban最高裁判決との整合性についての判断も併せて示される予定でした。

*3
1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

3.判決内容
 CAFCの大法廷は、法定特許主題を規定した米国特許法第101条に基づき、特許の対象となる発明を判断するために、連邦最高裁判所による”machine or transformation test”の判断基準を採用(Diamond v. Chakrabarty, http://supreme.justia.com/us/447/303/case.html)し、Bilski の特許出願クレームは、any articleを異なる状態または異なるものに変化させておらず、単なるmental process に過ぎないとの理由により、BPAIの審決を支持しました。*5

ステートストリート事件*7での判断基準であった”useful, concrete and tangible result” の要件(see Alappat, 33 F.3d at 1543; see also State St., 149 F.3d at 1373)を充たすからといって法定特許主題の要件を充たすことにはならないことも示しています。)。この判断基準によれば、クレームに記載の方法発明は、「特定の”machine”と関連づけられている(”tied”)」または「物理的な物または実体を表すもの(representative of physical objects or substances)を変化させる」ことを規定していない場合には、法定特許主題に該当しないことになります。
換言すれば、Business Method ClaimsやSoftware Claimsであっても、machine or transformation testを充足すれば。特許発明の主題となり、特許取得の可能性がありますが、米国においてBusiness Method ClaimsやSoftware Claims(data and informationを新規な方法で処理する場合も含む。) が特許される可能性は大幅に低くなります。
 だし、たとえクレーム発明が、"physical steps"を文言していたとしても、a particular machine or apparatus, または any article を異なる状態またはものに変えることを文言していなければ、そのクレーム発明は、法定特許主題を記載していないので、特許されることはありません。逆に言えば、たとえクレーム発明がany "physical steps"を欠いていたとしても、特定のmachine に関連づけられているか、又はany article を異なる状態またはものに変えることを文言していれば、そのクレーム発明は、法定特許主題を記載していると認定され、特許付与の対象となり得ます。
なお、大法廷は、ビジネスメソッドの特許性に関し、the State Street Bank 事件の判決を棄却していません(http://ip-updates.blogspot.com/)。*6

*4 What is a Transformation?: The courts have already developed an understanding of transformation as it relates to the Section 101 inquiry. Here, the Federal Circuit referred to the distinction made in the 1982 Abele case. There, the court distinguished between two of Abele's claims – finding only one patentable. The unpatentable claim recited "a process of graphically displaying variances of data from average values" without specifying "any particular type or nature of data … or from where the data was obtained or what the data represented." The patentable dependent claim identified the "data [as] X-ray attenuation data produced in a two dimensional field by a computed tomography scanner." In retrospect, the Federal Circuit sees the difference between these two claims to be that of transformation. The second claim included sufficiently specific transformation because it changed "raw data into a particular visual depiction of a physical object on a display." Notably, the transformation did not require any underlying physical object. As the court noted later in the opinion, the transformed articles must be "physical objects or substances [or] representative of physical objects or substances."

*5 Bilski's claim was not patentable as a mental process. Additionally the Bilski claim failed the machine-or-transformation test because it was (1) not tied to any machine and (2) the alleged transformations in Bilski were not sufficient because they did not transform "physical objects or substances" nor did the transform articles "representative of physical objects or substances." Notably, transformation of "legal obligations or relationships, business risks, or other such abstractions" do not qualify as 'transformations' under the new test. The Federal Circuit left the State Street patent hanging – we know the test used in State Street was wrong, but we don't know whether the claimed invention would be patentable under the new test. Going forward, tax strategies (and business methods generally) that necessarily need computer assistance will be able to obtain protection by including sufficient recitation of ties to "particular machines." Practically, the links should be tied to particular portions of the computer to ensure that the tied machine is "particular" enough. On the transformation side, it is unclear whether the transformation of money will be considered sufficiently "representative of physical objects or substances."

*6  "We further reject calls for categorical exclusions beyond those for fundamental principles already identified by the Supreme Court.22 We rejected just such an exclusion in State Street, noting that the so-called "business method exception" was unlawful and that business method claims (and indeed all process claims) are "subject to the same legal requirements for patentability as applied to any other process or method." 149 F.3d at 1375-76. We reaffirm this conclusion."

*7  (i) 投資信託の管理を行うデータ・プロセスのシステムがクレームされており、数学的アルゴリズムを用いているが,法定特許主題であると認定された(1998年)。なぜならば、使用されている数学的アルゴリズムが単なる抽象的アイデアを示すものではなく,それによって行われるデータの転送が具体的な金額を示し,かつ「有益,具体的,有形な結果」を生むからである。ただし,この判例におい、純粋なビジネス・メソッド,すなわち,機器などと関連づけずに方法のみを記載したクレーム自体が法定特許主題になるとは判断されていない(実際に問題となったのはシステムに関するクレームであって、プロセスのクレームではなかった。また,数学的アルゴリズムを用いているといっても,具体的な数式が記載されているわけではないが、システムを構成する機器が具体的に開示されており、数値データを処理する方法も具体的に記載されていた。)。(ii) また、AT&T Corp.事件においては、1999年,遠距離通話のためのメッセージ記録の方法がクレームされており、CAFCは、AT&Tの発明が法定特許主題となるか否かは,数学的アルゴリズムを実行するための方法(たとえば,データの授受や処理の方法)が具体的に開示されている否かに基づいて判断されるとされた。(iii) さらに、2007年,Comiskey事件においては,コンピュータなどの機器と関連しない純粋なビジネスメソッドが法定特許主題となるか否かが審理された。この事件は,遺書や契約書などの法的文書に関係する調停方法に関する発明であり、CAFCは、この調停方法自体は単なるメンタルプロセスに過ぎないとし,法定特許主題に該当しないと判決した。さらに,このようなビジネスメソッドに関し,単なるデータ収集のためにコンピュータを用いるだけでは特許性がないと説示された。ただし、抽象的アイデアや数学的アルゴリズムであっても、特定の機器と関連づけられているか、あるいは物質を異なる状態あるいは物に変化させるものである場合,米国特許法第101条に規定のプロセスに該当するので、法定特許主題となる旨、判示された。

リンク先:
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf
http://www.pli.edu/patentcenter/blog.asp?view=plink&id=368
http://www.patentlyo.com/patent/2008/10/index.html

以 上


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