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ビルスキ事件の大法廷判決後のプロセキューションにおける対応例

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成21年09月07日
(文責:新 井)

1.はじめに
ビルスキ事件の大法廷判決(545 F. 3d 943 (Fed. Cir. 2008), decided on October 30, 2008)の結果、プロセス発明が法定主題(patent eligible subject matter)であるか否かは、1972年にBenson事件で米国連邦最高裁判所によって判示されたテスト(Machine–or–Transformation Test)に基づいて判断されます。

具体的には、次の (i) または (ii) が満たされた場合、米国特許法101条に規定される特許可能なプロセスクレームであると判断されます。

(i) クレームされたプロセスは、特定の機械(Machine)または装置(Apparatus)に関連付けられている。

(ii) クレームされたプロセスは、特定の物(Article)を異なる状態または別の物に変換 (Transformation)している。

 なお、In re Nuijten(500 F. 3d 1346 (Fed. Cir. 2007))において、上記の「機械(Machine)」とは、「部品または装置、装置の組み合わせにより構成される有形のもの」を意味します。また、公衆や個人の法的な義務または関係、ビジネスリスクなどの抽象的な事物は、物理的な対象もしくは実体又はこれらの代表ではないので、単に変換または操作するだけでは基準に適合しない旨の判断が示されました。

2.Machine–or–Transformation Testを満たすための措置
Machine–or–Transformation Test を満たすために講じ得る措置の一つとして、プロセス(方法)を装置に関連付けて規定することが挙げられます。これを達成する有効な方法は、クレームに記載のプロセスの一つの動作を装置に関連付けることです。具体例を以下に説明します。

 In Ex Parte DickersonにおけるBPAIの審決によれば、コンピュータ化されたプロセスの場合、「解法をコンピュータシステムから出力する」ステップを文言することによって、米国特許法101条下の拒絶理由が克服されました。

具体的には、In Ex Parte Dickersonにおいて、クレーム23は、次のように規定されています。

Claim 23. A computerized method for identifying a solution to address exposed performance gaps of a company in a specific industry, comprising:first identifying a plurality of operational metrics for the specific industry, wherein the operational metrics includes a factor used to measure health or viability of a generic company in the specific industry, wherein the specific industry is a grocery store industry, wherein the operational metrics include at least one of a rate of inventory turnover and a number of customers per day;assembling a set of solutions for application by the specific industry, wherein the set includes one of a decision, an action, a product, and a service;assessing impacts of application of the set of solutions on the operational metrics for the specific industry, wherein the assessing includes determining which of the set of solutions has a negative impact on an operational metric and determining which of the set of solutions has a positive impact on the operational metric;after identifying, assembling, and assessing, then comparing a current operational performance of the company to an operational performance of another company within the specific industry to obtain at least one performance gap, wherein the operational performance includes a performance of a company based upon the operational metric for the specific industry;identifying a solution based upon the impacts to address the exposed performance gaps, wherein the solution is at least one of a decision, an action, a product, and a service that impacts a problem in a positive manner; andoutputting the solution from the computer system.

In Ex Parte DickersonにおけるBPAIの審決理由は次のとおりです。
 「クレーム23、29、及び30に係るコンピュータ化されたプロセスは、情報をコンピュータ(FF 7 and 9-10)から出力するステップを含んでいるので、特定の機械(Machine)または装置(Apparatus)に関連付けられている。」
Link: http://patentablydefined.com/
以 上





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