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米国のFull First Action Interview Pilot Program

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成23年05月23日
(文責:新 井)

1.はじめに

審査官は、continuing or substitute applicationsに関し、First OAの発行前に審査官との間でインタビューを行うことを一般に認めます。その他の出願に関しては、審査が促進されると審査官が判断した場合に、First OAの発行前に審査官との間でインタビューを行うことが推奨されています(MPEP 713.02*1 参照)。


過去に、審査効率向上等を目的とし、First OA前に審査官との間で積極的にインタビューを行うパイロットプログラムが、特定の技術分野(米国特許分類:Class709Class707)に限って試行されました(2008年4月28日から6ヶ月間の期間限定)。その後、Enhanced First Action Interview Pilot Programが試行され、6ヵ月間の延長が合計2回実施され(1347 OfJ: Gaz. Pat. Ofice 173 (October 20, 2009)参照)、最終的には、2011年4月1日まで延長されました(1354 OfJ: Gaz. Pat. Ofice 51 (May 4, 2010)および1360 OfJ: Gaz. Pat. Ofice 56 (November 2, 2010)参照)。


上記パイロットプログラムにおいては、申請人が希望する場合、審査官は、先行技術調査後に出願人との間でインタビューを行いました。このようなパイロットプログラムに参加することによって、出願人は以下の利点を享受することができました。

  • プロセキューションを促進することが可能。
  • 出願人と審査官との間で相互のやりとりを促進することが可能。
  • プロセキューションの早期段階で審査官と一対一で特許性に係る争点を解決する機会を得ることが可能。
  • 出願を早期に許可可能状態にできる機会を得ることが可能。

USPTOの過去の統計によれば、上記パイロットプログラムに参加した出願の約1/3が、First Office Action で特許許可されました。なお、上記パイロットプログラムに参加しなかった特許出願の場合には約1/9がFirst Office Action で特許許可されています。


このような状況下で、2011年5月6日付のUSPTOのPress Release, 11-33 *2 によれば、あらゆる技術分野の特許出願を対象に、First OA前に審査官との間でインタビューを行うパイロットプログラム(Full First Action Interview Pilot Program)が試行中です。以下に詳細に説明します。


2.Full First Action Interview Pilot Programへの参加要件

本パイロットプログラムへの参加要件は、以下のとおりです*3 。

  • 特許出願が、再発行特許出願またはPCT出願のUS国内段階移行出願ではないこと。
  • クレーム数の合計が20個以下で、且つ、独立クレーム数の合計が3個以下であること。また、クレーム中に、多項従属クレームを含んでいないこと。
  • クレーム発明が発明の単一性を満たすこと。なお、限定要求が発行された際、一つのグループ発明に限定しない場合や、トラバースして限定した場合には、パイロットプログラムの対象から外される。
  • 参加は電子申請によるものとし、出願人はform PTO/SB/413C * を用いること。
  • 申請は、First OA(notice of allowability or allowance, or action under Ex parte Ouayleを含む。)発行の一日前(PAIR systemにより確認可能)までに行うこと

なお、Pre-Interview Communication (PTOL-413FP)の郵送日またはnotification date後は、サーチ費用やクレーム費用について払い戻しを受けることはできません。


3.Full First Action Interview Pilot Programの留意事項

今回のパイロットプログラムの留意事項は以下のとおりです。

  • 本パイロットプログラムへの参加申請は、試行期間が、2012年5月16日までの予定であり、その対象は、技術分野を問わず、First OAが未発行の特許出願。
  • 参加申請が認められた場合、担当審査官は、先行技術調査後にPre-Interview Communication(少なくとも一つのクレームが許可可能状態にないと認定された場合、拒絶理由が示される。)を発行し、これを出願人へ送付する。
  • 一旦Pre-Interview Communicationが作成されると(PAIRに掲載される1日前)、本パイロットプログラムの取り下げは認められなくなる。Pre-Interview Communicationの郵送日またはnotification date後に本パイロットプログラムの取下請求が行われた場合、インタビュー(person, telephonic or video-conference)が希望しない旨の請求と見做され、First Action Interview Office Actionが発行される。
  • 本パイロットプログラムへの参加に要するオフィシャルフィーの支払は不要
  • 出願人は、Pre-Interview Communicationの発行日から1ヶ月以内(更に1ヶ月の延長可)に、Pre-Interview Communicationの内容を検討し、First OA前のインタビューを請求しないか、あるいはFirst OA前のインタビューを予約すると共に補正書案および/または意見書案をファイルする必要がある。
  • インタビューは、Applicant Initiated Interview Request Form (PTOL-413A)をファイルし、その後2ヵ月以内のインタビュー希望日を提示し、2ヵ月以内にインタビューを担当審査官との間で行う必要がある。
  • 補正書案および/または意見書案については、当然の権利として受理されるものではなく、インタビュー時に本件プロセキューションを十分に促進すると判断される場合に審査官の裁量により受理されるものである。
  • 複数セットの補正案および/または意見書案をファイルすることは認められない。
  • インタビューに発明者が参加することも可能。
  • インタビュー時に出願人と審査官との間で全てのクレーム発明の特許性に係る協議が整って合意に至った場合、インタビュー後にNotice of Allowabilityが発行される。
  • インタビューの結果、両者間で合意に至らなかった場合、First Action Interview Office Action(所謂、First Office Action)が発行される。出願人は、1ヶ月以内に応答要(1ヶ月の期間延長可能)。
  • インタビューの結果、両者間で合意に至らなかった場合、出願人は、First Action Interview Office Actionの受領を求めないで、Pre-Interview Communicationにおける認定に対する応答として、提出済みの補正書案を正式の応答書に変換することが認められる(但し、次のOffice ActionがFinal OAとなる可能性がある。)。なお、次回のOffice Actionが発行されるまで、出願人は、追加の補正書および/または反論をファイルすることができない。
  • 出願人がFirst OA前にインタビューを請求しない場合、First Action Interview Office Actionが遅滞無く作成・発行され、これに対して1ヶ月以内に応答しなければならない。
  • Pre-Interview Communicationに対し応答期間内に応答しない場合、又はApplicant Initiated Interview Request Form をファイルした日から2ヵ月以内にインタビューが行われなかった場合、First Action Interview Office Actionが発行されてしまう。

以 上



*1 713.02 Interviews Prior to First Official Action [R-6]
A request for an interview prior to the first Office action is ordinarily granted in continuing or substitute applications. In all other applications, an interview before the first Office action **>is encouraged where< the examiner determines that such an interview would advance prosecution of the application. Thus, the examiner may require that an applicant requesting an interview before the first Office action provide a paper that includes a general statement of the state of the art at the time of the invention, and an identification of no more than three (3) references believed to be the “closest” prior art and an explanation as to how the broadest claim distinguishes over such references. See 37 CFR 1.133(a).
*2 http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11_33.jsp
*3 http://www.uspto.gov/patents/init_events/faipp_full_preog.pdf
*4 http://www.uspto.fiov/web/fonns/index.html

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