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Supplemental Examinations に係るFinal Rule

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
2012年08月27日
(文責:新 井)

1. はじめに

米国改正特許法(America Invents Act (AIA))のうちの2012年9月16日施行分の一つ(Supplemental Examinations and proposed revisions to ex parte reexamination fees)に関し、2012年1月25日に、ルール改正案がUSPTOによって公表され、その後、パブリックコメントを検討し、2012年8月14日にFinal Ruleが官報において公示されました。*1



2. 補充審査の概略

(2-1) 補充審査の立法趣旨

補充審査手続は、通常審査の過程において何らかの事情で考慮されなかった情報であって特許付与されたクレーム発明に関連が深いと特許権者が考える情報を考慮、再考、又は訂正することによって、不公正行為を理由として特許が権利行使不能(”patent unenforceability”)になるリスクを排除することを意図しています。


(2-2) 補充審査の特徴

  • 特許権者は、付与された特許(権利行使可能な期間にある発行済み特許)に対して補充審査手続("Supplemental Examination”)を請求することができる。
  • 補充審査手続は、現行の査定系再審査手続と類似の方法で実施されるが、特許及び刊行物を請求の根拠とする場合に限定されない点で異なっている。
  • 出願審査段階で間違って開示した情報や十分に考慮されなかった情報等を考慮してもらうためにも、特許権者は補充審査を請求できる。
  • 補充審査の後、再審査が実施され当該情報が特許庁で考慮された後には、特許は権利行使不能とはならない。
  • USPTOは、特許権者による補充審査請求後3ヶ月以内に、“substantial new question of patentability” が提起されているか否かを判断する。
  • “substantial new question of patentability”が提起されていると判断された場合、査定系再審査(”Ex Parte Reexamination”)が行われる。そうでない場合、supplemental examination certificate が発行され、査定系再審査は行われない。
  • 補充審査(又は引き続き行われる再審査)中にUSPTOが、特許権者側でUSPTOに対する重大な不公正行為が行われたかも知れないことに気付いた場合、USPTOはAttorney General(司法長官)にその旨を通知し適当と考えられる更なる措置を講ずる。


3.Final Ruleにおいて明確にされた事項

Final Rule において明確にされた事項は以下のとおりです。


  • Final Rule において、査定系再審査料金が$17,750に改定される(現行料金は、$2,520)。
  • 補充審査において考慮、再考、又は訂正の対象として提出可能な情報数の最大は12個である。
  • 特許権者は、再審査が開始後に発行されたOffice Actionに対しては応答可能であるが、現行の査定系再審査手続において認められているRule1.530に基づく応答は不可。
  • 音声情報を記録した情報やビデオ映像等も補充審査の請求の根拠とし得る。
  • 特許権者は、特許権存続期間が満了するまでに、1回以上の補充審査を請求できる。
  • 提出情報と対応クレームとを特定し、関連性を詳細に説明する。
  • 提出情報が50頁を超える場合、関連部分を要約しなければならない。
  • どのようにクレーム発明が提出情報に対して特許性を有する差異を具備しているかについて説明してもよい。
  • 提出情報が“substantial new question of patentability”を提起する理由を説明してもよい。
  • 補充審査の期間中に個人面談やクレーム補正は認められない。
  • 手続が査定系再審査に移行されなかった場合、その分の手数料の一部($13,430)が返金される。なお、補充審査の請求費用の合計は、$17,750 + $5,140である。
  • 補充審査(又は引き続き行われる再審査)中にUSPTOが、特許権者側でUSPTOに対する重大な不公正行為が行われたかも知れないことに気付くことは稀であり、気付いた場合でも、司法長官に通知する前に、複数のUSPTO officials と相談する。



以 上



*1 Link: http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-11.jsp
*2 Link: http://www.uspto.gov/aia_implementation/rin-0651-ac71.pdf

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