特許事務所 USA支援室
CONTENTS
CONTACT

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK


大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21 階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:

広島事務所 

〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4 階
TEL:082-545-3680(代表)
FAX:082-243-4130(代表)
E-Mail:

2018年3月1日開設
名古屋事務所

〒453-6109
名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9 階
TEL:052-589-2581(代表)
FAX:052-589-2582(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

プライバシーポリシー


USA支援室
USA知財情報 特許事務所 USA知財情報
室長(特許担当者)  岡部 泰隆 (大阪在籍)
意匠・商標担当者  石黒 智晴 (東京在籍)
大阪本部TEL
大阪本部FAX
東京本部TEL
東京本部FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664
: 03 - 3433 - 5810
: 03 - 3433 - 5281

米国インターフェアレンス

平成17年01月31日
特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
  (文責:新 井)

1.はじめに
 インターフェアレンス(interference)とは、特許と出願、または出願同士で「同一の特許可能な発明」がクレームされている場合に、発明の先後を争う手続をいいます(35 U.S.C. 135(a), 37 CFR 1.601(i))。
 米国が先発明主義を固持している限り、先発明者が誰であるかを決定するために、インターフェアランス(抵触審査)という手続きが必要になります。
 インターフェアランスには、出願中の2つの出願が偶然に同一発明として競合するタイプと、発行された米国特許公報を見た自称先発明者が名乗り出るようにして1年以内に出願し、クレームを同一にして競合するタイプとがあります。
 なお、USPTOは、特許-特許のインターフェアレンスの管轄権を有していません(35 U.S.C. 291, MPEP § 2300.01)。しかしながら、再発行特許出願が行われると、USPTOの管轄となります(MPEP § 2301.01)。
 
2.先発明の要件、及び用語の定義
 インターフェアレンスでは、次の要件を満足する者が先発明者と認定されます。
・ 最初に発明を着想(conception)し、
誠実な努力の継続(reasonable diligence)により、
・ 発明を実施化(reduction to practice)した者。

 原則として、着想と実施化が相手側より先の場合、先発明者と認定されます。
 なお、たとえ実施化が相手より後であっても、誠実な努力が継続されていた場合、先発明者と認定されます。

・ 『カウント』とは、インターフェアレンスの対象であり、クレームよりも概念的に広く、審査官によってクレームが発明ごとにグループ分けされ、このグループの一つが『カウント』といわれます(37 CFR 1.601(f))。相互に自明な発明も同じカウントに含まれます。たとえば、出願1がクレーム1(エンジン)を含み、出願2がクレーム8(エンジン)を含んでいるときは、これらのクレームは一つのカウントに含まれます。また、『エンジン』について自明な発明、例えば『6気筒のエンジン』や『8気筒のエンジン』も同一のカウントに含まれます(MPEP 2309.01参照)。
・ シニアパーティ(senior party)とは、最先の出願日を有する出願人、または特許権者をいいます。他方はジュニアパーティ(junior party)(37 CFR 1.601(m))。ジュニアパーティは、自己が先に発明した事実の立証責任を負います。
・ 発明1と発明2とが同一の特許可能な発明関係にあるとは、発明2を発明1の先行技術と仮定した場合、同一(35 U.S.C. 102)または自明(35 U.S.C. 103)であることを満足する必要があります(37 CFR 1.601(n))。
・ モーションとは、攻撃防御の手段を提示する手続きです。たとえば、優先権主張の適否を予備的モーションとする等。

3.インターフェアランス宣言の要件
 出願-出願のインターフェアレンスが宣言されるためには、クレームが抵触していると共に特許可能であると審査官が認定する必要があります(37 CFR 1.603)。
 簡単な発明の場合には先願と後願の間が3ヶ月以上あるとインターフェアレンスは宣言されません。先願と後願の間が6ヶ月以上あるとTechnology Center Directorの承認なしにはインターフェアレンスは宣言されません(MPEP § 2303)。
 ただし、一方の出願が最先の外国出願日を有し、他方の出願が最先の米国出願日を有するような場合には、インターフェアレンスが宣言されることがあります(MPEP § 2303)。
 出願-出願の関係でインターフェアレンスが宣言されない場合、一方を特許した後に、他方の出願との間でインターフェアレンスが宣言されます。
 インターフェアレンスの宣言は、出願人側から請求することができます(37 CFR 1.604,1.607)。
 
 後願が先願特許から3ヶ月以内に出願されている場合、なぜ先発明であるのかを開陳するステートメント(statement)を提出すれば済みます(37 CFR 1.608(a))。
 それ以外の場合、先発明であることの証拠(evidence)を提出しなければなりません(37 CFR 1.608(b))。
 上記証拠は、特許公報、出版物、宣誓供述書等を含みます。上記の宣誓供述書は、1通が出願人によるものです。そして、可能な場合、証人(witness)により作成された少なくとも1通を併せて提出します。(37 CFR 1.608(b))。
 
 インターフェアランスの対象とされるクレーム発明と同一の特許可能なクレーム発明が出願中に存在しない場合、審査官はそのクレームを追加するように指示します(37 CFR 1.605(a))。この場合、指定期間内に追加しなければ、上記クレーム発明については放棄したものとみなされます(37 CFR 1.605(a))。

 なお、先願特許と同一のクレームは、先願特許が付与された日から1年以上前にクレームされていない限り、このようなクレームを出願に含ませることはできません(35 U.S.C. 135(b)(1))。また、公開された先願と同一のクレームは、先願が公開されてから1年以内しか作成することができません(35 U.S.C. 135(b)(2))。

4.インターフェアレンスの根拠
 インターフェアレンスの根拠となる規定は、§102(g) です。
 先発明であるか否かは『発明日』を基準に判断されます。
『発明日』とは、発明が完成した日をいい、発明の現実の実施化または法定の実施化(特許出願:実施可能要件、記述要件、ベストモード要件を満足することが必要)の早い方をいいます。ただし、発明の着想から誠実な努力を継続して発明を実施化した場合は、着想の日が発明日として認められます。
 なお、1994年改正法により、米国以外での発明日(NAFTA、WTO加盟国における発明日)も主張できることになりました(§104)。ただし、1996年1月1日までしか遡及できません。

5.手続の手順
 ① インターフェアレンスの宣言
 インターフェアレンスが宣言されるまでは審査官に管轄がありますが、宣言後は審判部に管轄が移ります(37 CFR 1.614(a))。

 インターフェアレンスの宣言の通知は、各当事者に送付されます(37 CFR 1.611(a))。この通知において、準備書面(preliminary statement(37 CFR 1.621(a)))及び予備的モーション(準備申立preliminary motions(37 CFR 1.633))の提出時期が特定されます(37 CFR 1.611(d)(1))。準備書面は3ヶ月以内に提出することが必要です。予備的モーションに対しては2週間以内に異議申立をすることができます。

 準備書面では、当事者が『発明日』の主張を行います。具体的には、各カウントについて、発明者を特定する。次に、発明の最初の図面が作成された日付、発明の最初の説明書が作成された日付、発明が最初に他人に開示された日付、発明の最初の着想の日付、発明の最初の実施化の日付、発明の着想後、実施化に向けて誠実な努力を開始した日付等を記載することが必要です(37 CFR 1.623(a))。
発明日の認定については、発明の放棄または秘匿の事実の有無の確認も重要です。発明が完成したら、妥当な期間内に特許出願をするか、発明を文献に記載して公衆に開示するか、または発明を公然使用しなければならないからです。

 出願人からの証拠(37 CFR 1.608(b))に基づいて一応先発明者である旨を審判官が認定できない場合には、出願人にとって不利なsummary judgmentが下されるべきでない根拠を指定期間内に示すべき旨の指令が、インターフェアレンスの宣言の通知と共に出願人に送付されます(37 CFR 1.617(a))。
 出願人は、上記指令に対して応答することが可能であり、この応答の際、予備的モーションを(37 CFR 1.633(c),(f), and (g))を提出することが可能です(37 CFR 1.617(b))。出願人が指定期間内に応答しなかった場合、審判官は、出願人に不利なsummary judgmentを認める最終決定を行います(37 CFR 1.617(c))。

 これに対して、出願人が指定期間内に応答した場合には、相手方はステートメントを提出して、出願人による予備的モーション(37 CFR 1.633(c),(f), and (g))に対して反論することができます(37 CFR 1.617(d))。

 出願人は、更に、これに応答することができます(37 CFR 1.617(e))。さらに、証拠(37 CFR 1.608(b))を提出した出願人は、最終ヒアリングを要求することもできます(37 CFR 1.617(h))。

② 予備的モーションおよび準備書面の提出
 予備的モーションを提出できる期間内に、準備書面を提出することができます(37 CFR 1.621(a))。準備書面では、発明者を特定する必要があり(37 CFR 1.622(a))、発明された場所を特定しなければなりません(37 CFR 1.622(b),1.623,1.624)。

 所定の期間内に(37 CFR 1.636)以下の予備的モーションを提出することができます(37 CFR 1.633)。
a. 相手のクレームが特許可能ではない旨を申し立てる。
b. 法上のインターフェアレンスが存在しない旨を申し立てる。
c. インターフェアレンスの対象(カウント)を再定義すべき旨を申し立てる。
d. インターフェアレンスの対象を他の出願と置き換えるべき旨を申し立てる。
e. インターフェアレンスを追加的に宣言すべき旨を申し立てる。
f. 先の出願の利益を与えるべき旨を申し立てる。
g. 相手が先の出願の利益を与えられるべきでない旨を申し立てる。
h. 再発行特許出願をインターフェアレンスに追加すべき旨を申し立てる。
i. 上記a,b,gの申し立てがあった場合に反論のために上記c,d,hを申し立てる。
j. 上記cにより追加又は置き換えられた出願について先の出願の利益を与えるべき旨を申し立てる。
 何れのパーティも、インターフェアレンスに関与する出願について発明者を訂正すべき旨を申し立てることが可能です(37 CFR 1.634)。また、37 CFR 1.633又は1.634以外の事項についても申立をすることができます(37 CFR 1.635)。但し、申立を提出したパーティはその申立による恩恵を受けることに関して立証責任を有します(37 CFR 1.637(a))。
 インターフェアレンスに関与していない出願について、何れかのパーティから申立(motion(37 CFR 1.633(d), (e)))が行われると、審判官は、審査官に申立の通知を送付します(MPEP § 2333)。

 申立の相手方は、申立から20日以内にoppositionをファイルすることができます(37 CFR 1.638(a))。また、このoppositionで新たに申し立てられた事項について不服のある相手方はreplyすることができます(37 CFR 1.638(b))。
なお、審判官の裁量で申立に関する最終ヒアリングが行われることがあります(37 CFR 1.640(a))。
反論の提出期間の終了後、審判官は、明細書の補正または予備的モーションの補充のための期間を設定することがあります(37 CFR 1.640(a)(1))。

 申立(37 CFR 1.633, 1.634, 1.635)を受け入れる決定が行われたとき、相手方当事者は、その決定から14日以内にreconsiderationを請求することができます(37 CFR 1.640(c))。

 審判官は、申立を受け入れるべきでないことの根拠を示すように指令(order)を出すことができます(37 CFR 1.640(d))。この根拠を示す書面が提出されない場合、指令後、20日以内に、その申立を受け入れる判断をします(37 CFR 1.640(e))。
 指令に対する根拠を示す書面において、その決定を再考するための最終ヒアリングを請求することができ(37 CFR 1.640(e)(1)(i))、また、上記決定がなされるべきでないことの完全な説明をすることも可能です(37 CFR 1.640(e)(1)(ii))。
 相手方は20日以内に応答書(response)を提出することができます(37 CFR 1.640(e)(2))。また、最終ヒアリングで考慮すべき証拠を提出したいときには、根拠を示す書面または反論を、立証期間(testimony period)を請求する申立と共に、併せて行います(37 CFR 1.640(e)(3))。

 インターフェアレンス手続係属中に審判官が特許可能でないことを認識するに至ったときには、その理由が各当事者に通知されます(37 CFR 1.641(a))。また、インターフェアレンス手続係属中に審判官がそのインターフェアレンスに関与していない特許または出願に同一の特許可能な発明があることを認識するに至ったときには、その特許または出願が追加されます(37 CFR 1.642)。
 審判官は適当な段階で、追加的ディスカバリ(37 CFR 1.687(c))及び立証期間を要求する申立を提出するための時期を設定します(37 CFR 1.651(a))。

③ 証言録取とbriefsの提出
 当事者による直接証言は、証拠(Exhibit)に関連した宣誓供述書または宣言書によって提供されます。証拠(Exhibit)は、証言録取の謄本(transcripts of depositions)、書証(documents)、物証(things)等からなります(37 CFR 1.671(a))。以前に申立、異議、反論の証拠(proof)として提出したもの(37 CFR 1.639(b))については、その写しと書面による通知とを自己の立証期間終了前に提出しなければ、援用できません(37 CFR 1.671(e))。

 これに対して、相手方当事者は、反対尋問によって直接証言を取る権利を有しています。
 なお、証言が米国地裁により強いられる場合、相手方当事者により強いられる場合、又は、外国において強いられる場合、証言は口頭の証言録取(deposition)により行われ、それ以外の場合には宣誓供述書により行われます(37 CFR 1.672(a))。

 相手方の証拠の証拠能力に異議がある場合には審判官による指定期間内にoppositionを提出しなければなりません(37 CFR 1.672(c))。相手方はoppositionの提出から20日以内に補足的宣誓供述書等を提出することができます(37 CFR 1.672(c))。Oppositionおよび補足的宣誓供述書の提出期間経過後、相手方に反対尋問のための口頭証言録取の請求を行う機会が与えられます(37 CFR 1.672(d))。

 各パーティは最終ヒアリングのためのbriefsを提出する機会が与えられます(37 CFR 1.656(a))。このbriefsを提出しなかったパーティは最終口頭弁論に出席できません(37 CFR 1.654(a))。ジュニアパーティが主張書を提出しなかった場合には、ジュニアパーティに不利な決定がされる可能性があります(37 CFR 1.656(i))。

④ 最終ヒアリング
 適当な段階で、当事者には最終口頭弁論の機会が与えられます(37 CFR 1.654(a))。但し、上述のようにステートメントを提出しなかった当事者は最終口頭弁論に出席できません(37 CFR 1.654(a))。

 なお、各当事者には原則として30分以内の時間が与えられます(37 CFR 1.654(a))。

⑤当事者間で結ばれた契約または協約
 インターフェアレンスの終結に関し、またはそれを目的とし、当事者間で結ばれた契約または協約は、付随的契約を含め、書面として作成し、その真正なるコピーを、その契約または協約の当事者間でのインターフェアレンスの終結の前に、USPTOに提出しなければなりません。この提出を怠ったとき、その契約または協約、そしてインターフェアレンスの当事者の特許、または当事者の出願に基づき後で付与された特許は、永久的に無効とされます。ただし、正当な理由がある場合、所定期間内に追完可能です(§135(c))。
 インターフェアレンス当事者は、施行規則に定められた期間内に、係争点その他の事項に関し、調停により決定を受けることが出来ます。調停において裁決があった場合、当事者はUSPTOにその旨、通告しなければなりません(§135(d))。

⑥ 最終決定
 最終弁論の後、審判合議体は決定を行います。(37 CFR 1.658(a))。この決定に対して再考(reconsider)を請求でき、相手方は再考の請求に対してoppositionを提出することができます(37 CFR 1.658(b))。

 出願人に不利な決定が確定した場合、クレームに対してfurther ex parte prosecutionが行われることはなくなります(37 CFR 1.663)。

 これに対して、特許権者に不利な決定が確定した場合、その特許クレームはキャンセルされます(35 U.S.C. 135(a))。また、この決定には一事不再理効があります(37 CFR 1.665)。

 最終決定に不服がある場合、CAFCへの控訴(35 U.S.C. 141)、またはコロンビア地区の連邦地裁への民事訴訟(35 U.S.C. 146)の提起が可能です。このいずれの措置も講じられなかった場合、インターフェアレンス手続は終了します(37 CFR 1.661)。

 上記裁判所への出訴は、新たな訴訟の開始を意味し、新証拠の提出や争点の提起等が可能です。ただし、この場合、判事は必ずしも特許法の専門家であるとは限りません。


以 上

このページのトップへ