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US Case Brief (31) USPTO によって単に35 U.S.C §112 の第4 パラグラフの違反と認定されたであろう場合であっても、このような違反は特許を無効にすることが示された判例

特許業務法人　原謙三国際特許事務所
平成１８年１０月３０日
（文責：新　井）

USPTO によって単に35 U.S.C §112 の第4 パラグラフの違反と認定されたであろう場合であっても、このような違反は特許を無効にすることが示された判例
（Pfizer Inc. v. Ranbaxy Labs, No. 06-1179, 2006 U.S. App. LEXIS 19416 (Fed. Cir. 2006)


１．簡単な経過説明
Pfizer は、Ranbaxy を相手取り、Ranbaxy の出願に記載の製品が処方薬Lipitorに関係するPfizer の２つの特許権を侵害しているとして連邦地裁に提訴した。連邦地判は、上記２つの特許権が侵害されていると共に、これらの特許がいずれも有効であり且つ権利行使可能なものである旨、認定した。

これを不服とし、Ranbaxyは、ＣＡＦＣに控訴し、上記２つの特許権を侵害していないと共に、侵害していると認定された上記２つの特許クレームの1 つ（クレーム６）が35 U.S.Cの§112 の第4パラグラフの要件を満たしていないので無効である旨を開陳した。問題のクレーム6は、クレーム2に記載の the hemicalcium saltを文言している（クレーム２は、クレーム１を引用しており、a salt of the acidではなくて、an acidのみを文言している。また、クレーム１は、acids or saltsを文言している。）。Ranbaxy は、次のように開陳した。すなわち、問題の上記クレーム６は、引用先の発明の主題を更に限定するものではなく、§112 の第４パラグラフの要件を満たしていない。なぜなら、クレーム６は、クレーム２の権利範囲外であるからである。

２．ＣＡＦＣの判決
ＣＡＦＣは、35 U.S.Cの§112 の第4パラグラフの要件を満たしていない場合、35 U.S.Cの§112 の他のパラグラフの要件を満たさない場合と同様に、特許が無効である旨を判示した。35 U.S.Cの§112 の第4パラグラフの要件違反は、実体的なものではないが、各種要件を（手続的な要件や技術的な要件も）出願人が満たさなければならないという法的枠組みに適うものである。


ＣＡＦＣは、特許権者が、発明の主題をクレームしようとしていたこと、及び、問題のクレーム６を独立形式またはクレーム１を引用する従属形式で記載しようとすればできたことを認識していたが、特許権者が有効性を維持するためにクレームを書き換えることはできない旨、判示した。たとえＵＳＰＴＯが実体的な拒絶理由ではなくて形式的な拒絶理由に対して対応されるべき事項として取り扱うとしても、35 U.S.Cの§112 の第4パラグラフの要件に違反しているクレームは無効である。更に、ＣＡＦＣは、特許クレームが§112 の他のパラグラフの要件を満たさない場合、特許権侵害訴訟に対するdefenceとなる旨の判断を示した。


以　上