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U.S. Case Brief (33) 提出漏れの引用文献が審査官の手元にあった場合には不公正行為に該当しない

特許業務法人　原謙三国際特許事務所
平成１９年０６月１８日
（文責：新　井）

提出漏れの引用文献が審査官の手元にあった場合には不公正行為に該当しないことが示された地裁判決
（Teva Pharm. Indus. v. Apotex, 2008 U.S. Dist. LEXIS 60418 (D.N.J. 2008)）


１．簡単な経緯
２００７年に、Teva はApotex を相手取り、Apotex がTeva所有の特許権を侵害しているとしてNew Jersey District Court に提訴した。これに対して、Apotex は、Tevaに不公正行為があった（Tevaは、提出済の非英語文献の英語パテントファミリ（EP 0 127 099）を開示していなかった）ので上記特許は無効である旨の反訴を行った。

実際には、審査官は、審査段階のサーチにおいて、上記未提出のパテントファミリを検索済みであった。Teva は、上記EP 0 127 099が、本件特許クレーム発明と関連性がなく、ＩＤＳ義務違反にも該当せず、悪意はなかった旨を開陳した。これに対して、Apotex は、法的には、審査官が公知文献を見つけ出す能力を備えているからと言って、Tevaが不公正行為から免れることにはならない旨、反論した。

２．関連する判例
In Scripps Clinic & Res. Found. v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1582 (Fed. Cir. 1991)において、CAFCは、引用文献が審査官の手元にあった場合、その引用文献が審査官のサーチの結果得られたものであるか、出願人の提出によって得られたものであるかに関係なく、その存在を審査官に対して隠したことにはならず、したがって不公正行為には該当しない旨を判示している。

３．結論
ニュージャージ州の地方裁判所判事は、或る引用文献が審査官の手元にある場合、たとえその引用文献がＵＳＰＴＯに提出されなかったからと言って、その存在を審査官に対して隠したとは解釈されない旨の判断を示した。

Teva が提出しなかったEP 0 127 099が審査官によって検索済であることは明らかであり、EP 0 127 099が提出されなかったことのみに基づいてApotexがTevaの不公正行為を主張しているので、地方裁判所はApotexによる反訴を棄却した。


以　上