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U.S. Case Brief (34) 不公正行為の基準が明確化された判例

特許業務法人　原謙三国際特許事務所
平成２０年０９月０１日
（文責：新　井）

不公正行為の基準が明確化された判例
（Star Scientific v. R.J. Reynolds Tobacco (Fed. Cir. 2008)）


１．簡単な経緯
連邦地方裁判所にて、審査過程における不公正行為（侵害被疑者であるR.J. Reynolds Tobaccoが主張していた。）等を根拠に、Star's tobacco patent が権利行使不能である旨の判決を下した。これを不服とし、特許権者であるStar Scientific はCAFCに控訴した。

２．不公正行為の有無を判断するための２つのステップ
CAFCにおいて、Star's tobacco patentの審査過程において不公正行為の存否が争われた。
CAFCは、不公正行為の解析を２つのステップで行うことを判示した。すなわち、materiality とintent to deceive の閾値レベルは、明白且つ説得力のある証拠によって証明されなければならず、不公正行為を有無を判断するたに、次の２つの解析ステップが示されました。

＜第1ステップ＞
侵害被疑者が、ＵＳＰＴＯを欺く意図の閾値レベルと重要度の閾値レベルとの両方を明白且つ説得力のある証拠によって証明したか否か。ＵＳＰＴＯを欺く意図については、状況証拠によって証明し得る。このうち、「明白且つ説得力のある」の基準は、証拠が、その証拠から引き出し得る唯一且つ最も妥当な推定として、「ＵＳＰＴＯを欺こうとする意図」を指し示していれば十分である。

＜第２ステップ＞
上記のＵＳＰＴＯを欺こうとする意図の閾値レベルと重要度の閾値レベルの２つの要素が明白且つ説得力のある証拠によって証明されたら、裁判所は、エクイティに目を向け、当該証拠が不公正行為の認定を正当化するものであるので権利行使不能であるか否かを決定しなければならない。裁判所が証拠の相対的重みのバランスをとるのは、この第２のステップのときである、特に、遺漏や虚偽の陳述の重要度が高いほど、不公正行為を確立するために必要な意図のレベルが低くなり、逆に、遺漏や虚偽の陳述の重要度が低いほど、不公正行為を確立するために必要な意図のレベルが高くなる(Quoting Critikon, 120 F.3d 1253 (Fed. Cir. 1997)(J. Rich)).

３．結論
CAFCは、被告のR.J. Reynolds Tobacco が、ＵＳＰＴＯを欺こうとする意図が原告のStar Scientific にあったことの推定をサポートする充分な事実を提示しなかったとの理由により、本件を連邦地方裁判所の判決を破棄し、差し戻すべき旨の判決を下した。

　参考までに、CAFCの判示内容の要部を以下に原文にて示す。
"RJR failed to elicit any testimony or submit any other evidence indicating that Star knew what the Burton letter said prior to replacing the Sughrue firm, or that the letter was a reason for changing firms. RJR admitted at oral argument that it failed to even ask [Star's] executives about these critical facts, and RJR failed to identify any testimony or other evidence when specifically asked by us to do so in supplemental briefing. Further, a review of the record shows that Williams actually testified, in response to a different question, that he had never seen the Burton letter prior to his deposition in the present litigation. This statement was never impeached, questioned, or explored by RJR's counsel. RJR identified Perito, Star's chairman, as the officer who made the decision to terminate the Sughrue firm, but Perito was never asked whether he had knowledge of the Burton letter or whether it played any role in his decision to change firms.


以　上