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US Case Brief(5) 係属中の特許出願の出願経過と発行済特許との関係に関する判例

原謙三国際特許事務所
平成１６年０３月１５日
（文責：新　井）

係属中の特許出願の出願経過と発行済特許との関係に関する判例
（Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., No. 03-1138 (Fed. Cir. Feb. 3, 2004)）

１．簡単な経過説明
　(a) Multi-Tech Sys., Inc.は、同一の親特許出願から派生した合計５件の特許を所有していた（パーソナルコンピュータを使用したシステム、電話回線を介してパケット化された音声とコンピュータデータとを同時にリモートサイトへ送信する方法に係る特許）。
これら５件の特許は、共通の明細書を共有していた。

　(b) 上記５件中、USPN. 5,600,649が特許発行された後、USPN. 5,764,627の審査過程において、挙示された引用文献との差異を明確にするために減縮補正及び反論を行い、その結果、特許発行された。なお、USPN. 5,600,649の出願審査過程において、上記引用文献は挙示されなかった。

(c) Microsoft Corp. は提訴し、USPN. 5,764,627の出願審査経過に鑑み、上記限定はUSPN. 5,600,649に規定の発明にとって必須のものであるので、USPN. 5,600,649は無効である旨、開陳した。

(d) これに対して、Multi-Tech Sys., Inc.は、USPN. 5,764,627の審査経過においてなされた陳述は、USPN. 5,600,649の発行後になされたものであるので、USPN. 5,600,649に対して適用されるべきではない旨を反論した。


２．結論
『関連特許出願が共通の明細書を共有する場合、或る特許出願においてなされた権利放棄は、たとえ関連出願に係る特許後になされたものであっても、他の関連出願に係る特許の請求範囲を制限する。』ことが判示された。

　以　上