特許事務所 USA支援室
CONTENTS
CONTACT

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK


大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21 階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:

広島事務所 

〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4 階
TEL:082-545-3680(代表)
FAX:082-243-4130(代表)
E-Mail:

2018年3月1日開設
名古屋事務所

〒453-6109
名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9 階
TEL:052-589-2581(代表)
FAX:052-589-2582(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

プライバシーポリシー


USA支援室
USA 判例集 特許事務所 USA知財情報
室長(特許担当者)  岡部 泰隆 (大阪在籍)
意匠・商標担当者  石黒 智晴 (東京在籍)
大阪本部TEL
大阪本部FAX
東京本部TEL
東京本部FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664
: 03 - 3433 - 5810
: 03 - 3433 - 5281

U.S. Case Brief (58)

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成22年02月15日
(文責:新 井)

非ファミリメンバのEP特許出願のプロセキューションにおける陳述が
米国特許出願のプロセキューションにおける陳述と矛盾したことに起因して不公正行為とされた判例
Therasense, Inc. (Abbott) v. Becton, Dickinson and Co. (Fed. Cir. 2010) (Case No. 2009-1511) *1


1.はじめに
米国以外の特許庁におけるプロセキューションにおいてなされた提出物や反論等は、米国特許庁のプロセキューションにおいて、クレーム発明の解釈の基礎として使用されませんが、米国特許訴訟においては、本件のように特許権の権利行使不能と認定される根拠となり得ます。

2.簡単な経過説明
bench trial(裁判官による公判)後、カリフォルニア州連邦地方裁判所(Northern District of California)の判事Alsup は、Abbottの所有する特許. (Patent No. 5,820,551)が、そのプロセキューション時の不公正行為により権利行使不能である旨の判決を下しました。
これを不服とし、AbbottはCAFCに控訴しました。CAFCは、連邦地裁の判決を支持し、上記特許のプロセキューションを担当した特許弁護士が、Abbott所有の他の特許ファミリ(‘382 patent’ family)の対応EP特許出願のプロセキューションにおいてAbbottによってEPOに対してなされた陳述を開示する義務を怠った旨を判示しました。CAFCは、不公正行為を支持しましたが、そのような認定は「稀である」べきである旨を付言しています。 なお、Therasenseは、もともと2つの特許出願をファイルし、上記陳述をEPOに対して行いましたが、その後、TherasenseはAbbottによって買収されました。
 特許出願人およびその弁護士は、USPTOに対して、特許発行するか否かを決定する際に重要と考えられるであろう可能性の高い情報を開示することが求められています。これを怠った場合であって、特許性にとって重要であり且つUSPTOを欺く意図の故に開示することを差し控えた場合、不公正行為と認定されることになります。不公正行為と認定されると、通常、特許権者は特許権を行使することができなくなります。不公正行為に対するペナルティは厳格であり、特許全体が権利行使不能となります。
 本件特許のプロセキューション中に、審査官は、Abbott自身の特許(‘382 patent)に基づいて出願を拒絶しました。これに対し、AbbottのDirector of Researchは、宣誓書を提出し、「当業者であれば、特許(‘382 patent)が本願特許(Patent No. 5,820,551)に記載の組み合わせ発明を教示しているとは考えないであろう旨を宣誓しました(クレーム発明は、介在する膜の層を有していないglucose-member electrode stripに係り、このように膜の層を有していないことが特徴でした。)。この宣誓書に基づいて、審査官は本件特許出願を許可しました。一方、上記の問題となるEP特許出願において、 Abbottは、陳述書において、「差異が“safety measure” のみにあり、上記の膜の層が好ましいというだけで必須のものではない旨を陳述しました(この陳述は、全面的に明らかではない旨が反論されました。また、保護膜はオプショナルであるが、本保護膜が血液上で用いられる場合に好ましい旨が開陳されました。)。

3.CAFCの判決
これらの事実関係に基づいて、CAFCは、EPOに提示した上記陳述が本願クレーム発明にとって重要なものであると認定しました。
 CAFCは、次のように判示しています。すなわち、EPOにおける陳述が重要ではなかったとの根拠に基づいて、審査官からEPOにおける陳述(USPTOに対するAbbottの陳述とは真っ向から対立する陳述)を奪うことは、開示義務を骨抜きにすることになるであろう。さらに、両ケースに関連性があると考えられるのであれば、開示義務は、問題の資料の提出を差し控えるのではなくて、問題の資料を審査官に提出すべきであることを求めてきている。

【従来技術に関する弁護士の反論】
幾つかの事件において、CAFCは、特許出願のプロセキューションにおいて相矛盾する陳述が、弁護士の反論という形態で行われた場合、これらの陳述は特許性に関係が深いと判断されるべきである旨の判決を下してきている(see Innogenetics)。本件の場合、CAFCの合議体は、上記幾つかの事件と区別した。なぜならば、それら全てがUS特許出願に関するものであって、他の異なる機関(EPO)において行われた陳述ではなかったからであった。
しかしながら、Abbottが引用するケースの全ては、特許出願を許可可能状態にするために、USPTOに対して従来技術について単に陳述した特許権者に関するものである。これらのケースは、何れも、他国の特許庁に対して行われた矛盾する陳述をUSPTOへ提出することが差し控えられたという状況に伴って生じたものではなかった。上記弁護士は、他国の特許庁でなされた矛盾する陳述についてUSPTOに通知するという出願人の義務について言及していない。Abbott は、the ’382 patent に関しUSPTOに対して行った陳述と矛盾する陳述をEPOに対して行った。従来技術(特に、出願人自身の従来技術)に関する出願人の先の陳述は、それらの陳述が、USPTOにおける従来技術に関して出願人のポジションと真っ向対立する陳述である場合、関連が深いものである(See 37 C.F.R. § 1.56(b)(2))。いずれにせよ、USPTOに対して行う陳述は、単なる弁護士の反論ではなく、宣誓書の形態で提示された当業者の見解に関する事実表明であった。

【意図】
CAFCは、主観的意図が「十分にサポートされていた」という下級審の認定に同意しました。

【判決】
EPOへの提出物が本願特許(the ’551 patent)のプロセキューションに非常に関連が深く、且つ、上記提出物のUSPTOへの提出を差し控えて、Pope and Dr. SangheraがUSPTOを欺こうとしたという連邦地裁の認定に誤りはない。したがって、本願特許(the ’551 patent)が不公正行為により権利行使不能である旨の判決において、連邦地裁はその裁量権を濫用しているとは言えないので、連邦地裁の判決を支持する。
【判事の反対意見】
判事Linnは、次の反対意見をファイルしました。すなわち、真っ向から対立する陳述に導くものではない陳述についての説明が存在すること、及び、陳述のそれぞれは、特許権者がEPOに提出した陳述をUSPTOに提出することを差し控えたことについて「信義誠実の原則に則った説明を行った」ことに関連していた。そのような信義誠実の原則に則った説明は、不公正行為という容疑を晴らすべきものである。

本件の問題は、情報が関連性を有していないということがもっともらしいか否かにあるのではなく、USPTOに提出することを差し控えた時点で、それぞれの情報が関連していなかったと主観的に考えることがもっともらしいか否かにある。 

4.プロセキューション時の留意事項
前述のように、米国以外の特許庁におけるプロセキューションにおいてなされた提出物や反論等は、米国特許訴訟においては、本件のように特許権の権利行使不能と認定される根拠となり得ます。
したがって、米国特許出願のプロセキューション時にファイルする提出物や反論が、米国特許出願と関連する他国の特許出願においてファイルされた提出物や反論と矛盾しないように慎重に対応することが好ましいです。両者が矛盾する場合であってUSPTOに提出を差し控えた場合には、米国特許発行されたとしても、後日、権利行使不能になる可能性があることに留意する必要があります。


以 上


*1 Link:
http://www.patentlyo.com/patent/2010/01/inequitable-conduct-based-on-contradictory-statements-to-the-epo-in-a-non-family-member-application.html


このページのトップへ