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米国下院法案(H.R. 1249)が可決される

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成23年06月27日
(文責:新 井)

1.はじめに

2011年3月8日に、米国特許法改正に係る上院案(S. 23)が95対5の圧倒多数で上院において可決され、その後、2011年3月30日に、下院議員のLamar Smith氏らによって、America Invents Act (AIA)に係る下院法案(H.R. 1249)が発表されました。

そして、このたび、2011年6月23日に、下院において、下院法案(H.R. 1249)が304対117で可決されました。

なお、上記の上院案(S. 23)と下院案(H.R. 1249)と間で注目すべき相違点は、(i) first-inventor-to-file systemへの移行に伴い先使用権を拡張すべきか否か、及び、(ii) inter partes review の利用をどのように制限すべきかの2点です。



2. 両院協議と今後の予定

上院案(S. 23)と下院案(H.R. 1249)との間の主な相違点* は以下のとおりです。

  • (a) Post Grant Opposition Provisions
  • (b) Prior User Rights*2
  • (c) Automatic stay of litigation for inter partes reviews*3
  • (d) Codification of Knorr Bremse (failure to present advice of counsel cannot be used as evidence of willful infringement)

今後、下院と上院とは両院間の法案の相違を解消すべく協議が行われて妥協法案が作成されます。そして、この妥協法案について最初に上院において採決が行われます。両院間で協議がまとまれば、最終的に米国大統領が署名し、その1年後に改正特許法は施行されます。


なお、両院間で協議がまとまった場合、特許法改正法案の最終バージョンには、先発表先願主義*4 は盛り込まれるもようですが、USPTOに完全積立方式(full funding)を保証すること*5 は盛り込まれないもようです。



以 上



*1 上院案(S. 23)と下院案(H.R. 1249)との主な類似点は以下のとおりです。】
(i) Shift to First-to-File System*1
(ii) Modified Inter Partes Reexamination
(iii) Post Grant Opposition System*1
(iv) Pre-issuance Submissions by Third-parties*1
(v) Supplemental Examination System to correct Inequitable Conduct*1
(vi) Elimination of Best Mode Failure as Invalidity Defense*1

*2 現行の米国特許法(第273条)によれば、先使用権は、ビジネス方法特許にのみ限定適用されています。現行のfirst to invent制度下では、先使用者が侵害で提訴されても、当該特許は§102(g) 下で無効であると認定される可能性が高いです。Pursuant to 35 U.S.C. § 273, if a person or entity actually reduced a method of doing or conducting business to practice at least 1 year before the effective filing date of the patent, and commercially used the method before the effective filing date of the patent, the prior using party could not be found to be an infringer.
*3 当事者系再審査(inter partes reexamination)の代わりの手続であり、特許性に係る新たな疑義の代わりにreasonable likelihoodが手続の実体的要件。当事者系再審査と無効確認訴訟、侵害訴訟、又はITC手続が同時に係属した場合、訴訟手続を中断。
*4 発明を発表してから1年以内に出願すると、他者がその出願前に独自に発表してもその発表を先行技術として回避できる。
*5 上院は、fee diversion(USPTOが徴収した手数料による料金収入の一部を一般会計に繰り入れる制度)を提案しています。USPTOの歳出予算額は、実際の料金収入が予算額を下回った場合には歳出額が減額される一方、予算額を超過した場合には、特別な規定又は立法措置がない限り、超過分が一般会計に繰り入れられる。

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