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審査官がcopyright dateを引用文献の刊行日として依拠する場合の立証責任が争われた審決

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
2011年11月14日
(文責:新 井)

1. はじめに

当事者系の再審査段階において、審査官は、引用文献として製品安全規格(UL588)を挙示し、3つのcopyright datesのうちの一つに依拠し、本願クレーム発明が自明である旨の認定を行いました。これを不服とし、特許権者はBPAIに審判請求を行いました* 。本件審判においては、拒絶理由の根拠として審査官が挙示したUL588の特定箇所のcopyright dateに係る立証責任が争点となりました。これについて、以下に説明します。



2. 審決

本件特許(USPN. 6,830,358)のクレーム発明(クレーム9、10、14、15、17、及び20)は、複数のLEDを直列、及び/又は並列に接続されたLED (light emitting diode) stringがAC電源に接続されたものに係るものです。特許権者は、非自明性に係る拒絶理由の根拠として挙示された製品安全規格(Underwriters Laboratory (UL)、UL 588と称されている。)における3つのcopyright dates(1921年、1974年、及び2001年の3つ)のうち、審査官に依拠された箇所(具体的には、複数のLEDが並列に接続されていることを示す図7.2)が2001年に係るものであり、本件特許の特許出願の有効日である1999年(priority date of August 1998)よりも後の日付を有しているので、法定従来技術には該当しない旨、反論しました。


これに対して、審査官は、「2000年8月21日付のものだけがアップデートされた最新のものであり、それ以外は本願クレーム発明日よりも前の日付を有するものである。UL 588は1974年というcopyright dateをリストしている。UL 588の図7.2は2000年8月に初めて開示されたと片づけられるはずがない。出願人(審判請求人)は、図7.2が先行技術でないことを示す客観的な証拠を出願人は示さなければならない。」と認定しました。


そこで、特許権者は、UL 588の目的が記載されたRequest for Comments (RFC) documentを証拠の一つとして提出し、LED lampsの存在前のものであるので、UL 588は1998年8月前の日付を有するLED規格を開示するはずがなく実際に開示していない旨を反論すると共に、特許権者は、審査官の依拠する図7.2が1974年に係るものであるとの認定は不当であると結論しました。


審判において、審判部は、In re Lister, 583 F.3d 1307, 1317 (2009) (“"HARAKENZO more" surely would not view the mere existence of the reference . . . as prima facie evidence that it was available prior to the applicants critical date.”)を引用し、上記製品規格において依拠する図7.2が先行技術ではないことを示す立証責任を審査官は特許権者に転嫁しているが、これは不当であると認定しました。


審査官は、上記図7.2が先行技術であることを示していないので、”prima facie”を確立していない。それゆえ、審判部は、特許権者の反証が説得力を有するか否かについては審理しませんでした。


審判部は、非自明性に係るクレーム発明(クレーム9及び10)に係る審査官の認定については破棄する旨の審決を下しました。



以 上



*1 Fiber Optic Designs v. Seasonal Specialties(Appeal 2011007195; Reexam. No. 95/000,137; Tech. Center 3900 Decided July 29, 2011)

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