特許事務所 USA支援室
CONTENTS
CONTACT

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK


大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21 階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:

広島事務所 

〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4 階
TEL:082-545-3680(代表)
FAX:082-243-4130(代表)
E-Mail:

2018年3月1日開設
名古屋事務所

〒453-6109
名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9 階
TEL:052-589-2581(代表)
FAX:052-589-2582(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

プライバシーポリシー


USA支援室
USA知財情報 特許事務所 USA知財情報
室長(特許担当者)  岡部 泰隆 (大阪在籍)
意匠・商標担当者  石黒 智晴 (東京在籍)
大阪本部TEL
大阪本部FAX
東京本部TEL
東京本部FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664
: 03 - 3433 - 5810
: 03 - 3433 - 5281

USPTOが情報開示義務における重要性の認定基準に係る規則改正案を公表

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成23年07月25日
(文責:新 井)

1.はじめに

2011年5月25日に、CAFCは、Therasense and Abbott v. Becton, Dickinson and NOVA事件の大法廷判決において、不公正行為(inequitable conduct)の成否を決定する要因である「重要性」および「欺く意図」の認定基準を修正しました。

具体的には、次の修正認定基準 (1-1) (1-2) に基づいて本件の不公正行為の有無が判断されるべきであとされました。

(1-1) 修正された『重要性』に係る基準(“but-for materiality” standard)

“but-for materiality” standardが採用されることになります。この“but-for materiality” standardによれば、USPTO/裁判所が、提出されなかった情報を知っていたとすれば、特許出願のクレーム発明の特許性を認めなかったであろう場合、その情報は重要なものであると認定されることになります。

(1-2) 修正された『欺く意図』に係る基準(”knowing and deliberate” standard)

USPTOを欺く意図があったと認定されるためには、過失または重過失(”negligence” or “gross negligence”)を証明するだけでは不十分であり、情報開示義務を有する者が、

(i) 不提出の情報が重要であることを知っていたこと、及び

(ii) その重要な情報を故意に(deliberately)開示しなかったこと

”clear and convincing evidence”に基づいて立証される必要があります。



2. USPTOの規則改正案

2011年5月26日に、USPTOは、上記の大法廷判決を注意深く検討中であり、IDSとして提出すべき従来技術と情報に関し、近々に、出願人にguidanceを発行する予定であることをアナウンスしていました。*1  そして、このたび、2011年7月21日に、USPTOは、官報において情報開示(IDS)義務における『重要性』の基準に係る規則改正案を公表しました。*2  

USPTOは、IDS義務において、その基準となる『重要性』に関し、上記Therasense and Abbott v. Becton, Dickinson and NOVA事件の大法廷判決と同じ基準(“but-for materiality” standard)を採用することを提案しています。


CAFC大法廷判決によれば、情報開示をしなかった場合、次のように判示しています。

『出願人がUSPTOに先行技術を開示しなかった場合であって、提出されなかった情報をUSPTOが知っていたとすれば、特許出願のクレーム発明の特許性を認めなかったであろう場合、上記の先行技術は当該クレーム発明にとって重要な情報である(“[w]hen an applicant fails to disclose prior art to the PTO, that prior art is but-for material if the PTO would not have allowed a claim had it been aware of the undisclosed prior art.”)』。


USPTOは、IDS義務の『重要性』に係る認定基準をCAFC大法廷判決における不公正行為の『重要性』に係る認定基準と整合させることを提案しています。CAFC大法廷判決は、不公正行為の『重要性』に係る認定基準と、IDS義務の『重要性』に係る認定基準とを一致させることを求めていたわけではありませんが、USPTOは、両者を一致させることに重要な根拠が存在すると考えて今回の規則改正を提案しています。


上記の不公正行為の『重要性』に係る認定基準は、特許出願人、及び/又は特許出願に関与する人に不公正行為があったと認定される頻度を減少させるものであり、その結果、クレーム発明に関連しているかどうかというような境界にある情報をIDSとして提出してUSPTOを積極的にアシストすることの動機づけを低下させることになりますが、同時に、フロードや他の甚だしい違法行為を未然に防止し続けることにもなり、『重要性』に係る上記の二つの認定基準の一致が特許制度を全体としてより簡素化することに資するとUSPTOは判断したようです。


USPTOは、具体的には、37 C.F.R. Rule 1.56(b) を次のように改正することを提案しています。

§ 1.56 Duty to disclose information material to patentability.

* * * * *

(b) Information is material to patentability if it is material under the standard set forth in Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., ___ F.3d ___ (Fed. Cir. 2011). Information is material to patentability under Therasense if:


(1) The Office would not allow a claim if it were aware of the information, applying the preponderance of the evidence standard and giving the claim its broadest reasonable construction; or


(2) The applicant engages in affirmative egregious misconduct before the Office as to the information.

* * * * *


USPTOは、また、37 C.F.R. Rule 1.555(b) を次のように改正することを提案しています。


§ 1.555 Information material to patentability in ex parte reexamination and inter partes reexamination proceedings.

* * * * *

(b) Information is material to patentability if it is material under the standard set forth in Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., ___ F.3d ___ (Fed. Cir. 2011). Information is material to patentability under Therasense if:


(1) The Office would not find a claim patentable if it were aware of the information, applying the preponderance of the evidence standard and giving the claim its broadest reasonable construction; or


(2) The patent owner engages in affirmative egregious misconduct before the Office as to the information.

* * * * *



なお、USPTOは、今回の規則改正案に関し、公聴会を開催する予定はありませんが、先行技術のクレーム発明に対する関連性を説明するか、あるいは明確にすることによって、出願人にUSPTOをアシストすることを動機づける他の措置に関するパブリックコメントを求めています。



以 上



*1 Link: http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-36.jsp
*2 Federal Register /Vol. 76, No. 140 /Thursday, July 21, 2011 / Proposed Rules (Link: http://www.patents4life.com/wp-content/uploads/2011/07/43631.pdf

このページのトップへ