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USPTOがExtended Missing Parts Pilot Programの試行期間を延長

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
2012年01月23日
(文責:新 井)

1. はじめに

USPTOは、2010年12月08日に、仮出願(provisional application)を基礎とする通常出願(non-provisional application)に関し、一定条件の下、オフィシャルフィーのうちサーチ費用や審査費用等の納付期間を12ヶ月繰り延べできるようにする試行プログラム(Extended Missing Parts Pilot Program)を官報(Federal Register /Vol. 75, No. 235 /Wednesday, December 8, 2010 /Notices)に掲載しました。*1

一定の要件*2 を充足する通常出願において所定の手続費用については、上記Noticeに対する応答期間を現行の2ヶ月(延長費用を支払えば最長5ヶ月延長可能)から12ヶ月(法定期間につき延長不可)に拡大しようとするものでした。これにより、出願人は、仮出願を直接優先権の主張の基礎とする通常出願の出願手続時に出願基本手数料のみを納付する一方、サーチや審査費用等の支払については12ヶ月間遅延することが可能となります。




2. 本試行プログラムの実施期間延長の詳細

(2-1). 試行プログラムの実施期間

2011年12月16日付の官報に、上記試行プログラムの試行期間が2012年12月31日まで暫定的に延長されると共に、2011年12月16日から2012年12月31日までに申請した案件が試行プログラムの対象となる旨が掲載されています。*3


(2-2). 試行プログラムにより享受できるメリット

本試行プログラムを申請した場合、出願人、USPTO、及び公衆にとって次のようなメリットがあります。

① 出願人にとってのメリット
出願人は、出願発明の価値や市場動向を検討したり、発明の商業化のためのスポンサー探しや資金調達等を行ったりし、通常出願(通常特許出願と植物特許出願が対象)するか否かを最終的判断を遅延させることができる。

② USPTOおよび公衆とってのメリット
USPTO及び公衆は、出願公開により仮出願の開示内容を公知にすることができると共に、出願人が実体審査を受けないと決めた通常出願を滞貨(審査待ち案件)から除去することができる。


(2-3). 試行プログラムに参加する際の留意事項

本試行プログラムを利用した場合であっても、出願人は、仮出願日から12ヶ月以内に仮出願を優先権の主張の基礎として通常出願をファイルしなければ、取り下げられてしまいます。この通常出願の手続時に、出願基本料のみを支払い、Form PTO/SB/421*4 を使用してサーチ費用と審査費用の支払繰延べを申請すれば、当該通常出願は、仮出願日から最長24ヶ月間までペンディング状態を維持することができます。つまり、最長24ヶ月以内にサーチ費用と審査費用を支払うことによって通常出願は有効な出願として取り扱われます。なお、仮出願は最先の出願日から18ヶ月後に公開されますので、非公開の請求をすることはできません。)

本試行プログラムに参加する際、次の事項に留意する必要があります。

  • 仮出願から12ヵ月以内に、仮出願を直接優先権主張の基礎として通常出願をファイルする(certification、明細書の提出を含む。)。この際、form PTO/SB/421を使用する。通常出願は、original nonprovisionalでなければならない。非公開の請求をすることはできない(通常出願は出願公開のための要件を全て充足する必要がある。)。
  • 明細書中にクロスレファランスを付記する(明細書中に、あるいはApplication Data Sheetに、12ヶ月以内にファイルされた仮出願を優先権の主張の基礎にしている旨を記載する。) 必要なら図面を含める(37 CFR 1.76 (see 37 CFR 1.78(a)(5)))。
  • 通常出願手続時に、form PTO/SB/421を用いて、サーチ費用、審査費用、surcharge (for the late submission of the search fee and the examination fee)、及び超過クレーム手数料の支払の繰り延べ申請を行う。
  • 仮出願を優先権主張の基礎として、米国通常出願、外国出願、又はPCT出願を行うタイムリミットは、仮出願日から24ヶ月ではなくて12ヶ月である。

なお、米国では、independent inventor communityによって広く仮出願手続が利用されており(費用面でもメリットがある(Small entitiesの場合、オフィシャルフィーは110$))、First-Inventor-to-File System下において発明者が発明の優先日を立証するためのツールとしての重要性が増すと考えられています。

以下は、2011年12月16日付の前記官報におけるサマリ等の抜粋文です。

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) implemented a pilot program (Extended Missing Parts Pilot Program) in which an applicant, under certain conditions, can request a twelve-month time period to pay the search fee, the examination fee, any excess claim fees, and the surcharge (for the late submission of the search fee and the examination fee) in a nonprovisional application.

The Extended Missing Parts Pilot Program benefits applicants by permitting additional time to determine if patent protection should be sought—at a relatively low cost—and by permitting applicants to focus efforts on commercialization during this period. The Extended Missing Parts Pilot Program benefits the USPTO and the public by adding publications to the body of prior art, and by removing from the USPTO’s workload those nonprovisional applications for which applicants later decide not to pursue examination.

The USPTO is extending the Extended Missing Parts Pilot Program until December 31, 2012, to better gauge whether the Extended Missing Parts Program offers sufficient benefits to the patent community for it to be made permanent

DATES: Effective Date: December 16, 2011.

Duration: The Extended Missing Parts Pilot Program will run through December 31, 2012. Therefore, any certification and request to participate in the Extended Missing Parts Pilot Program must be filed before December 31, 2012.

【SUPPLEMENTARY INFORMATION】

The USPTO is extending the Extended Missing Parts Pilot Program until December 31, 2012. The USPTO may further extend the Extended Missing Parts Pilot Program, or may discontinue the pilot program after December 31, 2012, depending on the results of the program.

【Requirements】

(1) Applicant must submit a certification and request to participate in the Extended Missing Parts Pilot Program with the nonprovisional application on filing, preferably by using Form PTO/SB/421 titled ‘‘Certification and Request for Extended Missing Parts Pilot Program;’’

(2) the application must be an original nonprovisional utility or plant application filed under 35 U.S.C. 111(a) within the duration of the pilot program;

(3) the nonprovisional application must directly claim the benefit under 35 U.S.C. 119(e) and 37 CFR 1.78 of a prior provisional application filed within the previous twelve months; the specific reference to the provisional application must be in the first sentence of the specification following the title or in an application data sheet under 37 CFR 1.76 (see 37 CFR 1.78(a)(5)); and

(4) applicant must not have filed a nonpublication request As required for all nonprovisional applications, applicant will need to satisfy filing date requirements and publication requirements. In accordance with 35 U.S.C. 122(b), the USPTO will publish the application promptly after the expiration of eighteen months from the earliest filing date to which benefit is sought.

The nonprovisional application should also be in condition for publication as provided in 37 CFR 1.211(c). The following are required in order for the nonprovisional application to be in condition for publication: (1) The basic filing fee; (2) an executed oath or declaration in compliance with 37 CFR 1.63; (3) a specification in compliance with 37 CFR 1.52; (4) an abstract in compliance with 37 CFR 1.72(b); (5) drawings in compliance with 37 CFR 1.84 (if applicable); (6) any application size fee required under 37 CFR 1.16(s); (7) any English translation required by 37 CFR 1.52(d); and (8) a sequence listing in compliance with 37 CFR 1.821–1.825 (if applicable).

The USPTO also requires any petition under 37 CFR 1.47 to be granted, any compact disc requirements to be satisfied, and an English translation of the provisional application to be filed in the provisional application if the provisional application was filed in a non-English language and a translation has not yet been filed. If the requirements for publication are not met, applicant will need to satisfy the publication requirements within a two-month extendable time period.



以 上



*1 LINK: http://www.federalregister.gov/articles/2010/12/08/2010-30822/pilot-program-for-extended-time-period-to-reply-to-a-notice-to-file-missing-parts-of-nonprovisional, http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-30822.pdf
*2 (i) 仮出願を優先権の主張の基礎とする通常出願である。(ii) 通常出願の出願基本費用が納付済である。(iii) デクラレーションがファイルされている。(iv) 通常出願の非公開請求をしていない。(v) 通常出願が公開できる状態である。
*3 LINK: http://www.gpo.gov/fdsys/gkg/FR-2011-12-16//pdf/2011-32330.pdf
*4 LINK: http://www.uspto.gov/forms/index.jsp.


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