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Final Rules改正に関する大法廷審理決定

特許業務法人　原謙三国際特許事務所
平成２１年７月１３日
（文責：新　井）

１．はじめに
CAFCは、2009年3月20日に、継続性出願（継続出願と一部継続出願を含む。）数の制限については35 U.S.C. § 120に不当に抵触するが、他の制限についてはUSPTOの規則制定権の範囲内であるとするスプリット判決を下しました。*1
　これに対し、TafasとGlaxoSmithKline (GSK)は、2009年６月３日に、CAFCに大法廷審理の申立を行い（Appeal No. 2008-1352 (Fed. Cir. July 6, 2009)）、USPTOが継続性出願およびクレーム数に関するFinal Rulesを実施しないように求めていました。*2

２．CAFC の大法廷がスプリット判決を撤回 *3
2009年7月6日に、CAFC の大法廷審理を認める旨の指令（en banc order）が通告されました。*4 なお、口頭審理の日程は未定です。
(i) 上記スプリット判決（559 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2009)）を取り消し、審理を再開する。
(ii) Rule 75, 114, 265 についてはUSPTOの権限内であるとし、連邦地裁判決を破棄し、地裁へ差し戻しする旨の判決を撤回する。
(iii) 追加の理由補充書と意見書の提出を30 日以内に行うべき。

今回のCAFC の指令通告により、Rules 75、78、114、及び265 に関しては白紙の状態となり、先行きがどのように推移するか不明です。引き続き、本件についてウォッチングが必要です。

以　上


*1 Final Rulesの２つの主要なカテゴリ
(i) Rule 75 (独立クレームが5個より多いかクレームの合計数が25個よりも多い場合に、出願人にExamination Support Documents (ESD) の提出を求める規則)
(ii) Rule 78 (合理的理由が無い場合には、継続性出願数を2個に制限する規則)
*2 大法廷審理の申立における争点（GSKが提示の争点）
(i) 裁判官のパネルの過半数は、USPTOの規則改正が実体的なものであるか否かの判定テストを認めなかったが、これは誤りか否か。
(ii) 裁判官のパネルの過半数は、Final Rules72 Fed. Reg. 46,716 (Aug. 21, 2007)）がUSPTOの制限された非実体的な規則制定権の範囲内にある旨の判示したが、これは誤りか否か。
*3 http://www.patentbaristas.com/archives/2009/07/08/tafas-v-doll-war-without-end/
*4 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1352o.pdf)