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US再発行特許におけるRecapture

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成１８年０４月１７日
（文責：新　井）

１．はじめに
　再発行特許出願において、オリジナル特許出願の審査段階で放棄されたクレーム発明の主題をrecapture することは認められません（Pannu v Storz Instruments Inc,. 258 F.3rd 1366, 59 USPQ2d 1597 (Fed. Cir. 2001) 等）。そこで、どのような場合に”Recapture Rule (Doctrine of Recapture)”が適用されるかについて以下に簡単に説明します。

２．審査段階で放棄されたクレーム発明の主題
　“surrendered subject matter”とは、審査過程において、特許許可を得るために、補正、及び／又は反論によって公知技術との差異が明確にされた事項（”key limitation”）であって、これらの対応によって従来技術に係る拒絶理由が克服されたものを意味します。

　再発行特許出願においては、上記”key limitation”を除外したクレームは認められません。以下に具体例を示します。

３．具体例
例１
(1) Ａ＋Ｂ（出願当初クレーム）
(2) Ａ＋Ｂ＋Ｃ（ＯＡの応答時に、構成要件Ｃを追加。これにより特許許可）
(3) Ａ＋Ｂ＋Ｃ(broadened)（再発行特許出願時に、Ｃより広いＣ(broadened)を文言）

　例１の上記(3) は、Ｃ(broadened) を追加しているので、キャンセルしたsubject matterであるＡ＋Ｂよりも狭く、それゆえ、”recapture” と認定されません。ただし、構成要件Ｃを削除したクレーム（たとえば、Ａ＋Ｂ、Ａ＋Ｂ＋Ｘ、Ａ、Ｂ、Ａ＋Ｘ、及び／又はＢ＋Ｘ等）は、”recapture” と認定されます。

　上記(3) の代わりに、
(3)’ Ａ＋Ｃ(broadened)（構成要件Ｂを削除、Ｃより広いＣ(broadened)を更に文言）
(3)’’ Ｂ＋Ｃ(broadened)（構成要件Aを削除）
(3)’’’ Ａ(broadened)＋Ｂ＋Ｃ(broadened)（Aより広いA(broadened)を更に文言）
(3)’’’’ Ａ＋Ｃ（構成要件Ｂを削除）
(3)’’’’’ Ｂ＋Ｃ（構成要件Aを削除）
(3)’’’’’’ Ａ(broadened)＋Ｂ(broadened)＋Ｃ(broadened)（Aより広いA(broadened)、及びＢより広いＢ(broadened)を更に文言）
等も理論的には可能です。

例２
(1) Ａ＋Ｂ＋Ｚ（出願当初クレーム）
(2) Ａ＋Ｂ＋Ｚ＋Ｃ（ＯＡの応答時に、構成要件Ｃを追加。これにより特許許可）
(3) Ａ＋Ｂ＋Ｃ（再発行特許出願時に、構成要件Ｚを削除）

　例２の場合、従来技術を克服するために追加された構成要件Ｃが再発行特許出願クレーム中に存在するので、”recapture” と認定されません。ただし、構成要件Ｃを削除したクレームは、”recapture” と認定されます。

　上記(3) の代わりに、
(3)’ Ａ＋Ｃ(broadened)（構成要件Ｂ及びＺを削除、Ｃより広いＣ(broadened)を文言）
(3)’’ Ｂ＋Ｃ(broadened)構成要件A及びＺを削除、、Ｃより広いＣ(broadened)を文言）
(3)’’’ Ａ(broadened)＋Ｂ＋Ｃ(broadened)（Aより広いA(broadened)を文言）
(3)’’’’ Ａ＋Ｃ（構成要件Ｂを削除）
(3)’’’’’ Ｂ＋Ｃ（構成要件Aを削除）
(3)’’’’’’ Ａ(broadened)＋Ｂ(broadened)＋Ｃ(broadened)（A、Ｂ、Ｃよりそれぞれ広いA(broadened)、Ｂ(broadened)、及びＣ(broadened)を文言）
等も理論的には可能です。


例３
(1) Ａ＋Ｂ＋Ｚ（出願当初クレーム）
(2) Ａ＋Ｂ＋Ｚ＋Ｃ（ＯＡの応答時に、構成要件Ｃを追加。これにより特許許可）
(3) Ａ＋Ｂ＋X（再発行特許出願時に、構成要件Ｃを削除し、構成要件Ｘを追加）

　例３の場合、従来技術を克服するために追加された構成要件Ｃが再発行特許出願クレーム中に存在していないので、”recapture” と認定されます。


例４
(1) Ａ＋Ｂ＋Ｚ（出願当初クレーム）
(2) Ａ＋Ｂ＋Ｚ＋Ｃ（ＯＡの応答時に、構成要件Ｃを追加。これにより特許許可）
(3) Ａ(broadened)＋Ｂ＋Ｃ（再発行特許出願時に、構成要件Ｃを維持し、構成要件Ａの代わりにＡよりも広い構成要件Ａ(broadened)を文言）

　例４の場合、従来技術を克服するために追加された構成要件Ｃが再発行特許出願クレーム中に維持されているので、構成要件Ａを広げることは可能です。したがって、この場合、上記(3) は”recapture” と認定されません。同様に、構成要件Ｃを維持した状態で、構成要件Ｂを広げることも可能です。


　なお、上記の具体例においては、構成要件Ｃを追加した場合について説明していますが、構成要件Ｃがもともと存在していて、この構成要件Ｃが引用文献との差異を明確にする旨の反論のみを行った結果特許許可された場合でも、再発行特許出願において構成要件Ｃを削除することは”recapture”であると認定されます。


以　上