特許事務所 USA支援室
CONTENTS
CONTACT

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK


大阪本部    

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-北2-6
大和南森町ビル
TEL:06-6351-4384(代表)
FAX:06-6351-5664(代表)
E-Mail:

東京本部    

〒105-6121
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル21 階
TEL:03-3433-5810(代表)
FAX:03-3433-5281(代表)
E-Mail:

広島事務所 

〒730-0032
広島市中区立町2-23
野村不動産広島ビル4 階
TEL:082-545-3680(代表)
FAX:082-243-4130(代表)
E-Mail:

2018年3月1日開設
名古屋事務所

〒453-6109
名古屋市中村区平池町4-60-12
グローバルゲート9 階
TEL:052-589-2581(代表)
FAX:052-589-2582(代表)
E-Mail:


上記トレードマークの背景地図は、1991年当時の特許登録件数を陸地の大きさと形状に擬態化して、地図状に表現したものです。

プライバシーポリシー


USA支援室
USA知財情報 特許事務所 USA知財情報
室長(特許担当者)  岡部 泰隆 (大阪在籍)
意匠・商標担当者  石黒 智晴 (東京在籍)
大阪本部TEL
大阪本部FAX
東京本部TEL
東京本部FAX
E-mail
: 06 - 6351 - 4384
: 06 - 6351 - 5664
: 03 - 3433 - 5810
: 03 - 3433 - 5281

US再発行特許におけるRecapture

特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
平成18年04月17日
(文責:新 井)

1.はじめに
 再発行特許出願において、オリジナル特許出願の審査段階で放棄されたクレーム発明の主題をrecapture することは認められません(Pannu v Storz Instruments Inc,. 258 F.3rd 1366, 59 USPQ2d 1597 (Fed. Cir. 2001) 等)。そこで、どのような場合に”Recapture Rule (Doctrine of Recapture)”が適用されるかについて以下に簡単に説明します。

2.審査段階で放棄されたクレーム発明の主題
 “surrendered subject matter”とは、審査過程において、特許許可を得るために、補正、及び/又は反論によって公知技術との差異が明確にされた事項(”key limitation”)であって、これらの対応によって従来技術に係る拒絶理由が克服されたものを意味します。

 再発行特許出願においては、上記”key limitation”を除外したクレームは認められません。以下に具体例を示します。

3.具体例
例1
(1) A+B(出願当初クレーム)
(2) A+B+C(OAの応答時に、構成要件Cを追加。これにより特許許可)
(3) A+B+C(broadened)(再発行特許出願時に、Cより広いC(broadened)を文言)

 例1の上記(3) は、C(broadened) を追加しているので、キャンセルしたsubject matterであるA+Bよりも狭く、それゆえ、”recapture” と認定されません。ただし、構成要件Cを削除したクレーム(たとえば、A+B、A+B+X、A、B、A+X、及び/又はB+X等)は、”recapture” と認定されます。

 上記(3) の代わりに、
(3)’ A+C(broadened)(構成要件Bを削除、Cより広いC(broadened)を更に文言)
(3)’’ B+C(broadened)(構成要件Aを削除)
(3)’’’ A(broadened)+B+C(broadened)(Aより広いA(broadened)を更に文言)
(3)’’’’ A+C(構成要件Bを削除)
(3)’’’’’ B+C(構成要件Aを削除)
(3)’’’’’’ A(broadened)+B(broadened)+C(broadened)(Aより広いA(broadened)、及びBより広いB(broadened)を更に文言)
等も理論的には可能です。

例2
(1) A+B+Z(出願当初クレーム)
(2) A+B+Z+C(OAの応答時に、構成要件Cを追加。これにより特許許可)
(3) A+B+C(再発行特許出願時に、構成要件Zを削除)

 例2の場合、従来技術を克服するために追加された構成要件Cが再発行特許出願クレーム中に存在するので、”recapture” と認定されません。ただし、構成要件Cを削除したクレームは、”recapture” と認定されます。

 上記(3) の代わりに、
(3)’ A+C(broadened)(構成要件B及びZを削除、Cより広いC(broadened)を文言)
(3)’’ B+C(broadened)構成要件A及びZを削除、、Cより広いC(broadened)を文言)
(3)’’’ A(broadened)+B+C(broadened)(Aより広いA(broadened)を文言)
(3)’’’’ A+C(構成要件Bを削除)
(3)’’’’’ B+C(構成要件Aを削除)
(3)’’’’’’ A(broadened)+B(broadened)+C(broadened)(A、B、Cよりそれぞれ広いA(broadened)、B(broadened)、及びC(broadened)を文言)
等も理論的には可能です。


例3
(1) A+B+Z(出願当初クレーム)
(2) A+B+Z+C(OAの応答時に、構成要件Cを追加。これにより特許許可)
(3) A+B+X(再発行特許出願時に、構成要件Cを削除し、構成要件Xを追加)

 例3の場合、従来技術を克服するために追加された構成要件Cが再発行特許出願クレーム中に存在していないので、”recapture” と認定されます。


例4
(1) A+B+Z(出願当初クレーム)
(2) A+B+Z+C(OAの応答時に、構成要件Cを追加。これにより特許許可)
(3) A(broadened)+B+C(再発行特許出願時に、構成要件Cを維持し、構成要件Aの代わりにAよりも広い構成要件A(broadened)を文言)

 例4の場合、従来技術を克服するために追加された構成要件Cが再発行特許出願クレーム中に維持されているので、構成要件Aを広げることは可能です。したがって、この場合、上記(3) は”recapture” と認定されません。同様に、構成要件Cを維持した状態で、構成要件Bを広げることも可能です。


 なお、上記の具体例においては、構成要件Cを追加した場合について説明していますが、構成要件Cがもともと存在していて、この構成要件Cが引用文献との差異を明確にする旨の反論のみを行った結果特許許可された場合でも、再発行特許出願において構成要件Cを削除することは”recapture”であると認定されます。


以 上

このページのトップへ