商標のコンセント制度とは？アサインバックとの違い・初の登録事例・手続を解説

コンセント制度とは、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、一定の条件の下で後願商標の併存登録を認める制度です。「コンセント」は、承諾又は同意を意味します。

商標法第4条第4項は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標について、次のように定めています。

「第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。」

商標法第4条第4項

したがって、適用には次の二点が必要です。

• 先行登録商標権者が、後願商標の登録を承諾していること
• 現在及び将来にわたり、両商標の間で商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがないこと

日本では、承諾書があれば当然に登録されるのではなく、特許庁が混同のおそれも審査する「留保型」の制度が採用されています。制度は2024年4月1日以後にされた出願に適用されます。

この法改正は、先行商標の存在を理由にブランド選択が過度に制約される場面を減らし、知的財産を活用した新規事業を後押しすることも目的としています。類似商標が見つかった場合に、登録の可能性を検討するための新たな実務上の選択肢が加わったといえます。

出典：特許庁「コンセント制度の導入」

制度導入前は、先行商標権者が後願商標の登録に同意していても、その同意だけでは第4条第1項第11号の拒絶理由を解消できませんでした。両商標が非類似であるとの主張が認められない場合、指定商品・指定役務の削除、先行商標の取消し、ブランド変更、権利の譲受けなどを検討する必要がありました。

その一つがアサインバックです。アサインバックでは、後願の出願人と先行登録商標権者の名義を一時的に一致させて拒絶理由を解消し、後願商標の登録後に名義を元へ戻します。

アサインバックは従来から用いられてきた実務上の対応ですが、二度の移転登録が必要となり、費用と時間が増えます。さらに、権利が一時的に相手方名義となる場合には、再移転義務を契約で確保し、倒産、組織再編、差押え、第三者への処分などのリスクも考慮しなければなりません。商標ポートフォリオ上も、一時的な名義変更の経緯を後のデューデリジェンス等で説明することになります。

コンセント制度でも相手方との交渉は必要ですが、商標権や出願の名義を動かさずに済むため、先行商標権者が併存に前向きであるなら、まず検討する価値があります。特許庁の広報誌も、制度の効果としてコスト削減と手続の簡素化を挙げています。

出典：特許庁広報誌「とっきょ」Vol.65

特許庁は2025年4月7日、コンセント制度を適用した初の商標登録を行いました。制度の実効性を示す代表的な第1号事例です。対象となったのは、株式会社車多酒造が酒類について出願した「玻璃」の商標で、先行登録商標は、シャディ株式会社が酒類の小売・卸売役務等について保有する「玻璃／HARI」でした。

両商標は、「玻璃」という文字部分が共通し、称呼も「ハリ」で一致します。指定商品である酒類と、先行商標の指定役務である酒類の小売・卸売役務も、商標審査上は類似関係にあります。そのため、商標自体及び商品・役務の双方について、類似性の高い事例といえます。

コンセント制度の導入前であれば、先行商標権者が承諾していても、その承諾書だけで登録を受けることはできませんでした。非類似の主張が認められない限り、抵触部分の削除、先行商標の取消し、譲渡又はアサインバック、ブランド変更等を検討する必要があったと考えられます。

この事例は、外観や称呼の類似性が相当に高い場合でも、当事者の事業内容、実際の使用態様、取引の実情等を示すことにより、権利名義を一時的に移さず登録へ進める可能性があることを示しました。なお、経済産業省の発表は審査判断の詳細を公表していないため、個別案件では同じ結論が保証されるものではありません。

コンセント制度を適用して登録査定がされた場合、その旨が査定に示され、登録後は商標公報等に「同意併存登録」と表示されます。J-PlatPatでも同意併存登録の有無を検索できるため、今後の登録事例を調査する際の情報源になります。

出典：経済産業省「『コンセント制度』を適用した初の商標登録を行いました」

コンセント制度は、拒絶理由通知を受けた後に主張することが一般的です。応答時には、意見書に商標法第4条第4項の適用を求める旨を記載し、承諾書と混同を生ずるおそれがないことを証明する資料を提出します。出願前調査で引用される可能性が高い先行商標が明らかな場合には、商標登録出願時又は拒絶理由通知前に提出することも可能です。初の「玻璃」事例でも、拒絶理由通知前に承諾書等が提出され、登録に至っています。

実務上は、次の順序で検討します。

提出資料としては、両当事者のウェブサイト、商品・サービスの説明、商標の具体的な表示、販売地域・流通経路・需要者・価格帯、将来の使用予定、混同防止措置を定めた合意書などが考えられます。資料を大量に提出するより、どの事実が混同を防ぐのかを対応付けて説明する方が重要です。

特許庁の商標審査便覧42.400.02には、承諾書と混同を生ずるおそれがないことを証明する書類のひな形が掲載されています。ただし、ひな形を埋めるだけで足りるとは限りません。審査官は、両商標の使用状況や将来の使用予定など、個別具体的な事情を総合して判断します。

審査官は、商標の形だけでなく、商品・役務が実際にどのように取引されるかを含む複数の要素を総合的に考慮します。主な判断のポイントは次のとおりです。

2026年4月1日以降の審査では、出願人と先行登録商標権者に一定の支配関係がある場合や、両商標が使用される商品・役務の出所が実質的に同一である場合について、「出所の混同のおそれ」がないと判断する取扱いが明確化されました。グループ会社間の出願や事業再編では、コンセント制度をより検討しやすくなっています。

一方、同一の商標を同一の商品・役務に使用する場合など、需要者が区別できないケースでは、承諾があっても適用は難しくなります。

出典：特許庁「商標審査基準〔改訂第17版〕について」

特許庁へ提出する承諾書は、先行登録商標権者が後願商標の登録を承諾した事実を示す書類です。しかし、登録後に両商標を安定して併存させるには、当事者間の合意書を別途整えることが望まれます。

合意書では、少なくとも次の事項を検討します。

• 承諾の対象となる商標、商品・役務、国・地域
• 使用するロゴ、書体、会社名・ハウスマークの併記
• 販売地域、販売経路、需要者その他の使用範囲
• 事業拡大や使用態様の変更時の通知・協議
• 混同や問い合わせが発生した場合の是正措置
• 商標権の譲渡・承継時に合意を引き継ぐための条項

承諾は、相手方の商標権を侵害してよいという包括的な許可ではありません。登録への承諾、不行使合意、ライセンスの有無を区別し、実際の使用に必要な権利関係まで契約で確認します。また、特許庁へ提出した意見書等はJ-PlatPatで照会される場合があり、表示されない資料も原則として閲覧請求の対象となります。営業秘密を含む契約書と審査提出用資料を分けることも検討します。

登録後に一方の商標の使用によって他方の権利者の業務上の利益が害されるおそれが生じた場合、混同を防ぐための適切な表示を付すよう請求できる制度があります。また、不正競争の目的で他方の商品・役務と混同を生ずる使用をした場合には、不正使用取消審判の対象となり得ます。合意内容は、登録を得るためだけでなく、登録後の安定した併存を担保する観点から設計することが重要です。

コンセント制度は、特に次のような案件で有力な選択肢となります。

• 商品発売や広告準備が進み、ブランド変更の負担が大きい
• 海外で使用しているブランドを日本でも統一したい
• 共同事業、M&A、グループ会社間で類似商標を併存させたい
• 商標は似ているが、具体的な商品・需要者・取引経路が明確に分かれている

もっとも、承諾を得ても登録が保証されるわけではありません。コンセント制度で解消できるのは主として第4条第1項第11号の問題であり、識別力の欠如、他人の著名商標との混同、公序良俗など、別の拒絶理由があれば登録できません。

日本を指定する国際商標登録出願でも、国際登録の日又は事後指定の日が2024年4月1日以後であれば利用できます。暫定拒絶通報への応答では、通常、日本国内の代理人を通じて書類を提出します。外国でコンセントにより登録された事情は参考になり得ますが、日本でも当然に適用が認められるわけではなく、日本の市場や取引の実情に基づく説明が必要です。

また、コンセント制度の適用を主張する出願は、現在、商標早期審査の対象外です。発売時期が迫っている場合は、コンセント交渉に要する期間も踏まえ、非類似の主張、指定商品・指定役務の補正、別商標の出願、不使用取消審判等と比較して方針を決めます。

先行商標が見つかったときは、「類似だから断念する」又は「アサインバックを行う」と直ちに決めるのではなく、相手方が併存を承諾する可能性と、混同のおそれがないことを説明できる事実があるかを確認することが重要です。

出典：特許庁「商標早期審査・早期審理の概要」

先行登録商標が見つかったときは、権利者、実際の使用状況、需要者、販売経路を確認し、非類似の主張や補正と並行してコンセント制度の適用可能性を評価します。

先行商標権者が併存に前向きで、混同のおそれがないことを具体的に説明できるなら、ブランド変更やアサインバックを決める前に、承諾交渉と併存条件の設計を進める価値があります。